ドイツの自動車メーカーであるメルセデス・ベンツ・グループAGの商標
「Three-Pointed Star in Ring (デバイス・マーク)」が著名商標と認定

【商標登録異議申立て事件：決定書番号-中台異字第G01100025号】

これは、商標登録異議申立て事件である。本件の異議申立人であるドイツ企業のメルセデス・ベンツ・グループAG（以下、異議申立人という）は、登録第02094554号商標（以下係争商標という）と自社の所有する登録商標（表1と表2を参照。以下、引用商標という）の構図全体における主要な識別部分が、いずれも三角形の星形と三芒星の図形の特徴を表していて、構図が非常に似ており、全体的な外観が人に与える視覚的印象も極めて類似しているため、類似を構成する商標に属すると考えた。また、引用商標は高い商業的価値と信用を有する世界的に有名なブランドであり、双方の商標で指定された第35類及び第36類の一部の役務を比較したところ、役務の性質及び目的にかなり関連性があり、確かに同一又は類似の役務に属すると思われることから、異議申立人は2021年1月12日に、係争商標の登録が商標法第30条第1項第10、11号の規定に違反しているとして、係争商標に対して商標登録の異議申立を行った。ちなみに、本件は当事務所が代理した商標登録異議申立て事件である。

係争商標が商標法第30条第1項第10号に定める混同誤認を生じさせる虞の規定に違反しているか否かについて、知的財産局の斟酌要件には、【商標の類否及びその類似程度】、【役務の類否及びその類似程度】及び【商標の識別力の強弱】が含まれている。

知的財産局は次のように指摘した。「係争商標の主要な識別部分である《三角形の星形の図形》と、引用商標の主要な識別部分である《三芒星の図形》は、いずれも尖った三角形の星形の図形を用いており、その外観が人に与える視覚的印象は極めて似ているため、類似を構成する商標に属する。しかも、双方の類似程度は高いため、係争商標の構図は、確かに引用商標と混同誤認を生じさせる虞がある類似を構成している。また、係争商標で指定された第35類の一部の役務《広告；コンピュータネットワークにおけるオンライン広告；…電子材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供》について、引用商標で指定された第35類の一部の役務《広告；・・・電子材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供；自動車の販売業者のための商業に関する情報の提供；レーシングチームの事業の運営及び管理》や、第36類の一部の役務《財務に関する指導及び助言；財務分析；財務に関する情報；金融財務に関する情報の提供》と比べると、双方の役務は共に消費者の同じニーズを満足し、同一又は高度に類似する役務を構成している。また、引用商標の図案は、一部の指定役務に関する説明的な意味を持っておらず、しかも当該図案の図形の組み合せはよく見られるものでもないため、高い先天的識別力を備えている。そのため、関連消費者が、この二つの商標の役務が同一の出所に由来すると誤認し又はこの二つの商標の使用者の間に、関連企業の関係、使用許諾関係、加盟関係或いはほかの類似関係が存在していると誤認して、混同誤認を生じさせる可能性が極めて高いため、係争商標は、確かに商標法第30条第1項第10号の規定に違反している。」

また、係争商標が商標法第30条第1項第11号本文の後段に規定されている「他人の著名な商標又は標章と同一又は類似し、著名な商標又は標章の識別力若しくは信用を損なう虞があるもの」に該当するか否かについて、知的財産局の斟酌要件には【引用商標が著名な商標であるか及びその著名程度】、【商標の類否及びその類似程度】、【引用商標が他の商品/役務に広く使用されている程度】、及び【商標の識別力の強弱】が含まれている。

知的財産局は、異議申立人が提出した数多くの引用商標の資料（表2を参照）により、引用商標が、長年「自動車」市場で使用されていて、高い商業的価値と信用を有する世界的に有名なブランドであると認定した。さらに知的財産局は、「引用商標は、2015年7月から2020年6月まで、知的財産局の発表した『過去5年間の著名商標事例集』に著名商標として収録されていた。それに加えて、異議申立人は、更にYouTube、Facebook（現在：メタバーズという）、InstagramなどのSNSにおいて、引用商標を使用した自動車製品を継続的に販売していることから、引用商標は係争商標の出願日（2020年3月16日）の時点で既に自動車市場において関連事業又は関連消費者に広く認識されて著名になっているだけでなく、その自動車製品に対して、関連公衆以外の一般公衆の間にも良いイメージが形成されているため、一般公衆に広く認識されている程度に達したと認定できる。また、知的財産局の運営している商標検索システムによれば、引用商標の図案が第三者に広く出願登録されたという事情はなく、実際の様々な商品又は役務の市場で、引用商標が第三者に広く使用されていることを証明できる証拠もないため、引用商標は高い著名性を有しているだけでなく、その図案は高い先天的識別力を有し、第三者によって異なる区分の商品又は役務に広く出願登録されたり使用されたりしていない。そのため、係争商標で指定された第35類の「貨物の公証サービスの提供；…百貨店；電気通信への加入契約の取次ぎ；給水ステーションサービスの提供；商品売買事業の仲介」の一部の役務は、引用商標の自動車製品の性質と異なっているものの、登録後に係争商標が広く使用されると、商品又は役務が単一の出所であることを強く示した引用商標の強烈な特徴及び魅力が徐々に弱まったり、分散したりする可能性があり、それによって、引用商標が２つ以上の出所を示す商標になる又は引用商標が公衆に単一の連想又は独特の印象を残せなくなり、著名な引用商標の識別力が損なわれる虞がある。」と判断した。従って、知的財産局は、引用商標は、商標法第30条第1項第11号本文の後半の規定の保護を受けるべきであり、係争商標の登録は、確かに商標法第30条第1項第11号本文の後半の規定に違反していると認定した。

知的財産局は、2022年12月20日に、上記の理由から「係争商標の構図は、引用商標と混同誤認を生じさせる虞があり、しかも、引用商標は著名商標で、係争商標の登録は確かに著名な引用商標の識別力を損なう虞があるため、係争商標の登録は取り消されるべきである」として、異議申立人の請求成立の審決を下した。

    ちなみに、商標法第30条第1項第11号本文の後段に規定されている「著名な商標又は標章の識別力若しくは信用を損なう虞があるもの」における「著名な商標」の定義について、商標法第30条第1項第11号本文の後段が適用されるには、その著名程度は、「関連消費者」のみならず、「一般消費者」にも広く知られている程度にまで達する必要があると解釈するべきなのか。最高行政裁判所の大法廷は、2023年3月17日に、第11号本文の前段（つまり、関連公衆に混同誤認を生じさせる虞があるもの）と後段（つまり、識別力若しくは信用を損なう虞があるもの）は著名な商標の著名程度において違いはないとする統一的な法的見解、即ち、「商標法第30条第1項第11号本文の後段にいう《著名な商標》とは、当該後段の規定が適用されるものとして、関連の事業者又は関連消費者に広く認知されていると認定するに足る客観的な証拠があるものをいい、一般消費者にも広く知られている程度にまで達する必要はない。」との見解を示した。

この商標登録異議申立て事件で、知的財産局は、当事務所のクライアントの所有する引用商標について、既に「一般公衆にも広く知られている程度にまで達している」と認定し、商標法第30条第1項第11号本文の後段に規定されている著名な商標に関する保護を認めたため、類似でない商品又は役務の商標登録を排除することができた。また、本件は大法廷が統一的な法的見解を示す前に処分が下されたため、今後、知的財産局が著名程度の比較的に低い商標に対して、対応的に調整を行って著名商標の識別力減損に関する第11号本文の後段の規定を適用するかどうか、注目されるところである。