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 美國聯邦貿易委員會公開PAEs的商業模式

 

美國聯邦貿易委員會(the US Federal Trade Commission,簡稱FTC)透過財務記錄來分析專利主張實體(patent assertion entities,簡稱PAEs)的商業模式,並提出可以如何遏制其濫用。201610FTC發表研究報告,可協助企業抵禦PAEs數量龐大的claims,及應對PAEs的戰略主張。

這項研究包含200911日到201491522PAEs超過2,715份授權契約、授權收益高達美金40億元的資料;首次提出PAEs二種基本類型商業模式之間的主要差異,揭露了戰略趨勢和限制,並對PAEs造成的危害提出建議。

研究結果指出PAEs分為二種類型:第一種是「Portfolio PAEs」,通常稱「投資組合PAEs」,擁有數百甚至數千件專利,這個類型很少對他人提起侵權訴訟。第二種是「Litigation PAEs」,稱為「訴訟PAEs」,經常利用少數專利同時對多個第三人提起侵權訴訟,只是想要快速獲利。「投資組合PAEs」數量較少,且與第三人達成和解協議的案件量也遠遠低於「訴訟PAEs」,但「投資組合PAEs」仍主導研究期間產生的收入。在40億美金的授權收益中,「投資組合PAEs」佔了32億,雖然有大份額的授權收入,但「投資組合PAEs」平均每提出25個案子才能成功1個案子,每10個案子只有不到1個案子能夠談判授權。

除了二種類型PAEs的每個專利授權產生的收益有鮮明對比外,「投資組合PAEs」是「高度資本化」,而「訴訟PAEs」一般而言卻幾乎沒有營運資本。「投資組合PAEs」提起侵權訴訟後只有不到三分之一可以成功授權,而「訴訟PAEs」提出訴訟後,幾乎十分之九可以經談判而授權。訴訟時間也有很大不同:「投資組合PAEs」有四分之三的案件訴訟歷時超過一年,而「訴訟PAEs」只有三分之一。

雖然這項研究無法精確得之投資者從PAEs的授權所能獲得的收益,但FTC發現大約一半的「訴訟PAEs」只依賴授權契約的利潤來收購專利。從納入研究的「訴訟PAEs」可以發現:他們的專利有一部分屬於某種形式的經濟收益,而研究中有一半則表示他們的專利源自這些經濟收益。

經研究證實,PAEs的目標不只包含製造商,同時也包含產品的終端消費者,例如零售商,其中電氣和電子產業占大多數,軟體相關專利也佔了PAEs持股超過四分之三。研究建議決策者可透過程序和實質改革PAEs的訴訟不對稱,呼籲透過一些改變,降低因PAEs造成的經濟負擔,包括:

  • 修改民事訴訟聯邦規則第26條關於和PAEs/其他企業體進行專利訴訟所須耗費的不對稱高成本的計算;
  • 促進主張專利、侵權損害的早期揭露;
  • 依規則7.1擴大揭露PAEs的經濟收益關係;
  • 制定相關規範,當製造商和消費者因同一個專利涉訟,對製造商的訴訟未決時,鼓勵法院先暫緩對消費者作出判決;
  • 為了讓被告取得更多有關PAE如何控訴被告侵權、提供被告更多相關訊息以評估如何因應PAE提起的訴訟,法院需要更詳細特殊的訴狀;
  • 了解PAEs如何主張專利侵權,可以透過PAE商業模式的弱點,更有效地保護自己權益:

    • 轉換平衡:特別是對PAEs的訴訟,大部分的優勢來自於PAEs間只有很少相關文件、極度不對稱的取得專利成本,但主張侵權的行銷資料/技術圖表卻數以萬計。然而,研究指出PAEs依靠被告選擇不進行訴訟而支付權利金的方式,快速累積財富。
    • 審查訴狀:現在民事訴訟聯邦規則已經刪除表格18,原告可能被要求更高的標準才能主張權利。雖然法律在這領域仍不斷發展,但可能迫使PAEs縮小過於廣泛的侵權主張,並提供PAEs觀點的更多細節,而這反而又創造了更多PAEs要計算避免因對方反擊而被控侵權的成本。

 

 

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