美國聯邦最高法院：PTAB複審決定有不可上訴性，
最寬廣合理解釋未逾法定權限
2016年1月15日，美國聯邦最高法院同意793 F.3d 1268, Fed. Cir. 2015一案的上訴原告Cuozzo Speed Technologies LLC（簡稱Cuozzo Speed）於2015年10月6日提出之移審請願。2016年6月20日美國聯邦最高法院裁定：35 USC § 314(d)禁止挑戰USPTO的決定而提起第三方複審（inter parts review，IPR），USPTO頒布規定指示PTAB在IPR複審中採用最寬廣合理解釋的標準（broadest reasonable construction standard，BRI）來解釋專利Claim的文字用語，符合美國國會透過專利法316條(a)款(4)項（35 U.S.C. § 316(a)(4)）賦予USPTO制定PTAB複審程序規則之權限。
Ø 事實
Cuozzo Speed是美國第6,778,074號專利之專利權人，該專利發明涉及用以顯示速度及道路速限之速限指示裝置及方法，以及可同時顯示車速及道路速限資訊之導航系統介面。2012年6月15日，Cuozzo Speed控告Garmin International Inc., Garmin USA, Inc.，簡稱Garmin）所製造及販售之兼具超速警示功能GPS導航系統侵害其前述專利
2012年9月16日，Garmin向USPTO提出多方複審程序申請，要求就6,778,074號專利的Claim 10, 14, 17進行複審。Garmin於複審申請中，主張Claim 10, 14, 17被多項先前技術文獻所引證揭露（anticipated，美國專利法102條(e)款）或因揭露而顯而易知（obvious，美國專利法103條(a)款）。PTAB以前述Claims被揭露之可能性確實存在為由同意進行複審。
複審期間，儘管Garmin於複審申請主張中並未將美國第2,711,153號專利（簡稱Wendt專利）及美國第3,980,041號專利（簡稱Evans專利）此兩項先前技術文獻用於主張請求項10, 14無效，但是PTAB仍將前述兩項專利列為Claim 10, 14之先前技術文獻。PTAB依據BRI原則，將前述Claims內容之「整合」（integrally attached）一詞解釋為「多個實體組件在保留其獨立特性下進行結合並構成一單元」（discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity）。依據前述解釋，PTAB判定Claims 10, 14, 17受到包括Wendt及Evans專利在內之多項先前技術文獻結合情形所揭露，不具非顯而易知性而無效。
Ø Cuozzo Speed就前述複審結果提出上訴，主張：
- 申請人Garmin並未將Wendt及Evans兩項專利列為請求項10, 14之先前技術文獻，因此主張PTAB同意IPR複審決定有誤；
- PTAB錯誤採用BRI原則來解釋Claim的文字用語，並據此判定其有效性；
- Cuozzo Speed之Claim修改主張並未擴大既有權利範圍，因此主張PTAB本應同意其修改Claim內容。
Ø CAFC於2015年2月4日公布裁定結果：
- 美國專利法314條(d)款（35 U.S.C. § 314(d)）規定，禁止就PTAB是否進行IPR複審之決定進行複審，故CAFC就前述議題無上訴管轄權；
- USPTO頒布規定指示PTAB在IPR複審中採用BRI原則來解釋專利Claim的文字用語，符合美國國會透過專利法316條(a)款(4)項（35 U.S.C. § 316(a)(4)）賦予USPTO制定PTAB複審程序規則之權限，故PTAB就6,778,074號專利Claims 10, 14, 17之解釋及無效裁定結果並無錯誤；
- PTAB駁回專利權人Cuozzo Speed聲請要求修改Claim內容之決定並無錯誤，理由在於Cuozzo Speed的修改主張將不當擴大原先claim的權利範圍。
針對合議庭判決，Cuozzo Speed再次要求CAFC召開聯席法庭（en banc）以重新審理。2015年7月8日，CAFC再次公布本案修正合議庭判決，同時也駁回召開聯席法庭以重審本案之要求。該修正判決僅再次重申其先前判決見解，認為：
- BRI原則適用於所有AIA專利複審程序，涵蓋核准後複審（Post Grant Review，PGR）及涵蓋商業方法專利複審程序（Covered Business Patent Review，CBM）；
- PTAB雖採用Garmin原先並未主張之先前技術文獻來判定6,778,074號專利Claims 10, 14無效，然其裁決結果並無錯誤。CAFC於上訴判決中，確認USPTO在AIA專利複審程序中正確採用BRI原則來解釋Claim內容，以及PTAB是否進行複審決定具有最終性及不可上訴性，維持了IPR複審程序之既有規則。
Cuozzo Speed仍不服並請求移審，美國聯邦最高法院同意。2016年6月20日美國聯邦最高法院作出判決，再次肯定CAFC的判決內容。
關於本案， USPTO在IPR複審程序採用BRI原則，雖然可減少Claim內容及其權利範圍在後續侵權訴訟受到不當解釋而擴大，但是也會使PTAB容易做出比聯邦法院更寬鬆的Claim解釋結果，如此一來就可能使專利受先前技術文獻揭露而變成無效，申請人必須特別留意。尤其根據統計結果，過去3年間PTAB同意進行複審的Claim中，有將近半數最終都被判定為無效；PTAB用BRI原則解釋Claim，對申請人並非完全有利。再者，USPTO雖然也提供專利權人修改Claim的機會，但修改Claim在IPR複審程序中受到顯著限制，專利權人只有一次修改機會。
整體來說，對專利權人來講，在IPR複審程序不容易修改Claim，而PTAB進行IPR複審的決定也很難用上訴推翻，所以IPR複審程序顯然比較不利專利權人。 |