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 USPTO 自2011年7 月15 日起試行PPH Mottainai

 美國專利商標局(USPTO)宣佈將與其他8 個國家的知識産權機構試行強化版的專利審查高速公路(下稱PPH Mottainai)專案,參與該試行專案的國家局,除USPTO 外,還包括:加拿大知識産權局(CIPO)、日本特許廳(JPO)、澳大利亞知識産權局(IP Australia)、芬蘭國家專利註冊委員會(NBPR)、俄羅斯聯邦知識産權、專利與商標局( Rospatent )、西班牙專利商標局(SPTO)和英國知識産權局(UKIPO)。

 新的PPH Mottainai 專案自2011 年7 月15 日啓動,試行期為一年,初步定於2012 年7 月14 日結束,各局將視運行情況延長一年或提前終止。《專利合作條約》(PCT)架構下的國際專利申請檢索或初步審查單位所做的工作不包括在試行專案所述工作成果內。

開展新的PPH Mottainai 專案目的,是為縮短中國大陸申請人在美國提交的專利申請審查週期。在原PPH 計畫中,由於USPTO 審查周期過長,不利於有意進入美國市場的中國大陸企業在美國之知識産權佈局。例如,中國大陸專利申請人透過PCT 提交的國際申請自進入美國國家階段之日起,需60 個月左右才能收到USPTO 發出的第一次審查意見通知書;而PPH Mottainai 的試運行則可以加快中國大陸專利申請人在美國提交的專利申請審查周期。

新的PPH Mottainai 專案可以加速的原因是:一方面重新界定對權利要求之差異說明,提高審查工作效率;另一方面,根據現行PPH 專案,二次申請受理局只能再次使用首次申請受理局(即專利族的優先申請局)出具的檢索和審查結果;但在新的PPH Mottainai 專案中,專利申請人可根據從參與該專案的任一局(不論其是否爲優先申請受理局)獲取之任一專利族成員,提出再次使用專利族檢索和審查結果的要求。

此外,新的PPH Mottainai 專案還對現行PPH 其他方面加以改進,例如:擴大適用範圍,如果專利申請人提交的專利申請在上述8 國中的任一國家獲得至少一項具備可專利性的權利要求的審查意見或核准通知時,申請人都可以據此向其他7 國所對應的專利申請提交PPH Mottainai 請求。

至於在文件要求上, 新的PPHMottainai 主要有5 個重點:

第一,對於上述8 國中的任一國家認爲至少有一項權利要求具備可專利性的專利申請,申請人需要提交該國專利審查機構對該專利申請進行審查的所有審查意見通知書。

第二,申請人可以透過提交專利申請核准通知書、審查意見通知書或聲明其專利申請的權利要求具備可專利性之證明來證明申請中至少有一項權利要求具備可專利性。亦即申請人不必等收到核准通知書後再提出PPH Mottainai 請求。

第三,提交PPH Mottainai 請求時,申請人需確認已經在資訊公開聲明中公開了所有在提交PPH Mottainai 前已瞭解,需向USPTO 提交之與可專利性相關之資訊。

第四,申請人提交PPH Mottainai申請中之權利要求需要與在其他成員國被認爲可專利性的權利要求充分一致。所謂「充分一致」,是指權利要求可以因翻譯或形式問題而存在區別,或權利要求也可在可專利性之權利要求基礎上增加新的特徵(該特徵不得超出原申請文件記載的範圍),但保護範圍應與可專利性的權利要求一致或基本一致。

第五,申請人提交PPH Mottainai申請中之權利要求與被認爲可專利性的權利要求需具備一致性。

在PPH Mottainai 程序之延伸和終止方面:專利申請人在USPTO 之專利申請提出PPH Mottainai 請求後,該優先審查之狀態還將延續到申請人提交的繼續審查請求程序及對駁回決定不服提出之復審請求程序。但 PPH Mottainai 的優先審查狀態並不延續到該PPH Mottainai 請求案件的接續申請。如需對接續申請作優先審查,申請人需對接續申請另行提出PPH Mottainai 請求。

此外,對於美國專利申請原始提交的權利要求,其他7 國審查員可認爲僅部分權利要求具備可專利性,申請人在美國專利申請提交PPH Mottainai 請求時,還需對美國權利要求作出相應性修改或刪除不具備可專利性的權利要求,從而使美國專利申請的權利要求與可專利性的專利申請的權利要求充分一致。

若申請人仍認為有必要保護已刪除的權利要求,申請人可以對該部分提出接續申請,或如果申請人原始提交的美國專利申請已收到USPTO 發出的《第一次審查意見通知書之先行通知》,則申請人可以等待該案的正常審查,同時可以將被認爲具備可專利性的權利要求單獨提出接續申請,並對該接續申請提出PPH Mottainai 請求,從而使具備可專利性的權利要求儘快獲准。

 

 

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