美國商標現代化法案自2021年12月7日起實施

【資料來源：USPTO官網】

美國國會2020.12.22通過商標現代化法案（Trademark Modernization Act of 2020, TMA），2020.12.27通過簽署公佈，並已於 2021.12.27開始實施。此次修正為美國的商標法制與實務帶來重大變革，具體內容如下：

一、               明定第三人提供證據程序

修法前，美國商標審查實務上允許第三人對特定商標註冊申請提出意見書（letter of protest）及有關證據，說明其認為不應獲准註冊的理由。但這種第三人意見書與證據提出的機制，是USPTO本於其裁量所創設的非正式程序。

本次修法後，美國商標法（Lanham Act）新增規定，將前述第三人於註冊申請案審查過程提出意見書與證據的程序，明訂於商標法中。第三人得請求個案審查人員，將該案存在不得註冊事由的相關證據，納入卷證資料，而第三人所提交之內容，應指明有關不得註冊事由，並附上對所提證據的簡要說明。

在第三人提交上述事證日後2個月內，USPTO局長需決定該證據是否被納入卷證資料，若是，則只有該案所涉不得註冊事由及其相關證據，才能被納入，而局長的決定為終局決定，不得表示不服，但此決定不會對任一方在其他程序中提出任何爭點或援引的任何證據產生拘束力。

二、               賦予USPTO局長調整申請人答辯期限的彈性

美國商標法第12條(b)款是有關審查人員對個別商標註冊案核駁的處理程序，審查人員若認為不得註冊，應將內容及理由通知申請人，申請人收到官方通知書後，得於6個月的回覆期間內答辯或補正。若有遲誤期間，只要能舉證使局長相信該遲誤非故意所致，就還有機會可以再延長回覆期間。但這樣的程序可能反覆進行，直到審查人員最終發出核駁決定書，或因為申請人未回覆也沒有申請延長回覆期間而被視為放棄答辯。美國給予的答辯期間很長，卻可能導致案件積累延宕，且6個月的規定欠缺彈性，就算申請案不准註冊的情況非常明顯，審查人員發出不准註冊通知後，還是要再等6個月，審查程序才能完結。

為了避免延滯，本次修正於美國商標法第12條(b)新增第2款，USPTO局長得於原本的6個月回覆期間外，另對申請人可得提出答辯、補正、上訴期間，以行政法規訂定不少於60天的較短期間。此外，第12條(b)新增第3款，讓局長對於申請人提出請求的情況下，也有彈性可給予申請人自收到案件存在不得註冊事由通知後，累計至多6個月的答辯或補正期間。如此一來，可以賦予局長更多彈性以調整申請人的回覆期間。

特別的是，TMA明定局長權限包括「重新審認、變更或廢棄TTAB（Trademark Trial and Appeal Board）的決定」，且不得解釋為「TMA頒布前，局長無權重新審認、變更或廢棄TTAB的決定」。這是為了解決美國Arthrex案有關現行PTAB的行政法官由美國商務部部長任命是否違憲之爭議的情況下（編按：若由總統任命，屬高級官員；若由國會授權行政部門的首長任命，屬低階官員；而CAFC認為PTAB的行政官員屬於高級官員），雖然局長對PTAB行政官員有一定的政策決定和管理監督權，但還是不能在PTAB行政法官做出決定前，就對該決定有進行覆核的獨立法定權限，因為PTAB對多方複審案件最少要3位行政法官合議做出決定，局長不能單獨決定。而TTAB行政法官也是由美國商務部部長任命，為了避免合憲性爭議影響TTAB的實務運作，所以TMA直接明確將TTAB行政法官定位為低階官員，解決了這個不確定狀態。

三、               新增單方程序（New Ex Parte Processes）以有效清理註冊簿登載資料

USPTO註冊簿上有許多未實際使用的商標，而且越來越多。因為美國商標採「使用主義」而非「註冊主義」，在這樣制度下，就算是沒有在USPTO註冊的商標，仍有可能本於先使用之事實，對他人主張商標權；但若在美國商標註冊簿取得註冊登記，還是有更多實質競爭優勢，例如推定商標實際使用時點…等。

如果註冊簿上登記的商標，是透過不正確資訊而獲准，實際上並未使用，那麼不僅不能發揮商標的功能，反而會對真正有意使用商標的人造成阻礙，增加有意申請註冊商標者避開前案的難度與成本，讓真正有意使用商標者要另外透過異議、撤銷程序，甚至聯邦法院的訴訟程序，才能清理這些實際未使用的商標。

其實美國從2012年起，就開始查核商標註冊權利人在註冊公告後第5至第6年間、第10年，及後續美10年所提出的使用宣誓的真實性，根據調查結果，有超過50%被稽核的商標註冊案，最後因為無法就USPTO所要求的商品或服務提出使用證據，而縮減了部分商品或服務。此外，美國近年惡意商標註冊量大增，許多來自於外國，也導致美國商標註冊簿資料亟待清理。

為了解決上述問題，這次的TMA新增二程序來解決：

（一）       單方撤銷程序（Ex Parte Expungement proceeding, §16A）

這主要用於處理「註冊前不須提出實際使用證據的申請」，任何人得以「註冊商標未曾於商業交易過程使用在部分或全部註冊商品或服務」為理由，申請撤銷該商標之註冊。

ü   應備文件：

(1) 作為該申請案標的之註冊案；

(2) 指明該註冊案中未曾有商標使用的商品或服務；

(3) 經宣示內容為真實的陳述書（verified statement），申請人應提出採取了哪些因素進行合理調查，及該商標未使用的事實；

(4) 申請人所援引作為基礎的支持證據；

(5) 規費。

對於已註冊滿3年未滿10年的特定商標，得隨時提出單方撤銷案申請，若USPTO局長發現商標未曾於商業交易過程使用在其註冊資料所涵蓋的任一商品或服務，且達已初步證明的程度，局長也可以自行開啟一個單方撤銷程序，這就是「職權立案」。如果特定商標已經有一個單方撤銷程序正在進行中，就不能另案開啟一個新的單方撤銷程序（不得併行程序），以免程序重複。但若先前就單方撤銷程序標的的商標或服務，權利人已被認定有使用商標而未被撤銷，則任何人就不得再對相同的商品服務再次立案開啟單方撤銷程序（禁反言）。

（二）       單方再審查程序（Ex Parte Reexamination proceeding, §16B）

這程序主要用於處理「須提出實際使用證據的申請」，任何人均得以「特定商標在相關期日前，全部或部分未使用於商業交易的註冊商品或服務」為由，就該商標之註冊提出在審查的申請。而「相關期日」會因為系爭商標依據的註冊途徑不同而有不同。

新法具體規定了在陳述書中，再審查申請人應指出為了確定系爭商標於相關期日前未於商業交易過程使用，採取了哪些因素來進行「合理調查」，及任何支持其主張未使用的附加事實。「合理調查」之內涵和所提出的附加事實，需達美國商標法第45條對「使用於商業交易過程」定義的初步證明程度的一般證據態樣（不限於提出實際使用商標的樣本），TMA也特別要求USPTO局長應發布有關行政法規（例如這類程序回覆及延期回覆的次數…等）作為依循，但局長應保有在個別程序中，決定具體個案是否已達初步證明的認定權限。

§16B這裡提到的「相關期日」是針對最初申請的商標註冊案，分為二種：

(1)     以美國商標法1(a)「實際使用」為基礎申請註冊，且未轉換為1(b)「意圖使用」，則單方再審查程序的「相關期日」為該商標申請案最初提出註冊申請之日。

(2)     以美國商標法1(b)為基礎申請註冊，或曾將申請基礎轉換為1(b)，則單方再審查程序的「相關期日」依個案實際情況不同：

          i.                依美國商標法1c規定提出使用聲明之轉換日；

        ii.                依美國商標法1d規定提出使用聲明之期間，包含所有經核准的相關延長期間，均已到期之日。

對於以實際使用為基礎取得註冊之商標，在該商標註冊公告日後的5年內，任何人均得提出單方再審查案之申請，或局長也可「職權立案」開啟單方再審查程序。

開啟程序後，和單方撤銷程序一樣不得併行程序，亦有禁反言。

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其實在單方撤銷程序、單方再審查程序之前，美國就已經有針對商標三年未使用的撤銷程序，但這是屬商標審判暨上訴委員會（Trademark Trial and Appeal Board，TTAB）的雙方程序，有兩造攻防。TMA為了和單方撤銷程序呼應，所以也新增14(6)「註冊滿三年後未使用商標」的規定，且說明依44c（外國註冊）或66（馬德里國際註冊）取得商標註冊，若註冊權利人能證明係因特殊情況而未使用，該註冊不應依14(6)被撤銷。

至於救濟程序，在修法前已有規定，若不服USPTO的商標審查結果，得向TTAB提起上訴，若再不服，有二種選擇：

A.        向美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）上訴：以既有的行政案卷為基礎審理，不得提出新證據。

B.         向有管轄權的地方法院提起民事訴訟：具有上訴及提出新訴訟的性質，得就事實爭點提出新證據。

修法後，TMA規定若不服單方撤銷程序或單方再審查程序的決定，得向TTAB提起上訴，再不服只能上訴到CAFC，而不能選擇向有管轄權的地方法院提起民事訴訟，需注意。

四、               明定聲請禁制令案件原告受有不可回復損害之推定

美國司法實務對於是否准予核發禁制令，均會考量「原告是否會受到不可回復的損害」，而美國法院對商標訴訟，一般也會推定「勝訴之原告因違法行為受到不可回復的損害」；所以實務上只要原告釋明被告使用的商標與其商標有混淆誤認之虞，原則上就會被認定已同時符合「取得本案勝訴判決的可能性」和「將受到不可回復之損害」。

但上述原則，美國最高法院在eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.案後開始出現不同，轉變為「若聲請初步禁制令之原告僅證明其有取得勝訴判決及受到不可回復之損害的可能性，仍不足以讓法院同意核發禁制令。」這產生了「不可回復損害之推定」能否繼續用在商標案件的意見歧異。

為了解決這個問題，TMA明定聲請禁制令之原告，在聲請永久禁制令之案件中，若法院已認定被告確實構成原告所主張之違法情事；在聲請初步禁制令或暫時性限制令之案件中，若法院已針對原告所主張之違法行為，認定其有獲得有利判決之可能性時，該原告應享有可舉反證推翻之受有不可回復損害之推定。

《2020年商標現代化法案》詳請參照：https://www.federalregister.gov/documents/2021/11/17/2021-24926/changes-to-implement-provisions-of-the-trademark-modernization-act-of-2020