美國聯邦巡迴法院：
技術改良的電腦軟體專利有效

案號：Enfish, LLC v. Microsoft Corp

2014年Alice案判決後，電腦軟體專利通過有效性考驗之案例極少，僅有兩案：一為Enfish, LLC v. Microsoft Corp，另一案為DDR Holdings, LLC v. Hotels.com, L.P., 773 F.3d 1245, 2014）。本案是前述Enfish, LLC v. Microsoft Corp案件的後續（請見2016 U.S. App. LEXIS 8699 (Fed. Cir. 2016)），研究判決內容有助於釐清電腦軟體專利在哪些條件下仍具可專利性。

美國專利法第101 條（35 U.S.C. § 101）規定：「任何人發明或發現一新穎而具實效之方法、機器、製品或組合，或新穎而具實效之改良成果，皆可獲得專利。」美國聯邦最高法院依據這個規定，建立了自然法則（laws of nature）、自然現象（natural phenomena）與抽象概念（abstract ideas）為不可專利標的之認定原則，以避免作為創新建構基礎之基本科學原理、概念或商業施作方法受到專利壟斷而阻礙創新活動。

 美國最高法院在2014年Alice Corporation Pty. Ltd. v. CLS Bank International et al.（134 S. Ct. 2347, 2355, 2014）案的判決中，裁定單純將一般金融概念方法等抽象概念應用至電腦之發明概念，不具可專利性。該案判決說明一項發明標的是否具可專利性，乃透過Mayo Collaborative Services. V. Prometheus Laboratories, Inc （132 S. Ct. 1289, 1298, 2012）案之兩步驟分析架構來判定：

l   判定系爭專利是否涉及任何自然法則、自然現象或抽象概念；

l  判定前述專利中是否存在足以確保整體專利成果「顯著多於」前述不可專利標的之發明概念（an inventive concept sufficient to ensure that the patent in practice amounts to significantly more than a patent upon the ineligible concept itself），並可將所涉自然法則或抽象概念等轉化為一可專利標的。

 最高法院Alice案判決，雖然解決了35 U.S.C. § 101專利適格性認定之議題，但還是有許多問題，待下級法院在訴訟個案中做出補充解釋。2016年5月12日，美國聯邦巡迴上訴法院於Enfish LLC v. Microsoft Corporation一案上訴判決中，裁定可能涉及抽象概念之兩項電腦軟體專利為有效。

▓         一審判決

2012年美國一家專利授權公司Enfish在加州中區聯邦法院控告Microsoft及其下游客戶等五家公司侵害其兩項美國專利（6,151,604以及6,163,775），系爭產品為Microsoft所開發的NET Framework平台中的ADO.NET資料存取技術。相關訴訟資訊，請參考http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/read.aspx?postid=7398

6,151,604以及6,163,775兩項專利發明皆涉及電腦軟體技術，是一種可應用於電腦資料庫之邏輯模型及整理資料庫所存儲資料之方法。這個邏輯模型可以把具有關聯性之不同表格資料彼此結合，並配置成為單一表格。Enfish主張此專利可縮短資料配置及搜尋所需花費的時間，並提高資料處理效率。

一審法院同意Enfish簡易判決的聲請，裁定兩項系爭專利因涉及抽象概念而不具備35 U.S.C. § 101所述之專利適格性。一審法院引用Mayo分析架構，首先說明人類自古以來即慣常使用表格化方式來整理或存放資料，系爭專利嘗試將此類表格納入權利範圍，故涉及了使用表格來組織、記憶及取得資料之抽象概念；其次，claim內容僅敘述由電腦來運行此一眾所皆知之常規性（conventional）方法，故缺乏可將前述抽象概念轉化為可專利標的之發明概念。

▓         上訴法院（聯邦巡迴法院）判決

二審合議庭部分推翻地院的一審判決並發回，認定系爭專利並未涉及任何抽象概念。在Mayo第一步驟分析未成立下，合議庭並未繼續討論第二步驟。

最高法院對Alice案的判決，實際上並未明確排除所有軟體發明之可專利性，所以下級法院不應該認為凡軟體專利皆為無效。許多重要電腦技術發明之本質，是針對軟體程式加以改良，這些改良不能被歸納為實體發明，只能屬於邏輯架構或處理方法，若以涉及抽象概念為由一併排除，將使得這一廣大技術領域中所有的發明成果都被排除不受保護。

因為美國最高法院並未就何謂「抽象概念」提出解釋，地方法院進行Mayo第一步驟分析，在判斷系爭專利是否涉及任何自然法則、自然現象或抽象概念時，不應只單純檢視claim內容中是否存在這些不可專利標的就作出判斷。因為這些概念或現象也存在於實體世界，有許多主張實體物品發明或方法之專利內容也存在這些標的，所以地方法院應該進一步參考專利說明書，瞭解claim內容之本質整體觀之，才能判斷是否屬於「抽象概念」。

▓         小結

美國聯邦巡迴法院對本案判決，採取保護軟體發明的立場，強調電腦軟體仍可獲得專利。判決摘要如下：

1. 最高法院Alice案判決並非表示所有軟體發明皆不具可專利性，或所有軟體發明皆屬於抽象概念；

2. 若軟體發明與電腦硬體結合之目的在於獲得技術改良成果，則具可專利性；

3. 若軟體發明只是將一般電腦硬體與常規性活動知識結合，則不具可專利性。

聯邦巡迴法院特別強調：一審法院在進行Mayo第一步驟分析上，不應單純去檢查請求項內容是否存在任何自然法則或抽象概念等，並造成誤判，而應參考專利說明書，來判斷整個發明是否確實為主張這些標的。

再回到本案：聯邦巡迴法院肯認地院有關被告ADO.NET產品並未侵害6,151,604號專利的判決，認為ADO.NET並未執行原告在6,151,604號專利中的第2或第3步驟，所以沒有侵權及損害賠償的問題。

▓         其他

軟體專利是否專利適格、是否能取得專利保護，是這兩年美國判決爭議的重點之一，迄今很難有一套標準公式可以套用。但和本案有關、能普遍被接受的概念是：專利申請必須包含軟體發明與電腦硬體結合而獲得技術改良成果。

在美國法院確定軟體創新是否具有可專利性時，加拿大法院也正面臨類似的問題。加拿大法院立場和美國一樣，只有科學原理或抽象定理，禁止作為專利標的，不可取得專利保護（參見加拿大s. 27(8) of the Patent Act）。加拿大評估軟體發明可專利性的第一個案例是1981年Schlumberger Canada Ltd v Canada (Commissioner of Patents)，加拿大聯邦上訴法院FCA認為：用於實現發現（used to implement a discovery）的電腦並不會改變這個發現的本質。2011年FCA再次於Canada (Attorney General) v Amazon.com, Inc, 2011 FCA 127案件中討論有關軟體的可專利性，FCA認為具可專利性的標的必須有目的性地建構申請專利範圍（determination of subject matter must be based on a purposive construction of the patent claims）。

在這個判決之後，加拿大智慧財產局（the Canadian Intellectual Property Office）公布了關於電腦實施發明的審查實務（Examination Practice Respecting Computer-Implemented Inventions – PN 2013-03），作為評估可專利性的指導準則。特別重要的是，在這份文件中提到：當一台電腦被認為是一個claim的基本元素時，這個claim的標的通常是法定具可專利性的；是否具可專利性的判斷的原則是這個claim是否為技術問題提供了技術解決方案（when a computer is found to be an essential element of a construed claim, the claimed subject-matter will generally be statutory.  A good indicator that a claim is directed to statutory subject-matter is that it provides a technical solution to a technical problem.）。 

參考資料http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1244.Opinion.5-10-2016.1.PDF