2022年度中國專利複審無效十大案例之一
－違反保密審查規定，宣告專利無效
撰稿人：邱柏評 專利師
隨著全球化的發展，現今科技相關企業為維持其競爭優勢或考量地緣政治的風險，大多向其總公司所在地以外之國家或地區擴展。其中，多數情況是因生產成本考量而將工廠移轉設置於勞力成本較為低廉之地區，關鍵核心之技術研發部門則維持設置於總公司；亦不乏為因應當地客戶需求或人才募集等考量，而選擇在海外設立研發部門或與當地企業共同研發之情形。例如，許多國際企業在被稱作世界工廠，且擁有巨大消費市場的中國均設有研發部門。
然而，於當地所產出的智慧財產權，如果特定發明與國家安全有關，即可能該當需要被保護之機密資訊。為防止資訊洩露，許多國家的專利法中都訂有保密審查條款。對於在國內所完成的發明，如果以該國作為第一國提出申請案，該國的專利局將審查其是否該當機密資訊，但如果欲以國外專利局作為第一國提出申請案，則必須另向該國專責機關請求保密審查並且取得許可。倘若違反此規定，可作為核駁申請案或無效專利之事由。
根據中國《專利法》第19條第1項之規定，「任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。」於2023年4月，中國國家知識產權局 (China National Intellectual Property Administration, "CNIPA") 公布了2022年度專利複審無效十大案例。其中，有一實用新型專利無效宣告請求事件為違反保密審查規定之典型案件，並且同時解釋了法律適用標準。以下介紹此起實用新型專利無效宣告請求事件。
專利權人（浙江捷昌線性驅動股份有限公司）於2016年12月20日首先向美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, “USPTO”) 提交臨時申請案，復於2017年1月10日向CNIPA就同一發明提交申請案，再於2017年4月14日主張該中國申請案之優先權並申請本案之實用新型專利（下稱「系爭實用新型」）。無效宣告請求人除主張系爭實用新型所主張之優先權並非首次申請，另以系爭實用新型違反保密審查之規定為由，請求宣告無效。
請求人首先主張，系爭實用新型的發明人之國籍皆為中國，根據證據中的首次公開發行股票招股說明書以及報導專利權人之網路文章，專利權人在中國具有完善的研發體系及研發機構，並且，此領域之技術尚須結合生產才能有效研發，此外專利權人並未於海外設立研發部門，因此可證明該發明是在中國境內完成。
專利權人則提出該公司創辦人兼董事長，並且作為第一發明人之胡先生的出入境紀錄，紀錄顯示胡先生曾於2016年內三次到美國出差，並反論是在其出差期間內完成系爭發明，其他發明人僅是在交流過程中有所貢獻。
CNIPA首先指摘，於無效宣告請求事件審理過程中，專利權人未能在CNIPA所指定之期間內遵期提出作為證據之前述出入境紀錄，依據專利審查指南之規定，原則上應不予考慮此證據。然而，考慮到此證據之提出是為證明系爭發明在國外完成，此點為本件審理之關鍵因素，倘若僅因延遲提出而受失權效果，最終導致專利被宣告無效，法律效果明顯失當，CNIPA因此仍將此證據納入考量。
接著，CNIPA認為，專利權人就同一發明先在國外申請專利，且未履行保密審查手續，如有初步證據表明所述發明之實質性內容是在國內完成，且該證據具有高度蓋然性，而專利權人又不能提供充分的證據表明其發明之實質性內容是在國外完成，則專利權人應當承擔其發明不能獲得專利保護之法律後果。
於本案中，請求人分別從專利權人住所地以及發明人國籍的面向提出證據，可認已達高度蓋然性的標準，故舉證系爭發明於國外完成之責任應轉換至專利權人。然而，專利權人除出入境紀錄之外，並未能提出其他證據；但出入境紀錄至多僅能為補強證據，而無法作為直接證據證明系爭發明於國外完成，故CNIPA最終判斷系爭實用新型專利應受無效宣告。
【本所評析】
關於發明是否須經CNIPA保密審查，與發明人之國籍無涉，而是以「該發明之實質性內容是否於中國境內所完成」為斷。倘若實質性內容是在中國境內完成的發明創造，未事先請求保密審查，便於國外提交專利申請，即為核駁申請案或無效專利之事由，而無法於中國取得專利保護。
本案清楚表明審理違反保密審查規定之案件時，倘若請求人所提出之證據已呈現可支撐其請求的高度蓋然性，舉證責任即轉換至專利權人，倘專利權人無法提出直接證據反論，則應受無法獲得專利保護之後果。此外，即便遲延提出證據，倘若此證據之提出與否足以影響專利權存否之判斷，CNIPA仍有權衡判斷之可能。據此，未來申請人應當注意當地是否有保密審查之規定以免遭致無法取得專利或權利無效。
至於請求保密審查之方式，除了提出技術之詳細內容直接請求外，倘若將該發明以CNIPA作為第一國提出專利申請案，或以CNIPA作為收受局 (Receiving Office) 提交專利合作條約 (PCT) 申請案，均視為同時請求保密審查，無須另行請求手續。
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