專利侵權訴訟中
是否該將上下游廠商列為共同被告
【案號：（2019）最高法知民終121號判決】
在專利侵權的案件中，生產商與銷售商之間的責任承擔向來有不同見解，在2018年的（2018）最高法民轄終93號格力案中，中國最高人民法院認為在專利侵權案件中，專利權人將被訴侵權產品的製造商和銷售商作為共同被告提起訴訟，係可構成必要共同訴訟。然而最高人民法院在2019年9月27日（2019）最高法知民終121號判決「東華原」案中卻認定生產商與銷售商在不構成共同侵權之情況下，生產與銷售兩者之實施行為屬於相互獨立的行為，亦非必要的共同訴訟。
在「格力」案裁定書中，最高人民法院指出「第一，在侵權糾紛領域，多個被訴行為人共同實施侵權行為時可以基於訴訟標的的同一性構成必要共同訴訟，但是必要共同訴訟的範圍並不限於基於共同侵權形成的共同訴訟。在多個被訴行為人分別實施侵權行為造成同一損害時，仍可以基於訴訟標的的同一性以及防止判決衝突、保護當事人利益等政策原因構成必要共同訴訟。對於後一類必要共同訴訟，一旦原告選擇在同一案件中對多個被告共同起訴，法院仍可以合併審理而無需徵得被告的同意。當然，如果原告選擇對多個被告分別起訴，法院並不必然需要在特定訴訟中追加其他關聯主體參與訴訟。
第二，在專利侵權案件中，如果專利權人將被訴侵權產品的製造商和銷售商作為共同被告提起訴訟，該訴訟可以構成後一類 (筆者按，即多個被訴行為人分別實施侵權行為造成同一損害) 必要共同訴訟。原因在於：首先，訴訟標的的同一性。專利權人將被訴侵權產品的製造商和銷售商作為共同被告時，儘管製造商和銷售商分別實施了不同的侵權行為，但是其侵權行為密切關聯。被訴侵權產品製造商製造並售出被訴侵權產品後，下游銷售商的銷售行為屬於製造商製造、銷售行為的自然延伸。兩者針對的被訴侵權產品相同，均以同一被訴侵權產品落入專利保護範圍為基礎，且侵權結果部分重疊，從而形成了部分相同的訴訟標的。其次，防止裁判衝突的政策考慮。由於針對被訴侵權產品製造商和銷售商的訴訟均以同一被訴侵權產品落入專利保護範圍為主要訴訟標的，將兩者作為共同被告一併予以審理，可以有效防止或者減少裁判衝突的可能性。再次，經濟效果的政策考慮。將針對被訴侵權產品製造商和銷售商的訴訟作為必要共同訴訟一併予以審理，既可以避免專利權人分別起訴製造商和銷售商時可能造成的雙重得利，又可以適度減輕專利權人的維權成本、當事人的訴訟成本以及法院的審理成本。
最後，這類必要共同訴訟具有法律依據。《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第六條第一款規定，原告僅對侵權產品製造者提起訴訟，未起訴銷售者，侵權產品製造地與銷售地不一致的，製造地人民法院有管轄權；以製造者與銷售者為共同被告起訴的，銷售地人民法院有管轄權。這一規定事實上已經將針對製造者與銷售者作為共同被告的訴訟作為後一類必要共同訴訟予以對待。本案中，奧克斯公司係被訴15款侵權產品的製造商，廣州晶東公司係被訴15款侵權產品的銷售商，格力公司將製造商奧克斯公司和銷售商廣州晶東公司一併作為共同被告，構成後一類必要共同訴訟(筆者按，即多個被訴行為人分別實施侵權行為造成同一損害)。」
不過，上述見解卻於「東華原」案中被最高人民法院自己推翻，認定生產商與銷售商在不構成共同侵權之情況下，生產與銷售兩者之實施行為屬於相互獨立的行為，亦非必要的共同訴訟。以下為（2019）最高法知民終121號「東華原案」判決之簡介：
本案原告為北京東華原醫療設備有限責任公司，擁有一申請號為2008102473644之「自動兩煎煎藥機」之發明專利（下稱系爭專利），其向一審廣州知識產權法院起訴被告廣東博宏藥業有限公司，主張其實施行為侵害系爭專利。後於一審訴訟進行中，原告欲追加湖北永安鑫醫療科技有限公司為被告，遭一審法院以不符合追加被告之要求駁回。此外，原告主張被訴侵權產品在湖北永安鑫公司銷售、安裝驗收時具備二煎功能，即含有「儲液桶」之技術特徵，但原審用於勘驗的被訴侵權產品明顯有改動痕跡，且拆改後的被訴侵權產品不再具有二煎功能，被告故意毀損被訴侵權品，且拒不提供該產品、妨礙舉證云云。
一審法院判決中，法院指出根據現有證據，被告廣東博宏藥業係實施使用被訴侵權產品之行為。被訴侵權產品係購自訴外人永安鑫公司，故原告公司主張被告製造被訴侵權產品缺乏依據。此外，被侵權產品缺少「儲液桶」之技術特徵，故被訴侵權產品與涉案專利權利要求1之技術特徵不相同亦不等同。因此，一審法院駁回原告全部訴訟請求。
原告不服，向最高人民法院提出上訴，最高人民法院維持原審判決，並提出以下觀點：
一、 關於追加被告：侵害知識產權民事糾紛中，生產商與銷售商實施的被控侵權行為雖然存在一定的關聯，但在生產商和銷售商不構成共同侵權的情況下，二者實施的行為屬於獨立的行為，亦非必要的共同訴訟。權利人在先起訴銷售商的情況下，如果發現了侵權產品的生產商，可以另案起訴追究生產商的侵權責任。本案中，原告針對被告廣東博宏藥業提起本案訴訟後，發現被控侵權產品的生產商永安鑫公司，其可以另案起訴追究湖北永安鑫公司的相關侵權責任，並非必須在本案中將其追加為共同被告，故原審法院不予追加的做法，並不構成程序違法。
二、 原告認為用於勘驗的被侵權產品已被更改，應當推定被侵權產品落入系爭專利保護範圍，惟法院認為雖然被控侵權產品之設置具有一定不合理之處，但由於並無優勢證據證明被訴侵權產品係被告進行之改動，故無法直接根據舉證妨礙的規則推定被告使用的被侵權產品構成侵權。退步言，法院認為審理時，被訴侵權之產品特徵已經與系爭專利權利要求1不同，相當於停止了繼續使用被控侵權產品的行為，且本案無證據證明被控侵權產品係被告公司製造，也沒有證據證明其知道使用的產品係侵害原告系爭專利的產品，在其能夠提供被訴侵權產品來源信息的情況下，也無須承擔賠償損失的民事責任。
一般認為為減少訴訟成本，促進紛爭一次性解決，避免權利人重複獲償，應盡量使產品製造販售之上下游廠商能於一件專利侵權訴訟中共同應訴；惟亦有見解 (如台灣智慧財產法院林洲富法官) 認為行為人製造、銷售侵權物品之行為，與經銷商先向某行為人購買侵害專利物品，繼而出售與消費者之行為均屬獨立發生專利侵害之原因，並非相同侵權事實，自無發生損害之共同原因可言。本案中國最高人民法院推翻其於2018年格力案才做成的見解，因此可見最高人民法院在本案之相關見解與台灣智慧財產法院林洲富法官見解雷同，認為並非製造銷售侵權物品予經銷商、經銷商再銷售予消費者使用同一侵權物品之二行為有相同的侵權事實，能被列為共同訴訟被告。筆者認為，在中國專利侵權訴訟上仍應就上下游廠商彼此間造成專利權人損害的共同原因事實、侵權態樣為何，以及各侵權人之間的分工與關連程度等情事，判斷是否將專利侵權上游製造人與下游銷售人或使用人列為共同被告以及其責任應如何連帶負責，而非以僵化之策略應付多變的訴訟。
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