加拿大商標擬於2018年大幅修正
加拿大政府於2014年提出加拿大有史以來最大幅度調整之商標法修正草案，但這些草案內容記載於綜合預算執行法案（Bill C-31, Economic Action Plan 2014 Act, No. 1）中，該法案於2014年6月19日已獲皇家核准成為加拿大正式法律；然而商標法修正預計至2018年才能生效。此次修改對商標申請人影響甚鉅，重點整理如下：
ü 刪除商標需先使用才能申請註冊之規定
這是此次修正最重要的部分，因為改變了加拿大商標法幾時年來的基本要求。根據目前加拿大法律規定，申請人要先聲明或證明在加拿大已經開始使用商標，才能提出申請，所以在加拿大申請商標必須聲明商標首次使用日期，如果只是「待使用」狀態，不得申請加拿大商標。但新法擬將此先使用的規則刪除，使商標申請人無需在世界上任何地方使用過該商標，也可以直接申請加拿大商標。
此一修正的影響，必須在實際實施後才能確定，有可能導致申請人在尚未有合法商業利益的情況下就提交申請，惡意搶註商標的情形可能會大幅度增加，使得合法的商標所有人為了保護其商標，不得不提起訴訟。應注意的是：「使用」仍是加拿大商標法一個重要的考慮因素，且「先使用」商標者在權利保護上仍會優先於「後使用」者。然而，由於申請時將不再具體表示首次使用商標的時間，即使商標已經先使用才提出申請，這些訊息也不會呈現，所以除非有人提出異議，或在訴訟上提出，否則在新制度下，首先提交商標申請將是非常重要的。
希望在加拿大取得商標保護的本國人或外國人，應該考慮在2018年新商標法實施前儘速在加拿大提交商標申請，無論商標是否已經在外國取得註冊，即使在加拿大以外的國家/地區也尚未申請，較妥善謹慎的作法是在新法通過前--亦即其他人未使用也可以提交商標申請之前，就先在加拿大申請商標，使該商標在加拿大排第一順位申請，如此一來可以避免潛在訴訟發生，也就是商標萬一被其他人搶先申請了，還要提起訴訟證明誰先使用，所以先申請較具成本效益。
ü 採用尼斯國際分類系統
目前加拿大並未對商標申請案的商品和服務進行分類，但許多其他國家/地區已經要求申請人依據尼斯國際分類系統（Nice International Classification System，簡稱NCL）就商品和服務分別描述，並依類別支付商標申請費用。加拿大目前商標不分類的好處是可以提供無限範圍的商品和服務，且只要付一次申請費，這規定使商標申請人可以非常廣泛地描述並增加其商標指定使用的保護範圍，而不需要額外支付任何費用。
因此，商標申請人應該考慮在2018年加拿大採用尼斯國際分類系統前，儘速提出申請，以獲得最廣泛的保護範圍，並避免增加按類計算申請的費用。
ü 商標延展期縮短
目前加拿大商標每15年需延展一次，新法則將此週期縮短為10年。
商標所有人可以有二項因應措施：1.對未來幾年內可能延展的所有加拿大註冊商標，在修法前能延展的就先行延展；2.若現在提交加拿大商標申請，如果在新法生效前註冊，延展期限仍維持為15年。
ü 顏色商標和聲音商標
現行商標法沒有必要證明顏色或聲音商標的獨特性以取得註冊，但新法可能改變。可能用顏色或聲音組成的商標所有權人應考慮在更嚴格的新法正式施行前，在加拿大提申，以適用較為寬鬆的規定。
ü 馬德里議定書（Madrid Protocol）
加拿大政府表示：新法提出許多修正，以便使加拿大商標法符合馬德里議定書的規定。目前申請人不能依加拿大申請或註冊案循馬德里議定書提交國際申請，新法實施後則可，但是時間可能推遲到2018年。
ü 商標組合（trademark portfolio）的事先評估
鑒於上述這些加拿大商標法重大修訂內容，及修訂前可能採取的措施，本所強烈建議商標申請人應事先審慎評估相關的商標組合，並與承辦人仔細商討如何提申可以獲得最大保障。若考慮在加拿大申請商標，毋須等到2018年新法施行再提出申請，現在提申更有利、更節費；若有任何問題，請與本所連絡。 |