加拿大商標局更新含有地名的商標申請實務

2016年11月9日加拿大商標局公布有關地理名稱（geographic names）申請商標之處理準則，加拿大商標法第12(1)(b)規定地理名稱不得註冊商標，因為如果地理名稱作為商標，會清楚描述或欺騙性地誤導消費者，商品或服務的原產地與其相關聯。

商標局公告的主要目的是為了使實務符合聯邦上訴法院2016年2月23日對MC Imports Inc. v. AFOD Ltd. 2016 FCA 60一案的判決，公告明確表示，若以地理名稱申請商標，商標將被視為清楚描述相關商品或服務的原產地，因此根據商標法第12(1)(b)不能註冊。商標若是地理名稱，無論是以描繪、書寫或聲音形式呈現，相關連的商品或服務若源自該地理名稱的位置，則不能註冊。例如：源自FLORIDA的橘子，不能以「FLORIDA」申請註冊商標。必須注意的是，這項規定是強制性的，不考慮消費者的看法。

此外，若商標是地理名稱，且相關商品或服務不是源自該地理名稱，則該商標將被視為是一種錯誤描述（misdescriptive）。為了評估是否為具有欺騙性的錯誤描述，申請案首先根據商標法第12(1)(b)不能註冊，接著考慮一般消費者的看法，消費者是否會誤認相關商品或服務源於這個要註冊商標的地理名稱，若是，則商品或服務和這個地理名稱是相關聯的，那麼這個地理名稱還是不能註冊商標。例如：來自Califonia的柳橙，不可能用「FLORIDA」註冊商標，因為消費者可能會認為柳橙來自FLORIDA。從另一個角度說，用「ALASKA」註冊商標，消費者不太可能相信柳橙來自ALASKA，所以ALASKA在這種情況下可以註冊商標。

公告中還指出：如果商標具有地理名稱，而該商標具有多種含意，其主要含意是作為地理名稱，則商標局必須要確定該商標是地理名稱。一方面要從加拿大一般消費者的角度來評估相關商品或服務，另一方面商標局要再透過申請人確認相關商品或服務的實際原產地。

值得注意的是：「清楚描述」和「欺騙性誤導」的測試，取決於商標是否為地理名稱。至於街道名稱或鄰居名稱是否也可以被解釋為地理名稱？商標局在考慮商品是否來自某一個地理位置時，除了商品在該地被製造，若是商品在該地被設計、被組裝、被完成研究開發，是否都算源自該地理位置？一個地理地名和其他沒有地理意義的詞彙結合時，商標局又將如何認定這個組合的標記是否屬於地理名稱？目前還沒有出現具體案例，答案尚未可知。若標記只包含一個地理名稱，但傳達的是完全不同於地理位置的想法，是否能註冊商標？未來也值得觀察。 

很明確的是，加拿大聯邦上訴法院在MC Imports Inc. v. AFOD Ltd. 2016 FCA 60一案的判決中，以及後來的公告內容中，清楚地表明審查委員和法院未來審查這類地理名稱作為商標的審查判斷標準。