加拿大法院撤銷官方商標註冊
加拿大商標法第9(1)(n)(iii)提供「官方商標」(official marks)特殊的保護,該條文規定禁止企業註冊或使用與官方商標/加拿大公權力授權標誌(public authority in Canada)相同或近似或可能有混淆誤認之虞的任何徽章、標記。此外,對官方商標註冊不得提出異議,亦不得延展,因此官方商標註冊一直存在各種爭議;唯一的解決方法是透過司法審查來撤銷官方商標註冊,但是只有當這個官方商標不再使用或不再需要這種特殊權利保護時,才有可能成功。
最近加拿大就發生了一個官方商標被法院撤銷的例子:有一個官方商標註冊保護範圍卻幾乎涵蓋了所有的商品和服務,而Starbucks (HK) Limited(以下簡稱「Starbucks」)以訴訟方式撤銷了這個由慈善機構(以下簡稱「Trinity」)擁有的官方商標。(案號:Starbucks (HK) Limited v. Trinity Television Inc., 2016 FC 790)。
2001年4月10日Trinity對外公告,主張其商標NOWTV依加拿大商標法第9(1)(n)(iii)規定使用中,Trinity是加拿大登記在案的慈善機構,製作並發行傳達基督教教義的電視節目;2001年6月20日加拿大商標註冊處接受了Trinity的申請,公告NOWTV 是官方商標,註冊號0913106。
12年後,Starbucks在加拿大提出設計商標(design mark)申請,圖樣文字包含NOW TV,指定使用範圍包含各種商品和服務,申請號1649254。此商標依加拿大商標法第9(1)(n)(iii)規定被核駁,因為與官方商標NOWTV構成近似。
為了克服加拿大商標法第9(1)(n)(iii)的規定,Starbucks向加拿大聯邦法院提起訴訟,請求審查Trinity使用NOWTV商標的方式,及該官方商標註冊是否有當。Starbucks請求司法審查仍有門檻:
- 加拿大聯邦法規定:請求司法審查只能由與該案有直接利害關係之人提起。
- 司法審查一般須在官方商標准予註冊的決定後30天內提起,但Starbucks顯然已經超過期限許久。
- Starbucks只能說服法院同意加拿大商標處同意Trinity的NOWTV商標註冊是不合理的(unreasonable)。
加拿大法院接受了Starbucks司法審查的請求,認為Starbucks與該案有直接利害關係,Starbucks因為Trinity的NOWTV商標註冊受到直接的不利影響。至於時效問題,法院認為有必要給與Starbucks延長時效以保障其司法利益:
A. Starbucks對本案主張有充分理由;
B. Trinity未參與司法審查,也不會受到損害;
C. Starbucks因為其商標申請被駁才對Trinity的官方商標提出司法審查,時機是合理的;
D.如果不同意Starbucks提出司法審查,將沒有其他救濟手段,而Starbucks將遭受巨大損害;
E. 如果Trinity不符合這種特殊權利保護的要求,卻繼續擁有這個官方商標,是不公平的。
法院審理後認為加拿大商標註冊處同意Trinity的NOWTV商標註冊是不合理的:因為法律明確規定「公權力授權」必須是一個機構(1) 受到政府高度管制;(2)從事對人民公益有關的活動。過去的判決也確立了公權力授權機構的地位和要件,僅僅是一個登記在案的慈善機構並不足以作為一個「公權力授權」的機構。因此本案Trinity不符合官方商標註冊的主體資格要求。2005年Trinity將這個業務單位出售,承接的買方也沒有意願再申請官方商標。
基於以上理由,法院判決Trinity的NOWTV官方商標被撤銷,2001年4月10日Trinity保留NOWTV為官方商標的公告無效。
本案的關鍵在於法院認為登記在案的慈善機構缺乏「政府監管中」或「政府的高度控管」之必要要件,所以不足以成為一個「公權力授權」的機構。本案也對加拿大官方商標註冊的要求再次作出了明確的標準。 |