美國2015年9月1日起允許因技術演進而修正註冊商標

【USPTO官網】

美國專利商標局（USPTO）公布自 2015 年 9 月 1 日起實施「允許因技術演進而修正註冊商標之指定商品或服務試行方案」（Pilot Program to Allow Amendments to Identifications of Goods and Services in Trademark Registrations Due to Technology Evolution）。要件如下：

1.          主體：已取得商標註冊之商標權人。

2.          情況：因技術發展導致改變了原先提供給消費者的商品/服務之內容/方式/媒介，而有必要修正者，在不損及他人權益之前提下，方可例外准予修正。（此修正按照舊法規定，將被認定為超出修正前的指定商品及服務範圍而不准修正）

必須是因為技術發展使原本商標的形式已經不再能彰顯該商標的使用，此時申請人必須提交一個具體例子，說明該商標若以原來註冊的形式繼續使用而不修正，將有第三人可申請註冊新商標而損及商標權人的利益。

3.          程序：提出宣誓書，檢附使用證明及使用日期，向USPTO付費提出申請。

4.          方式：若決定申請修改，申請人可選擇修改商品/服務之類別或名稱。

5.          試行期間：視請求修正之案件數決定試行期間。

6.          不損及他人權益：

鑒於修正已經註冊的商標，可能對第三人權益造成損害，所以USPTO將檢索若准予修正是否對其他人造成影響，在無爭議的前提下，申請人還必須提出宣誓書聲明，在准予修正日起至少5年內，都不會對其他修正後相關商品/服務的發展主張不正競爭。

以下為准予修正的例子：

l   原註冊第9類「留聲機唱片」，修正為第9類「音樂錄音帶」。

l   原註冊第9類「已錄製的數學教學卡式錄影帶」，修正為第9類「已錄製的數學教學光碟」。

l   原註冊第9類「用於文字處理的電腦光碟」，修正為第42類「提供用於文字處理非可供下載之電腦軟體服務」。

l   原註冊第9類「用於資料庫管理可供下載之軟體」，修正為第42類「用於資料庫管理之軟體服務」。

l   原註冊第16類「藝術史領域之書籍」，修正為第9類「藝術史領域可供下載之電子書」。

l   原註冊第36類「電話銀行服務」，修正為第36類「線上銀行服務」。

l   原註冊第41類「娛樂服務，即透過有線電視網持續播送之系列喜劇」，修正為第41類「娛樂服務，即透過網路持續播送之系列喜劇」。

以下為不准修正的例子：

l   原註冊第9類「可下載之會計用電子表單軟體」，修正為第42類「提供線上財務管理用電子表單軟體服務」；不准修正的原因是：電子表單軟體之類型從「會計用」擴張到「財務管理用」。如果改成修正為第42類「提供線上會計用電子表單軟體服務」，則准予修正。

l   原註冊第16類「金融領域之印刷雜誌」，修正為第41類「提供金融領域線上雜誌服務」；不准修正的原因是：申請人紙本印刷雜誌仍在使用中，只是額外多提供了線上雜誌服務。所以正確做法應該是另案再申請第41類。

l   原註冊第9類「留聲機特色的音樂唱片」，修正為第38類「播送流行音樂之電台廣播」；不准修正的原因是：申請人希望將音樂媒介從特定的唱片修正成數據傳輸的電台廣播，後者牽涉到不同的電信服務，這已經超出了原先商標註冊使用的定義，屬於一種新的商標使用方式。但如果是申請修正為第41類「提供不可下載之線上音樂服務」，則准予修正，因為商標一樣使用在提供音樂，只是第9類透過唱片（商品），第41類是透過網路（服務）；但第38類重點是廣播傳輸而不是音樂，所以不准修正成第38類。

l   原註冊第9類「錄有遊戲程式的盒式磁帶和遊戲盒」，修正為第9類「錄有遊戲程式的光碟和遊戲盒」；不准修正的原因是：雖然已經不再使用盒式磁帶，但遊戲盒仍繼續使用，因此不符合「如果不修正則原本商標的形式已經不再能彰顯該商標的使用」之要件，所以正確做法應該是商標權人在第9類另外申請商標保護「錄有遊戲程式的光碟」。