中國大陸對疊加式商標侵權之判決

【資料來源：中國知識產權報】

中國大陸杭州的「西湖龍井」不僅是地理標誌，同時也已經在第30類茶業商品註冊證明商標。若有未經商標權人授權，自行使用具有「西湖龍井」地理標誌及證明商標二者之圖樣包裝銷售茶業，就構成所謂的「疊加式」商標侵權，也就是一行為同時侵犯地理標誌及商標權。

《裁判要旨》

商品集散市場上若銷售者未經商標註冊人授權，自行使用帶有地理標誌及商標圖樣的包裝物進行商品包裝並銷售，其行為之性質應認定為「疊加式商標侵權」，也就是製造侵權產品及銷售侵權產品雙重侵權行為的疊加，不適用銷售者免除賠償責任之抗辯。

《事實摘要》

原告：杭州市西湖區龍井茶產業協會（下稱「龍井茶協會」）

被告：廣州市種茶人貿易有限公司（下稱「種茶人公司」）

證明商標：註冊號第9129815號「西湖龍井」，指定使用於第30類茶業

事實：被告未經原告授權，擅自在其銷售之茶業商品包裝盒使用印有「西湖龍井」字樣之標識。原告認為構成商標侵權，請求法院判決立即停止銷售並賠償損失與訴訟費用。

一審法院判決：

1. 產品侵害證明商標：被告未能舉證證實被訴侵權產品來源於第9129815號商標使用管理規則中指定的地域範圍，涉案被訴侵權產品是侵犯原告商標專用權之商品。

2. 銷售行為侵害證明商標：被告無法舉證證實該茶葉具有合法來源，故應即停止侵權及賠償損失。

3. 法院判決：被告應立即停止銷售涉案侵犯原告第9129815號「西湖龍井」註冊商標權之茶葉，並賠償原告經濟損失人民幣（以下同）4萬元。

　　被告不服一審判決，上訴至廣州知識產權法院。二審法院認為：

1. 被告行為性質：被告未經原告許可，自行使用「西湖龍井」之標識進行散茶包裝，此一行為在商標法上屬於製造侵權產品的行為。也就是說，被告侵權行為表現態樣為「製造」與「銷售」侵權產品雙重侵權行為的疊加。

2. 被告在其製造並銷售的被訴侵權產品包裝上使用了與原告「西湖龍井」地理標誌/證明商標相近似的商標，侵犯了原告的商標專用權。

3. 被告主張其銷售的被訴侵權產品茶葉來自於西湖龍井茶產區，即使茶葉來源地屬實，其亦無權未經權利人許可擅自使用與「西湖龍井」相同或相似的證明商標，其仍需向原告提出申請並履行該證明商標使用和管理規則中所規定的手續，否則就構成侵犯註冊商標專用權。

4. 二審法院判決駁回上訴，維持原判。

【法官評析】

本案為侵犯地理標誌/證明商標專用權糾紛，爭點為：被控侵權產品中散茶茶葉產地來源，對本案侵權認定是否有影響？銷售者把散茶茶葉包裝後銷售，是什麼性質的行為？

一、 地理標誌/證明商標法律制度的特點：

1. 地理標誌：標示某商品來源於某地區，該商品的特定品質、信譽或其他特徵主要由該地區的自然因素或人文因素所決定的標誌。（商標法第16條）

2. 證明商標：由對某種商品或服務具有監督能力的組織所控制，而由該組織以外的單位或個人使用於其商品或服務，用以證明該商品或服務的原產地、原料、製造方法、品質或其他特定品質的標誌。（商標法第3條第3項）

3. 地理標誌、證明商標在權利的形成、商標的使用等環節具有不同於普通商標的特殊性，因此在案件審理中也呈現出不同於普通商標的特點。

(1) 地理標誌需符合法律規定的形式才能獲准註冊；地理標誌所標示商品之特定品質、信譽或其他特徵應與該地理標誌所標示地區的自然因素和人文因素存在一定的關聯性。

(2) 證明商標在權利行使上有特殊規則：證明商標註冊人在自己提供的商品上不得使用該證明商標，而是負責管理監督該商標的使用。證明商標註冊人對於是否同意他人使用該商標並無自由決定權，只要符合條件，證明商標權人就有義務同意他人使用；反之，只要條件不符，證明商標權人也沒有同意他人使用證明商標的自由。

(3) 在使用的類別上，地理標誌/證明商標的同意使用不可能存在排他性、獨佔性。此外，對於地理標誌/證明商標的使用者而言，必須申明其符合證明商標使用和管理規則規定的特定條件，並向證明商標的註冊人提出申請，履行證明商標管理制度規定的手續。

4. 本案是因使用地理標誌/證明商標產生的糾紛，如何正確對涉案行為定性是關鍵。二審法院認為，即使被告所稱的茶葉來源地屬實，其亦無權未經商標註冊人同意而擅自使用與「西湖龍井」相同或相似的證明商標，其仍須向原告提出申請並履行該證明商標使用和管理規則中所規定的手續，否則就構成侵犯註冊商標專用權。至於涉案茶葉是否產自「西湖龍井」商標使用管理規則中指定的地域範圍，只是一個事實問題，不論該事實真假，均不影響本案侵犯商標權的認定。

二、 本案銷售者「疊加式」侵犯商標權的法理分析

二審法院對被告未經同意擅自使用「西湖龍井」的標識進行散茶包裝並銷售的行為性質深入分析，解構該行為包含了「製造」與「銷售」侵權產品兩種形態，屬於銷售者「疊加式」侵犯商標權，應「擇重而處」--亦即適用製造者侵權（而非銷售者侵權）的責任規範。

含有名牌商標的包裝及散裝茶業，這二者在分離的情況下並不構成侵權，但銷售者將二者組合時，就構成了侵權產品。所以關鍵的是行為人的「包裝」行為，才創造了侵權產品並使其出現在市場上（所以應論以製造者侵權）。不論行為人是故意或過失未經商標註冊人同意而實施前述行為，都足以使普通消費者有產生混淆誤認之虞，從而損害商標註冊人與消費者的正當利益；在評價上，本案容易忽略涉案行為的「製造」形態，這是第一個重點。

其次，非法印製和銷售他人註冊商標標識的包裝盒/包裝袋，是侵權的源頭，《商標法》和《商標印製管理辦法》其實都對此有明確的管理規範，凡偽造、擅自製造他人註冊的商標標識，或銷售偽造、擅自製造他人註冊的商標標識，都屬於侵害他人商標專用權的行為。司法單位建請工商管理部門從源頭遏制這種行為，獲得了積極回應。