韓國2015年8月起對trade dress嚴格審查

KIPO公布韓國自2015年8月起修改商標審查指南，對於商品外觀及包裝（trade dress）例如商品包裝的形狀或顏色，特別是具有功能性者，未來審查將趨嚴格。

所謂的「Trade dress」是指產品、服務或其包裝視覺外觀（visual appearance of a product or its packaging），受到法律保護之前提有二：1.應足以作為辨識其商品或服務或其提供者之來源辨識（a source indicator），2.非具功能性者（nonfunctional），否則就屬於專利法保護之問題。

其實韓國在2015年8月份修改審查指南之前，對於「Trade dress」也認為不得具有功能性，但是對於何謂功能性之審查標準不夠完備，所以只有規範到判斷「Trade dress」是否符合上述第一個要件的「識別性」而已。

1998年有立體商標制度起至2015年6月，韓國共有1,128件立體商標提出申請，其中有263件核准註冊。而在過去三年中，只有13件是因為商標形狀具有功能性所以被核駁。KIPO認為：「Trade dress」即使不滿足識別性要件，但仍可能因為長久使用而取得第二層意義；但是如果「Trade dress」具有功能性，就無論如何無法被註冊為商標；因為如果就「Trade dress」整體觀察發現其具有功能性卻仍准予註冊商標，將使這個具有功能的形狀或結構被獨占，而影響同業的自由競爭。因此，即使「Trade dress」只有一部分而非全部具有功能性，仍然不准註冊。

KIPO這項政策立即影響到的是三星電子和蘋果公司，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）已經判決這二造的專利訴訟蘋果敗訴，因為蘋果的iPhone設計具有功能性，所以不得受到「Trade dress」的保護。KIPO的政策和美國法院的判決結果理論一致。這件訴訟進行了三年多，主要是三星電子複製了蘋果iPhone的外觀均勻圓角，從而使手機攜帶方便並增加耐用性；蘋果iPhone除了申請「Trade dress」也申請了專利（D61877），前二年專利權人蘋果公司一直居於上風，而訴訟重點也一直在賠償金額上，但近日USPTO卻開始對蘋果iPhone的可專利性提出疑問，甚至判決蘋果手機的圓角矩形專利無效，使得這個訴訟產生大逆轉。

台灣對於「Trade dress」很早就有明確的處理規定，2007年12月18日智著字第09600108650號函釋，也對商品外觀與包裝（trade dress）之保護有詳細說明：

1. 「Trade dress」依照商標法規定取得立體商標註冊者，對於他人未經商標權人同意，在商品外觀或包裝上，作相同或近似使用，而可能造成消費者混淆誤認之虞，或減損著名商標識別性或信譽之情形，可以主張商標法所規定的民、刑事責任來獲得救濟。然而，欲通過商標申請審查程序而獲准註冊，除了要具備識別商品或服務來源的特性以外，還必須不能有商標法第23條第1項所列各款規定之情形。

2. 「Trade dress」未取得商標註冊的商品外觀與包裝並不在商標法的保護範疇，原則上是以公平交易法第20條第1項規範之，然而依照公平法第20條之規定，商品外觀與包裝必須達到「相關事業或消費者所普遍認知」之著名程度始有適用餘地。此外，對於公平法第20條規範未及之事業仿冒行為，若有搭便車、高度抄襲等榨取他人努力成果之情事，亦得以公平法第24條論處。