美國最高法院判決：《蘭哈姆法（Lanham Act）》
只適用美國國內商標侵權賠償

【資料來源】https://www.supremecourt.gov/opinions/22pdf/21-1043_7648.pdf

n   案號：Abitron Austria GmbH v. Hetronic Int’l, Inc.

Ø   事實摘要

原告美國公司Hetronic Int’l, Inc.主要生產建築設備遙控器（controls for construction equipment），主張被告（六家外國公司，統稱Abitron）Abitron Austria GmbH侵害商標權，Abitron曾是Hetronic的授權經銷商，主張其擁有商標權。地方法院判決Abitron應賠償Hetronic美金（以下同）9,600萬元，其中包含在美國境外銷售造成的損失，並禁止Abitron繼續使用相關商標。

被告辯稱這判決屬於「《蘭哈姆法（Lanham Act）》的境外適用，是不被允許的（this was “an impermissible extraterritorial application of the Lanham Act.”）」；提起上訴。

二審第十巡迴法院肯認地方法院的見解，認為「Abitron Austria GmbH所有發生在美國境外的侵權行為也都可以適用《蘭哈姆法（Lanham Act）》（the Lanham Act extended to ‘all of Abitron’s foreign infringing conduct）」，因為對美國境內產生的質與量的影響，足以使美國訴訟也將這些境外發生的侵權行為適用美國法來處理（impacts within the United States were of a sufficient character and magnitude as would give the United States a strong interest in the litigation.）。

案件進入三審，最高法院不同意一審、二審的看法，反對推定有治外法權（Applying the presumption against extraterritoriality），認為 《蘭哈姆法（Lanham Act）》有關禁止商標侵權的15 U. S. C. §1114(1)(a) 和 §1125(a)(1) 二項規定，僅適用於美國國內商業侵權行為的損害賠償。這二項規定均未明確表示其可以適用於境外發生的侵權，只是禁止在商業行為中使用他人商標（§1114(1)(a) and §1125(a)(1) of the Lanham Act are not extraterritorial and extend only to claims where the infringing use in commerce is domestic.）。

由於上面二條規定都缺乏適用於境外侵權的效力，只能針對美國境內發生的侵權行為；本案請求的損害賠償金卻包括了未進入美國的商品在國外銷售所受損害，因此美國最高法院駁回，將案件發回第十巡迴法院重審，好幾位法官也發表了協同意見書（a concurring opinion）。

美國長期以來法律均以「國會立法」為原則，除非有相反的規定，否則美國法律推定僅適用於美國的領土管轄範圍內（參見Morrison v. National Australia Bank Ltd., 561 U. S. 247, 255.）。此一推定有助於避免美國法律適用於外國的行為，可能會導致跨國間法律不一致；也反映了國會通常立法時只考量美國國內問題（參見RJR Nabisco, Inc. v. European Community, 579 U. S. 325, 335–336）。

有關是否可以將外國的行為適用美國法律，可採取二階段檢驗：

1.      法律是否明文規定可適用於外國行為？如果國會已經明確指示「有關法律適用於外國行為」，那麼該法律具有治外法權。若否，則進入下一階段。

2.      第二階段判斷訴訟是否只允許國內法院/不允許外國法院適用該法律？這裡要求法院確定該爭議條款立法關注的「焦點（focus）」，並判斷與這個焦點相關的行為是否發生在美國境內。為了證明侵權行為適用國內法規，原告必須證明與法律關注焦點有關之行為發生在美國境內（參見Nestlé USA, Inc. v. Doe, 593 U. S.）。

《蘭哈姆法（Lanham Act）》相關的二條規定都未明文規定得適用在美國境外行為，或例外可以適用在美國境外，只有規定「禁止在商業中使用受保護的商標」，因為這類商標使用可能會造成混淆誤認。原告Hetronic認為，凡是商業行為都應受到國會立法規制（all commerce　which may lawfully be regulated by Congress），但《蘭哈姆法（Lanham Act）》對「商業」的定義卻反對推定有治外法權，變成涉及「商業」時不受美國立法約束。

當發生商業侵權損害賠償是否能適用美國法，法院必須在第二步驟檢驗與法律關注焦點有關之行為發生的地點。但本案當事人都忽略了這個關鍵，而只關注爭議條款立法關注的「焦點」，而沒有考慮與「焦點」相關行為發生的地點。

被告Abitron認為《蘭哈姆法（Lanham Act）》相關的二條規定著重在防止商標侵權使用，但原告Hetronic認為，這二條規定既注重保護商標所有權人的權益，同時也避免消費者混淆誤認。

「爭議條款立法關注的焦點」參見RJR Nabisco, 579 U. S., at 337，本案雙方所提出焦點相關的行為屬於商業使用，根據15 U. S. C. §1114(1)(a) 和 §1125(a)(1) 二項規定，都禁止在未經授權的情況下「商業使用被保護的商標」，因為這樣「可能會導致混淆誤認（is likely to cause confusion）」。由此可知，美國國會立法禁止在某些條件下商業使用商標，這種行為必須足以造成某種混淆誤認的風險，但混淆誤認不是一個特定的要件，而是違法使用商標的必要特徵（結果）。由於國會以「商業使用」為歸責前提，所以這個商業使用行為就是立法關注的焦點。

結論：有關15 U. S. C. §1114(1)(a) 和 §1125(a)(1)在美國境外是否適用，最高法院判決認為，這二條是有關《蘭哈姆法（Lanham Act）》中禁止商標侵權的規定，推定不具有治外法權；「商業使用」就是這些規定在美國境內和境外是否適用的界線，本案僅適用於商業侵權行為造成的美國境內的損害賠償。