商標合法授權金比例之認定--
智商法院109年度民商上更(一)字第2號民事判決

【資料來源：司法院裁判書系統】

關於「商標權利金」如何認定，本案值得參考。上訴人麥奇公司引用清大科法所碩士論文所引用之智慧財產研究組織（Intellectual Property Research Associates, IPRA）針對專利、商標以及著作權的價值所作的調查與研究，該組織統計各產業收取商標權利金之統計報告，顯示絕大多數商標權利金的比例為企業淨銷售額的5％，其次為10％，平均而言商標權利金的比例為5％至10％間。且上開5％至10%的商標權利金係以「合法授權」為前提，若係在未經商標權人同意而侵害他人商標權之訴訟，計算損害賠償之金額理應大於合法協商支付之權利金數額，否則無異鼓勵侵權行為人無須事前取得商標權人之同意或授權，逕為侵害行為，待被提告侵權時，也僅須賠償與合法協商之授權金相等或更低之數額，如此一來，無異鼓勵侵權行為之發生，且對商標權人顯然不公。智商法院更審程序最終以5％至10％比例作為商標貢獻度之參考，認為麥奇公司請求並無過高。

n   裁判字號

一審：智商法院106年度民商訴字第9號判決（106.12.18）

二審：智商法院107年度民商上字第5號判決（108.4.25）

三審：最高法院109年度台上字第2161號判決（109.11.19）

更審：智商法院 109 年度民商上更(一)字第 2 號民事判決（112.4.27）

n   當事人

上訴人：麥奇數位股份有限公司（以下簡稱：麥奇公司）

被上訴人：乂迪生科技股份有限公司（以下簡稱乂迪生公司）

兼法定代理人：廖本昌

n   事實摘要

一、兩造商標圖樣

《表一》上訴人麥奇公司註冊商標

《表二》被上訴人乂迪生公司註冊商標（以下稱「HiTutor」商標）

此外，被上訴人還有網域名稱：www.hitutor.com.tw（以下簡稱系爭網域名稱）

二、本案爭點：（本案審理範圍只限於最高法院廢棄發回部分）

㈠麥奇公司請求乂迪生公司不得使用與系爭編號1至4商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示，是否有理由？

㈡麥奇公司就乂迪生公司侵害系爭編號1至4商標權，請求乂迪生公司、廖本昌連帶給付新臺幣（下同）1,000萬元本息之損害賠償，是否有理由？

三、兩造主張

㈠上訴人麥奇公司主張：

麥奇公司為國內最早、規模最大之線上英語教學平台，民國95年申請註冊《表一》1-4商標，經長期大量使用於線上英語教學，對一般消費者具高度識別性，已成為著名商標。乂迪生公司自99.7.3起使用「HiTutor」商標、系爭網域名稱，不僅造成相關消費者混淆誤認之虞，亦係攀附他事業商譽，足以影響交易秩序而顯失公平之行為，爰依商標法及公平法規定，請求乂迪生公司、廖本昌不得使用並連帶賠償。

㈡被上訴人乂迪生公司主張：

1.          乂迪生公司於前審判決後即已停止使用「HiTutor」商標及系爭網域名稱，改以最初發展之「Hi家教」為商標加以使用，自無侵害系爭商標或有侵害之虞可言。

2.          麥奇公司主張系爭商標係以「Tutor」為主要識別部份，並已形成系列商標，而形成「Tutor」系列商標指向麥奇公司之印象，倘將表彰商品或服務屬性之文字作為商標之主要識別部份，其結果無異藉機獨佔商品或服務名稱，並導致國內從事家教課程之相關業者均不能使用「家庭教師」之直譯英文「tutor」一詞，形成不公平之現象，與商標法之基本法理有違。

3.          線上語言教學與一般實體商品之消費模式並不相同，一般實體商店「品牌」經常為影響消費者選擇意願及對於價格接受程度的重要因素，而線上語言教學，多以先提供試聽服務搭配退費機制之方式，使消費者選擇購買其課程，非僅以商標之知名度即足以打動消費者而獲得業績。況乂迪生公司亦未以任何方式影射或暗示其為「Tutor集團」一員，縱認乂迪生公司使用之「HiTutor 」商標或系爭網域名稱與系爭編號1至4商標近似，乂迪生公司仍需透過建置其線上教學系統、設計課程、遴聘教師、客服人員、教育訓練等等，以服務來吸引消費者購買及續購課程。兩公司之會員人數均達數萬人以上，歷年來因對兩造之商標產生混淆誤認而使得本應向麥奇公司購買課程者轉而向乂迪生公司購買課程之情形僅為個位數，考量兩造之商標對於其營收所占之貢獻程度，於前審判決後乂迪生公司即不再使用「HiTutor」商標而改用「Hi家教」商標後，營收並未因之減少，麥奇公司之營收亦未大幅增加之事實，乂迪生公司使用「HiTutor」商標及系爭網域名稱對麥奇公司營運狀況及實質影響甚微，請依商標法第71條第2項規定酌減其賠償數額。

四、更審法院判決

㈠麥奇公司請求乂迪生公司不得使用與系爭編號1至4商標相同或近似之名稱、網域名稱及圖示，其主張有理由：

1.          前審判決已認定系爭編號1至4商標使用在線上英語教學領域，至遲於民國98年間已成為著名商標，乂迪生公司使用近似於系爭編號1至4商標之「HiTutor」商標、系爭網域名稱於同一或類似商品或服務，致相關消費者產生混淆誤認之虞，構成侵害商標權行為，前審判決業已確定。而乂迪生公司註冊之「HiTutor」商標經麥奇公司申請評定，上訴至最高行政法院亦認為「HiTutor」商標足以使相關消費者產生混淆誤認之虞。因此，乂迪生公司主張「Tutor」僅為表彰商品或服務屬性之文字，若被獨佔將形成不公平，不足採信。

2.          乂迪生公司雖未使用「HiTutor 」商標，但使用其他以「Tutor」為其主要識別部分之名稱、網域名稱或圖示，仍有可能使相關消費者產生混淆誤認之虞，而有侵害麥奇公司之系爭編號1至4商標權之可能，麥奇公司基於排除及防止侵害請求權，請求乂迪生公司不得使用其他相同或近似於系爭編號1至4商標（以「Tutor」為其主要識別部分）之其他名稱、網域名稱或圖示，應屬正當。

3.          本院審理中，乂迪生公司之網頁、YouTube頻道及其APP「Hitutor線上外語家教APP」，仍有出現「HiTutor」商標，其辯稱於前案判決後已停止使用「HiTutor」商標，尚不足採信。又「家教」在英文中，尚可使用其他諸如teacher…等詞彙，惟乂迪生公司於本院前審判決後，仍使用「hitutoracdm」之網域名稱行銷其線上語言教學服務，僅於「Tutor」後加上無識別性的acdm（乂迪生公司自承acdm為「學院」（academy）之意），整體觀之，仍與麥奇公司之系爭編號1至4商標構成近似，且使用於同一或高度類似之線上語言教學服務，足以使相關消費者產生混淆誤認之虞。

㈡麥奇公司就乂迪生公司侵害系爭編號1至4商標權，請求乂迪生公司、廖本昌連帶給付1,000萬元本息之損害賠償，其主張有理由：

1.          乂迪生公司自99年7月至107年8月間之銷售總額總計為6億7,424萬6,510元，且於本院審理中之109年12月、110年3月間仍在乂迪生公司之網頁、YouTube頻道及其APP「HiTutor線上外語家教APP」仍使用「HiTutor」商標，故乂迪生公司因本件侵害商標權行為所得之利益應高於6億7,424萬6,510元，遠超過麥奇公司所請求之1,000萬元。

2.          商標法第71條第1項第2款後段之以銷售總額作為侵權人之所得利益，是在權利人無法知悉侵權人因侵害所得利益若干時，為減輕其舉證責任，而將舉證責任倒置之規定，僅於侵權人就其因侵害行為而支出之成本或必要費用有所舉證時，方得自銷售侵權商品之全部收入中扣減此成本及必要費用，故侵權人就其因侵害行為而支出之成本或必要費用，應負舉證責任，若不能舉證加以證明，則應以其銷售侵權商品之全部收入作為所得利益賠償予商標權人。又按商標法第71條第1項第2款之「成本及必要費用」僅限於製造或銷售侵權商品而直接支出之成本或必要費用，而不包含間接成本，乂迪生公司請求扣除之項目包含薪資支出、研究費、租金支出、旅費、運費、修繕費、保險費、折舊、文具用品、郵電費、廣告費、水電瓦斯費、佣金支出、訓練費、其他費用等，核其性質均屬公司經營上支出之固定成本，尚難認為係因本件侵害商標權行為直接支出之成本及必要費用，且乂迪生公司迄本件言詞辯論終結前均未提出確實之證據，證明其課程單價、因教學課程而直接支出之成本及必要費用單據等，應認乂迪生公司就成本及必要費用之數額未盡舉證之責任，自應以全部銷售收入計算因侵權行為所得之利益。

3.          縱認不能以乂迪生公司全部銷售收入作為所得之利益，麥奇公司主張得以財政部公布之「營利事業各業所得額暨同業利潤標準」（下稱同業利潤標準）作為扣除成本及必要費用之參考。查乂迪生公司於106年度損益及稅額計算表中，該分類之毛利率為62%、淨利率為23%，若以乂迪生公司已知之銷售額6億7,424萬6,510元乘以毛利率62%計算，其數額為4億1,803萬2,836元。若以上開銷售額乘以淨利率23%計算，其數額為1億5,507萬6,697元，無論何者均遠高於麥奇公司於本件請求之1,000萬元。

4.          兩造均係經營線上外語教學服務為業，與銷售實體商品之經營模式雖有不同，在推廣行銷時，「品牌」及「商標」之宣傳更顯重要，而線上課程提供試聽服務或退費機制，與一般商品附鑑賞期或退貨機制並無不同，商標法第71條第1項第2款既規定，侵害商標權損害賠償之計算，得依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益，則應認為來自銷售侵害商標權之商品或服務之全部收益，均歸商標權人所有，否則，如要區分銷售侵權商品或服務之收益中，哪些是來自商標？哪些是來自商品本身之價值？事實上難有客觀合理之方式來認定二者之適當比例。

5.          麥奇公司引用清大科法所碩士論文所引用之智慧財產研究組織研究，該組織統計各產業收取商標權利金之統計報告，顯示絕大多數商標權利金的比例為企業淨銷售額的5％，其次為10％，平均而言商標權利金的比例為5％至10％間。且上開5％至10%的商標權利金係以「合法授權」為前提，若係在未經商標權人同意而侵害他人商標權之訴訟，計算損害賠償之金額理應大於合法協商支付之權利金數額，否則無異鼓勵侵權行為人無須事前取得商標權人之同意或授權，逕為侵害行為，待被提告侵權時，也僅須賠償與合法協商之授權金相等或更低之數額，如此一來，無異鼓勵侵權行為之發生，且對商標權人顯然不公。若以上開合法授權金之比例5％至10％，作為商標貢獻度之參考，則麥奇公司本件請求損害賠償之金額1,000萬元，僅占乂迪生公司已知銷售額6億7,424萬6,510元之1.4％，應認麥奇公司之請求並無過高。

6.          本院審酌本件麥奇公司請求損害賠償之金額1,000萬元，僅占乂迪生公司已知銷售額6億7,424萬6,510元之1.4％，無論與同業利潤標準毛利率62%或淨利率23%比較，或智慧財產研究組織調查之商標權利金比例平均為5％至10％比較，應認麥奇公司請求之金額並無過高，並無依上開規定酌減其賠償金額之必要，乂迪生公司之主張，不足採信。