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美國最高法院判決
「Booking.com」不是通用名稱

 


 【資料來源:美國最高法院官網】

 案號:USPTO v. Booking.com B.V., No. 19-46

美國最高法院2020.6.30針對第四巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Fourth Circuit)有關「Booking.com」是否為通用名稱?是否能申請商標註冊?做出最終判決,地方法院和第四巡迴上訴法院都認為「Booking.com」是通用名稱,不得註冊商標;但最高法院認為「Booking.com」並非通用名稱,可以註冊商標。

最高法院整理爭點:大家都知道通用名稱(generic name)不得註冊為商標名稱,「booking」是通用名稱,所以不能註冊商標;但本案的爭點是「Booking.com」是否為通用名稱?最高法院認為這個問題應該由消費者的角度來決定。

USPTO主張:「booking」是通用名稱,再加上「.com」這個常見的網域名稱,依照「nearly per se rule」,「Booking.com」就變成「近通用名稱」,還是屬於通用名稱,所以不得註冊商標。例如:通用名稱加上「company」、「inc」、「corp.」這些代表公司的名稱,還是屬於通用名稱,因此USPTO認定「Booking.com」屬於通用名稱。

最高法院則認為USPTO的看法有誤,因為一次只能有一個法律實體占用某個特定的網域名稱,對消費者而言,「Booking.com」就是連到特定網站的網域名稱,所以「Booking.com」不可能是通用名稱。更何況「Booking.com」是否通用,必須按照商標法來判斷,要依消費者對此名稱的認定來決定,也就是要判斷「Booking.com」這個名稱在其類別中是否具有「識別性」,可以和其他商品或服務有差異化區隔?(That premise is faulty, for only one entity can occupy a particular Internet domain name at a time, so a “generic.com” term could convey to consumers an association with a particular website.

過去也曾有一些商標名稱因為大量使用不當,淪為通用名稱,商標被商品化的例子,例如:立可白、阿斯匹靈…。本案網域名稱「Booking.com」畢竟與「booking」不同,「booking」是通用名稱但「Booking.com」則否,所以「booking」是通用名稱而推論「Booking.com」也是通用名稱,這理由的確牽強。 

我國商標法第29條第1項第2款規定,「僅由所指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者」不具識別性,不得註冊商標。本案若在台灣發生,「booking」指定使用於訂房服務,的確不具識別性;但這不代表「booking.com」也不具識別性。反過來說,「booking.com」是否具有識別性,也是要另外判斷,並非只要加上「.com」,就能註冊商標。

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