涉外定牌加工
不再是侵害商標權之保護傘
劉晏慈 律師
中國為代工大國，商品往往是在中國製造、境外販售。對於製造境外銷售的商品，但在中國境內不進入市場流通的附加商標行為，稱為”貼牌”行為。而所謂”涉外定牌加工行為”指的是中國境內加工企業接受境外企業委託生產加工產品，並貼附國外企業指定或授權使用的特定商標，產品最終全部交付境外委託方的貿易方式。這時倘若國外企業所指定或授權使用的特定商標，與中國國內某個已註冊的商標相同或近似，且產品也相同或近似時，就會引發商標侵權糾紛。依據中華人民共和國商標法第五十七條，未經商標註冊人的許可，在同一種商品上使用與其註冊商標相同或近似的商標的、或在類似商品上使用與其註冊商標相同或者近似商標，容易導致混淆的，以及銷售侵犯註冊商標專用權的商品的，均屬侵犯註冊商標專用權的行為。貼牌或涉外定牌加工係境內加工再出口至境外交付，究竟是否屬於商標侵權的使用態樣? 法院對此的態度關乎這類的貿易行為是否構成商標侵權，以及註冊商標權人得否對之主張權利。因此貼牌或涉外定牌加工的法律上定性便格外重要。
最高人民法院在2015年PRETUL案１及2017年東風案２中，均表達其認定涉外定牌之加工行為並非商標法上之商標使用行為，因而排除了純粹外銷不落地中國之貼牌行為侵權的認定。然而，在2019年9月之HONDAKIT案３中，最高人民法院重新闡釋不應把某種貿易方式簡單固化成為侵犯商標專用權的除外情形，並判定該案中涉外定牌加工行為構成商標侵權。以下為HONDAKIT案的簡介：
本案之權利人為本田株式會社（Honda Motor Co., LTD.），其在中國擁有第314940號、第1198975號及第503699號之註冊商標。被告公司（恒胜鑫泰貿易有限公司、恒胜集團有限公司）與第三人緬甸美華公司簽訂製造含有「HONDAKIT」字樣之摩托車散件４，生產製造後出口至緬甸。2016年中遭海關查獲，通知權利人，權利人提起商標侵權訴訟。
於一審判決中，法院認定無法確認有授權定牌加工行為，且被告公司產品上之 「HONDA」字樣明顯放大，「KIT」字樣縮小，不但與授權商標尺寸比例不符，且其放大「HONDA」字樣部分明顯在凸出和強調涉案商品中「HONDA」文字及圖形的使用和視覺效果，構成在相同或者類似的商品上使用與註冊商標相同或者近似的商標，因而認定被告行為構成商標法第五十七條第二及第三項，侵犯本田株式會社註冊商標專用權。
被告不服上訴後，二審法院判決基於被告與第三人美華公司所簽訂之合約內明確約定產品內容、發貨目的地等定牌加工之定做條件，且產品全部銷售至國外、定作人擁有境外涉案註冊商標並合法授權予被告公司等理由，認定被告公司之行為屬涉外定牌加工行為，但被告公司的行為不屬於商標法意義上的商標使用行為，而無商標侵權責任。二審法院指出，按商標法第四十八條規定：”本法所稱商標的使用，是指將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用於識別商品來源的行為。”商標法關於商標使用的本意是保護商標在商業活動中的識別性，如果某種標示的使用不是在商業活動中用於識別商品的來源，自然不能滿足商標法第五十七條第二項關於侵權人未經商標權人許可而”使用”的前提要件。被告公司行為不可能使中國境內相關公眾接觸到該產品，貼牌也就不可能在中國境內起到識別商品來源的作用，因此非商標的使用行為。
權利人不服二審判決向最高人民法院提出再審，最高人民法院廢棄二審判決，並提出以下觀點：
一. 被告公司之行為屬於涉外定牌加工行為。
二. 被告公司之行為構成商標使用行為：
- 商標的使用：商標法第四十八條規定之「用於識別商品來源」指的是商標使用人的目的在於識別商品來源，包括可能起到識別商品來源的作用和實際起到識別商品來源的作用。商品使用行為種類繁複，因此在生產製造或加工的產品上以標注方式或其他方式使用了商標，只要具備了區別商品來源的可能性，就應當認定該使用狀態屬於商標法意義上的「商標的使用」。
- 被訴商品對相關公眾存在接觸和混淆的可能性：《最高人民法院關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第8條規定：「商標法所稱相關公眾，是指與商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者和與前述商品或者服務的營銷有密切關係的其他經營者。」本案中相關公眾除被訴侵權商品的消費者外，還應該包括與被訴侵權商品的營銷密切相關的經營者。本案中被訴侵權商品運輸等環節的經營者即存在接觸的可能性。而且，隨著電子商務和互聯網的發展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內市場的可能。同時，隨著中國經濟的不斷發展，中國消費者出國旅遊和消費的人數眾多，對於「貼牌商品」也存在接觸和混淆的可能性。
三. 被告公司之行為構成商標侵權：
- 商標侵權行為：商標基本功能係區分商品或服務來源的識別功能，侵犯商標權本質上就是對商標識別功能的破壞，使得一般消費者對商品來源產生混淆、誤認。由商標法第五十七條第二項規定可知，商標侵權行為的歸責係屬無過錯責任原則，且不以造成實際損害為侵權構成要件。
- 本案被訴侵權之摩托車上使用「HONDAKIT」文字及圖形，與原告本田公司請求保護的三個商標構成在相同或類似商品上的近似商標。故被訴侵權行為構成商標使用，亦具有造成相關公眾混淆和誤認的可能性，容易讓相關公眾混淆。
- 隨著經濟發展方式的轉變，對於涉外定牌加工中產生的商標侵權問題認識和糾紛解決也在不斷變化和深化。通過司法解決糾紛，在法律適用上，要維護法律制度統一性，不能把某種貿易方式簡單固化為不侵犯商標權的除外情形，否則就違背了商標法上商標侵權判斷的基本規則。
- 商標權具有地域性，對於沒有在中國註冊的商標，即使其在國外註冊，在中國亦不享有註冊商標專用權。因此，中國境內的民事主體所獲得的「商標使用授權」也不屬於我國商標法保護的商標合法權利，不能作為不侵犯商標權的抗辯事由。
由本案判決可得知，最高人民法院扭轉了過去只要屬於涉外定牌加工之行為均不侵害商標權之見解，指出不得僅因某種行為屬於特定貿易方式，而將其作為是否侵犯商標權之定性。筆者認為在政策導向的法律框架下，一審法院的認事用法相當值得贊同，其根據被告貼牌商標之實際使用方式與授權商標圖樣之間之突出的不同，認為所貼圖樣與授權使用圖樣不符，且所貼圖樣又與原告註冊商標相近似，從而認定被告行為構成商標專用權之侵害，被告應承擔侵權責任，也就不必去討論定牌加工是否是商標使用的問題。總之，已在中國境內註冊之商標權人仍應透過具體之侵權事實主張權利，不必因侵權人主張為貼牌商品而必然導致全案無勝訴之可能。
1 最高法院（2014）民提字第38號民事判決書中闡述了涉外定牌加工中的商標使用既不具有區分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，故其所貼附的標誌不具有商標的屬性，在產品上貼附標誌的行為亦不能被認定為商標意義上的使用行為。最高法院“不屬於《商標法》意義上的商標使用”的理由，被很多業內人士認為是對定牌加工中的商標侵權問題“定調”。
2 2015年12月18日，江蘇省高級人民法院對“東風”商標定牌加工案作出二審判決，指出：
涉外定牌加工是否構成侵犯國內商標權人的注冊商標專用權，一直存在爭議；對於判斷是否侵權，應當充分平衡國內商標權人、國內加工企業與境外商標權人或商標使用權人的利益；如果國內加工企業明知或應知國內商標具有一定影響或為馳名商標，而境外委託人涉嫌惡意搶注卻仍然接受委託的，應認定國內加工企業存在過錯，應承擔相應的民事責任。
2016年7月最高人民法院對此案提審，而後於2017年12月28日作出了（2016）最高法民再339 號民事判決書，此為“东风”案再審判決書，推翻了江蘇高院的二審判決，認定不具有商標識別功能的定牌加工不構成商標侵權，“東風”定牌加工不構成商標侵權。
3 最高人民法院(2019)最高法民再138號。
4 查無被告涉案商標HONDAKIT實際使用態樣。
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