歐盟法院判決
愛迪達「三條平行線」不具獨特性，商標無效

【資料來源：歐盟法院官網】

案號：T‑307/17

當事人：adidas AG v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

歐洲第二高等法院第九法庭2019年6月19日判決愛迪達的「三條平行線」商標因沒有透過使用取得獨特性（No distinctive character acquired through use），構成商標無效的絕對理由（Absolute grounds for invalidity），判決商標無效，全案仍可提出上訴。法規依據為：（EC）No 207/2009第7（3）條和第52（2）條〈現行法則為：（EU）2017/1001的第7（3）條和第59（2）條〉。法院認為系爭商標使用形式無法納入考量，因為實際使用的態樣和當初註冊商標的形式有重大差異，顏色反轉有極大的不同（Form that differs from the form under which the mark has been registered by significant variations — Inversion of the colour scheme)）。【編按：愛迪達註冊的商標為白底三條黑色平行線，但實際上使用往往三條平行線為淺色搭配深色之底色】

▓　事實

2013.12.18 adidas AG根據歐盟2009.2.26理事會條例（EC）No 207/2009向歐盟知識產權局（EUIPO）提交了歐盟商標註冊申請。商標圖樣如下：

在註冊申請中，商標登記為圖形商標，說明為：「圖樣由三條相同寬度的平行等距線條組成，可以任何方向應用於產品上」（The mark consists of three parallel equidistant stripes of identical width, applied on the product in any direction.）。申請註冊的商品屬於1957.6.15尼斯協定第25類，經修訂後對應為「服裝、鞋類、帽子」。該商標於2014.5.21註冊，商標號為12442166。

2014.12.16第三人Shoe Branding Europe BVBA根據207/2009條例第52(1)(a)條和207/2009條例第7(1)(b)條申請宣告商標無效。2016.6.30商標撤銷部門（the Cancellation Division）核准了無效宣告申請，理由是系爭商標不具識別性，不論是先天識別性或後天識別性（the mark at issue was devoid of any distinctive character, both inherent and acquired through use.）。

2016.8.18申請人adidas AG根據當時的207/2009號條例第58-64條向EUIPO提起上訴，不服商標撤銷部門的決定。在上訴中針對所指的系爭商標缺乏先天識別性提出異議，另一方面，adidas AG也主張系爭商標依207/2009第7(3)條和52(2)條規定，透過使用已取得後天識別性。

EUIPO第二上訴委員會根據2017.3.7的決定（此決定有爭議）駁回了adidas AG的上訴。上訴委員會指出：系爭商標已登記為圖形商標（figurative mark）；其次，上訴委員會肯認商標撤銷部門所做的決定，認同系爭商標本質上不具有先天識別性；最後，上訴委員會審查了adidas AG提出的證據，認定adidas AG未能確定該商標在整個歐盟範圍內透過使用而取得後天識別性。因此，上訴委員會發現系爭商標獲准註冊，違反207/2009條例第7(1)(b)的規定，商標應屬無效。

▓　當事人主張

ü   獲得Marques協會（the association Marques，以下簡稱「 the intervening association」）支持的本案原告adidas AG，主張應撤銷商標無效的宣告，並由EUIPO和intervener支付相關訴訟費用。

ü   　被告EUIPO主張法院應駁回adidas AG的訴訟，命令adidas AG支付訴訟費用，訴外人 the intervening association則自行負擔費用。

ü   　訴外人 the intervening association主張法院應駁回訴訟，並由adidas AG支付訴訟費用。

▓　法律規定

adidas AG在the intervening association的支持下，提出單一法律請求（a single plea in law），主張被告主張違反了 207/2009號條例第52(2)條、第7(3)條的信賴保護原則（the protection of legitimate expectations）及比例原則（proportionality）。

該單一法律請求由兩個部份組成：在申請人提交的範圍內，首先，上訴委員會（the Board of Appeal）錯誤地駁回了許多證據，理由是該證據與本案商標無關。其次，上訴委員會錯誤地認為在歐盟範圍內使用系爭商標後，該商標仍未具後天識別性。

根據207/2009號條例第7(1)(b)條，沒有識別性的商標不得註冊，即使僅申請在歐盟其中一小部分取得保護，這個絕對不得註冊事由的規定也適用。但依207/2009號條例第7(3)條，如果商標在使用後取得後天識別性，則例外可以註冊商標。

根據207/2009號條例第52(1)(a)條，若違反條例第7條規定，歐盟商標申請無效，惟若構成207/2009號條例第7(1)(b)條的例外，則商標因為使用而取得與其註冊的商品或服務的顯著特徵，也就是後天識別性，例外可以取得保護。因此，依207/2009號條例第7(3)條和第52(2)條，在無效程序中，註冊商標即使缺少先天識別性，也不代表商標就絕對不能取得註冊保護。

商標的識別性，不論是先天或後天識別性，都表示該商標可以用來識別適用於特定企業的商品，從而能明確地將該商品與其他企業的商品加以區隔。首先必須先透過已經申請註冊的商品或服務來評估這種識別性，無論是先天或後天識別性。

本案爭議商標指定使用的商品，即服裝、鞋類、帽子的相關公眾，由歐盟所有潛在消費者組成，包括一般公眾和專業人士。有鑑於此，應審查申請人單一請求的兩個部份。

在申請人主張的第一部分中，申請人在the intervening association的支持下，主張上訴委員會無故駁回許多證據，理由是這證據與本案系爭商標以外的其他商標有關。這理由一方面是對系爭商標存在誤解（misinterpretation），另一方面是對《允許變更法則（law of permissible variations）》誤用。應依次審查這兩項主張。

1.　申請人主張系爭商標應該屬於圖案標記（pattern mark），判決有誤

申請人主張系爭商標圖樣的三條平行線有特定的長寬比例，但上訴委員會對這點有所誤解。申請人提出的商標申請平面圖樣（surface pattern），可以根據所應用的商品以不同的尺寸和比例再現，特別是三條平行等距線條可以不同方式延伸或切割，包括斜角。申請人進一步補充：依據EUIPO審查指南及申請人對其合法的期待（legitimate expectations），即使商標已經申請為圖形商標（figurative mark），但還是能夠依其使用態樣在商品上構成圖案標記（pattern mark）的事實，取得識別性。

EUIPO和訴訟參加人（the intervener）對申請人和intervening association提出的論點提出不同意見。根據207/2009號條例第4條，歐盟商標可以包括任何用圖形表示的標誌，只要這些標誌能夠區隔不同企業間的商品或服務。其次，註冊只能在申請人向EUIPO提交的註冊申請基礎上，在該申請範圍內有效，所以EUIPO可能沒有考慮註冊申請中未列出的商標特徵或附隨文件，因此必須再根據其他事實評估商標的識別性。

根據1995.12.13委員會條例（Commission Regulation，EC）No 2868/95的規則1(1)(d)和規則3(2)和(5)，執行有關共同體貿易的理事會條例（EC）No 40/94 mark，以及2018.3.5的歐盟實施條例（Implementing Regulation (EU)）2018/626，規定了實施2017/1001號條例某些條款的詳細規則，並廢除歐盟實施條例2017/1431中有關歐盟商標申請若有商標圖樣，圖樣必須指定特定顏色的規定。商標圖形表達方式的要求是為了確定商標本身，以確定註冊商標對其所有權人提供的保護範圍。因此，商標申請人應提交與其希望保護的主題精確對應的商標圖樣，一旦註冊商標，商標權人不得再取得比該圖樣範圍更廣泛的保護。

2868/95號條例第3(3)條規定：註冊申請得包含商標說明（may contain a description of the mark）。因此，如果註冊申請中包含描述文字，那麼該描述文字應與商標圖形一併考慮。最後，EUIPO還必須根據申請人在app中選擇的商標類型，檢查商標的識別性。

這裡要指出的是：2017.5.18的委員會實施細則（Commission Implementing Regulation (EU)）2017/1431正好和207/2009號條例相反，非常詳細地制定了某些條款的規則（按：Commission Implementing Regulation (EU)）2017/1431目前已被Implementing Regulation 2018/626取代）。而在本案無效宣告的申請日適用的第207/2009號條例和第2868/95號條例，均未提及「圖案標記（pattern mark）」，也未提及圖形商標（figurative mark）作為特定類型的商標的定義。即使如此，即使在Commission Implementing Regulation (EU)）2017/1431生效之前，法院也承認指定為圖形商標（figurative mark）的圖樣（sign）可以由一系列規律重覆的元素組成（a series of regularly repetitive elements）（參見2016.11.9判決的Birkenstock Sales v EUIPO (Representation of a pattern of wavy, crisscrossing lines案）。因此，在Commission Implementing Regulation (EU)）2017/1431生效之前，「圖案標記（pattern mark）可以註冊為圖形商標（figurative mark），其中包含圖像（image）（參見2012.9.19判決的Fraas v OHIM (Tartan pattern in light grey, dark grey, beige, dark red and brown)案）。

本案中，根據註冊申請，系爭商標已根據前述提到的圖示和文字說明之規定，登記為圖形商標（figurative mark）。

上訴委員會針對系爭商標的說明如下：本案商標係由三條相互平行的黑色線條組成，背景為白色，高度約為寬度的5倍，商標的特徵很少，包括高度和寬度的比例約5:1，黑色線條之間有等距的白色，以及線條本身互相平行。

上訴委員會對系爭商標的相關說明與該商標已登記的圖形密切相關，特別是上訴委員會發現系爭商標的總高度和寬度之間的比例約為5:1，且考慮到三條平行線條具有相同寬度，以及這些線條之間的白色間距等等細節，都非常正確。

然而，申請人adidas AG則不服上述上訴委員會的說明，申請人認為商標可以不指明其大小或比例登記圖形商標（figurative mark）（參見2014.7.10判決，Apple, C‑421/13, EU:C:2014:2070, paragraphs 19 and 27）。再者，系爭商標其實是圖案標記（pattern mark），在這些情況下，這裡所討論的商標圖樣唯一的重點是顯示由三條平行的等距線條組成的設計，無論這些線條的長度或其切割方式如何，都沒有影響，所以申請人adidas AG無法接受上訴委員會的論點。僅管在有爭議的這個判決中，上訴委員會透過考慮構成商標的不同要素的相對比例等細節，對系爭商標進行了詳細的描述，但是上訴委員會沒有提到可以在商品上複製整個商標的尺寸，來進一步界定這個有爭議的商標。

其次，申請人承認系爭商標被有效登記為圖形商標，原則上圖形商標以其圖式的比例登記（參見2014.7.10 Apple (C‑421/13, EU:C:2014:2070, paragraphs 19 and 27)），但申請人參照C‑421/13這個判決，主張判決僅表明圖樣設計就可以註冊為商標，即使圖樣中並未標明所指定使用在物體上的大小和比例；然而實際上根據該單一判決並不代表可以不定義商標圖樣本身比例就可以登記為商標。

第三，申請人認為系爭商標並非普通的圖形商標（figurative mark），而是一種比例不固定的圖案標記（pattern mark）。從系爭商標的圖式或其商標說明來看，它是由一系列重覆的要素所組成（it is composed of a series of regularly repetitive elements）。所以申請人主張：凡所有使用三條平行線等距線條者都在系爭商標保護範圍內，無論線條長度或切割方式如何。上訴委員會主張商標的總高度和寬度之間的比例約為5:1，構成商標圖樣的三條線以直角切割，這個看法和圖案標記（pattern mark）比例不必固定的前提，互相矛盾。而對商標圖樣的描述，「商標是由相同寬度的三條平行等距線條組成」的事實，且這些線條「可以應用於任何方向的商品」，也沒有具體指定線條的長度可以修改或線條可以傾斜切割。

最後，雖然在Commission Implementing Regulation (EU)）2017/1431生效之前，EUIPO的審查指南指出：商標描述的圖樣是符合EUIPO規定的圖形商標（marks depicting a pattern are “figurative” marks in accordance with [EUIPO’s] practice），但審查指南並未將圖案標記（pattern mark）和圖形商標（figurative mark）定義的不同明白標示是出自判決。審查指南只有提到：當圖形商標（figurative mark）僅由一組經常規律重複的元素組成時，可以被認為屬於一種圖案標記（pattern mark）（‘figurative trade mark [could] be considered as a “pattern” mark when it [consisted] exclusively of a set of elements that [were] repeated regularly）。

正因如此，按照審查指南，只能得到這個結論：「系爭商標是一個圖形商標（figurative mark）而非圖樣標記（pattern mark）。」所以上訴委員會對系爭商標的相關說明並沒有錯，而申請人無論如何都沒有理由依賴信賴保護原則來反對上訴委員會的意見。因此，申請人的法律請求第一部分，主張系爭商標屬於圖形標記，不成立。

2.　申請人主張判決誤用了「允許變更法」（law of permissible variations）

申請人主張：根據「允許變更法」，商標以不同形式方法使用，不會影響商標獨特的識別性（distinctive character），仍會被認為是商標的使用。申請人主張與上訴委員會意見相反都是源於和系爭商標使用態樣有關，而這商標使用態樣和評估系爭商標是否具有識別性有關。

在進入審查之前，必須先釐清207/2009條例第7(3)和52(2)條所指的商標「使用」（use）的概念。

(a) 207/2009條例第7(3)和52(2)條所指的商標「使用」的概念

申請人認為第7(3)和52(2)條所指的商標「使用」的定義，必須和該條例第15(1)條所述的商標使用的概念一致，包括在某些情況下商標實際上具體使用的態樣不同於該商標註冊時描述的形式。

EUIPO和參加人則認為：207/2009條例第7(3)和52(2)條中的「使用」比該條例第15(1)條所述的商標使用之概念更窄。為了確定商標具有識別性，商標權人只能依商標註冊時的態樣使用，最多只能接受微不足道的變化。就判斷商標的使用形式而言，必須確定商標「使用」的概念是否屬於第7(3)和52(2)條所指的涵義，207/2009條例第7(3)和52(2)條的解釋必須和該條例第15(1)條中「實際使用（genuine use）」的概念相同。

因此，應遵守207/2009條例第15(1)2之規定，註冊商標實際使用態樣應包括和註冊時不同的使用態樣（use of [that] trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of [that] mark in the form in which it was registered），這些使用形式的改變不會影響商標的識別性。根據條例規定，註冊商標必須有實際使用，且提供使用證據，使用形式可以和註冊時的態樣略有不同。

必須提出的是：避免強制要求商標實際使用的態樣和註冊登記的態樣嚴格一致，207/2009條例第15(1)2規定的目的是允許商標權人在商業使用中對商標圖樣在不改變其識別性的前提下可以變更，使其能更符合商品或服務營銷的需求。

反之，和207/2009條例第15(1)2不同的是，207/2009條例第7(3)和52(2)沒有明確規定商標使用態樣是否得不同於商標註冊時的態樣。這差異可以這樣解釋：本判決提到的規定是基於不同的理由，207/2009條例第15(1)2(a)僅適用於已經註冊且其識別性不存在爭議的商標，所以該條款可以在適當情況下使用某種和註冊時態樣不同的使用形式之使用證據來保護商標。相較之下，207/2009條例第7(3)和52(2)的前提是商標缺乏先天識別性，但是已經申請註冊，所以允許在一定條件下使該商標允許註冊或維持註冊。也就是說，207/2009條例第15(1)2(a)是以商標註冊為起點，檢視商標使用狀況（按：指有先天識別性的商標），而207/2009條例第7(3)和52(2)是以商標開始使用為起點，以便在符合特定條件下可以註冊商標（按：指需取得後天識別性的商標）。

事實上，本判決提到的為符合商標實際使用狀況，而對商標進行某些變更的必要性，也和該商標是否需取得後天識別性有關；因為不具先天識別性的商標使用後才能符合207/2009條例第7(3)和52(2)的規定。因此，根據該標準是否能使商標產生後天識別性而取得商標的權利，不能根據不同考慮因素的標準來判斷使用標準。如果可以透過商標的使用而取得商標保護，則也必須確保商標的使用態樣同樣受到保護。因此，關於商標使用態樣，檢視商標是否真實使用（取得後天識別性）的要求，類似於檢視商標是否具備先天識別性得註冊的要求。

因此，207/2009條例第15(1)規定的商標使用態樣，包括那些「不改變商標識別性要素而使用態樣略有不同的商標」，不僅是為了確定該商標是否按該條規定而實際上有真正使用，而且還要確定該商標是否透過使用而取得後天識別性。而在207/2009條例第7(3)和52(2)規定下，在確定商標已取得後天識別性前，也無法說明商標識別性究竟有如何的變化。

207/2009條例第15(1)2(a)涉及的商標實際使用態樣和登記態樣僅存在無關緊要極細微的不同，所以這種情況下商標實際使用態樣和登記態樣可被「視為大致相同」。在這些情況下，如同申請人所主張的，207/2009條例第7(3)和52(2)所指的商標使用概念必須解釋為不僅包括以提申商標時的態樣使用商標，也包括實際使用存在些微變化的使用商標。

本案上訴委員會的認定符合完全本判決上述所提的標準。

(b)「允許變更法」的適用

申請人認為上訴委員會錯誤地解釋了「允許變更法」，並存在以下謬誤：

(i) 本案系爭商標圖樣極為簡單，即使是微小的差異也可能導致商標識別性發生重大變化，
  而系爭商標已經註冊；

(ii)以反轉配色的態樣使用系爭商標，必然會影響商標識別性；

(iii)部分證據顯示有兩條平行線而非三條平行線的圖樣；

(iv)傾斜條紋的使用態樣變更了該商標的識別性。

EUIPO和參加人對申請人的主張提出答辯如下：

申請人的主張是質疑上訴委員會審查在申請人提出的證據中，包括目錄、其它宣傳資料等，是否夾雜出現和系爭註冊商標不同的商標圖樣的商品？

上訴委員會發現：申請人提出的大多數證據和系爭商標本身無關，而是與其他和系爭商標明顯不同的商標有關。上訴委員會特別舉出以下例子，證明申請人提出的證據無法證明系爭商標有實際使用：

因此，有必要審查申請人對不服判決提出的理由，才能確定上訴委員會是否有權駁回申請人提出的證據。

(1)　考慮到系爭商標的特徵（三條平行線）極其簡單

上訴委員會對系爭商標圖樣的描述為「非常簡單」（extremely simple），因為該商標的特徵相對少，且由白色背景上的矩形構造的三條黑色平行線組成，因此，即使是輕微的變化，也會對商標的特徵產生重大改變。

Ø   申請人並未對上述「非常簡單」的描述提出異議。

如果商標圖樣極為簡單，即使對商標進行微小的改動，也可能構成重大變更，因此變動後的態樣有可能不會被視為和原商標大致相同。商標越簡單，具有識別性的可能性就越小，對該商標的改變就更有可能影響其基本特徵，及相關公眾對該商標的印象。

Ø   上訴委員會有關商標極其簡單的性質的相關考慮因素，並不存在錯誤。

(2) 　配色顛倒的後果

上訴委員會認為：雖然系爭商標是由「白色背景和三條黑色平行線」組成，但可以承認它相當於「淺色背景和三條彩色平行線」。所以申請人用「黑色（或深色）背景和三條白色（或淺色）平行線」的使用證據，被撤銷並無不當。

申請人則認為：系爭商標實際上以改變（顛倒）配色的方式使用，不會改變其識別性。系爭商標以黑白方式註冊，沒有特定顏色的要求，根據207/2009條例第7(3)和52(2)的規定，在三條平行線和背景之間的初始對比中，用不同顏色組合的方式，仍屬於對系爭商標的使用。

對此應該注意的是：系爭商標是一個純圖形商標，不包括任何文字元素，而且幾乎沒有特徵，其中一個特徵是在白色背景下使用三條黑色平行線；另一方面，白色背景和分隔這些平行線的白色空間之間產生特定的對比。在此情況下，特別是考慮到有關商標圖樣極端簡單，和上述商標特徵的重要性，即使三條平行線和三條平行線間的間距之間形成強烈對比，也應採取淺色背景被保留的方案，否則顛倒配色的使用態樣，實在很難被當成是微不足道的變化。

Ø   　由此可見，上訴委員會駁回沒有顯示系爭商標的證據，深色背景和淺色三條平行線的使用態樣不被當作是商標使用證據，並無不當。

申請人堅持上訴委員會的看法和某些國家的法院，像是德國和法國某些法院的看法不一致，這些法院並沒有得到顛倒配色就不能當作商標使用證據的結論。但是，因為歐盟商標制度是一個自治系統（the EU trade mark regime is an autonomous system），具有其特有的一套目標和規則，該系統獨立於任何國家體系（參見2007.10.25 Develey v OHIM, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, paragraph 65），所以系爭商標只能根據相關的歐盟規則進行評估，國家在任何情況下都不能質疑依歐盟規則做出的決定之合法性。

申請人稱上訴委員會採用的方法使申請人陷於「不可能的情況（impossible situation）」，因為第二上訴委員會於2013.11.28的決定中採用了折衷解決方案（參見adidas v Shoe Branding Europe BBVA, Case R 1208/2012-2, paragraph 78）。在該決定中，第二上訴委員會發現申請人的另一個商標，使用黑色背景加白色平行線（配色完全和系爭商標相反），那麼申請人就應按商標圖樣原樣應用於商品上。但申請人主張：從2013.11.28的決定和本案決定來看，申請人實際上無法只用白色背景加黑色平行線，或黑色背景加白色平行線所組成的商標態樣，來使用商標【編按：意思是就算這樣使用，依上訴委員會的標準，還是不算嚴格遵照商標圖樣使用，因為包含有斜條文的使用態樣、切角不一定和三條平行線垂直…等問題，對上訴委員會而言，因為系爭商標過於簡單，所以些微的變化也會影響識別性。】

對於這個問題，基於法律確定性和健全行政管理的原因，對任何無效審查都必須嚴格且充分，以防止商標被不當登記。標誌（sign）是否得註冊登記為商標的具體標準，也適用於特定案件的實際情況，才能確定有爭議的圖樣是否被駁回。因此，本案中申請人不能只依賴EUIPO對他案圖樣准駁的決定可能對本案所致的潛在結果。2013.11.28的決定即使和申請人本案商標審查有相同的範圍和結果，在2015.5.21的判決中也被推翻（參見adidas v OHIM — Shoe Branding Europe (Two parallel stripes on a shoe)）。

申請人還主張應依循某些判決先例，其中普通法院認為使用不同顏色組合的某些商標，包括使用顛倒配色，也沒有改變這些商標的顯著特徵和識別性；但這個論點在本案並不適用。更重要的是，個案考量個案審查，申請人不能主張有法院認為顛倒配色不影響識別性，其他情況下顛倒配色的商標也都屬於Regulation No 207/2009第8(1)條的近似。

申請人和intervening association主張上訴委員會考慮商標圖樣的簡單複雜程度，及顛倒配色使用的兩商標缺乏等效，侵犯了Regulation No 207/2009第4條規定的原則；該原則規定「任何能以圖形方式表示的標誌，原則上都可以作為歐盟商標」。申請人認為上訴委員會的看法，將使得由圖案（pattern）或以黑白色組成的標誌，其後以不同態樣不同顏色使用，將自動被排除在外而不受歐盟商標保護。

對此，必須回頭參考Regulation No 207/2009第4條的規定：這裡所指的標誌（signs）只能構成歐盟商標，而這商標可用來區別不同企業間的商品。上訴委員會則是透過考慮商標特徵（characteristics）判斷是否具先天識別性，及不具先天識別性者是否透過使用而取得後天識別性，原則上並未排除將某些商標註冊為歐盟商標，所以上訴委員會沒有違反Regulation No 207/2009第4條的規定。

申請人也主張上訴委員會的看法將對商標權人產生不成比例的影響（disproportionate impact），如果上訴委員會的判斷方式得到認可，商標權人就難以證明其品牌（brands），包括貼在服裝上的商標圖樣也很難因使用而取得識別性，這表示申請人必須有系統地申請註冊其所有可能用到的圖樣，包括顛倒配色和所有不同顏色組合的圖樣。

然而，上訴委員會必須適用Regulation No 207/2009的規定，特別是駁回或撤銷不具識別性的商標註冊，不論這做法會對商標權人帶來多大的不便。Regulation No 207/2009第7(1)(b)條規定的目的是為了一般利益（general interest），此一利益顯然與商標保證商品來源的基本功能密不可分，使消費者能夠不混淆而將不同來源的商品或服務加以區隔（參見2004.9.16判決的SAT.1 v OHIM, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, paragraph 27, 及 2008.5.8判決的Eurohypo v OHIM, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, paragraph 56）。為了保障公共利益，要求商標權人適用Regulation No 207/2009而產生不便結果並不過份，因此上訴委員會的看法不違反比例原則。

(3)　白色背景搭配黑色平行線的圖像（images）

上訴委員會提到：申請人提交的某些圖像實際上只有二條而非三條黑色（深色）平行線搭配白色（淺色）背景，申請人不服，申請人認為上訴委員會只根據少數圖像作出了自相矛盾的結論，而且申請人提供的圖像不只二條深色平行線搭配淺色背景，也有三條深色平行線搭配淺色背景。

對此，就算如申請人所主張的，圖像實際上包括了三條深色平行線搭配淺色背景組成的圖樣，但這圖樣的確還是存在顛倒配色的使用情況，所以商標無論如何還是應該被駁回。

(4)　傾斜線條的圖像（Images showing sloping stripes）

在上面的附圖中，上訴委員會發現雖然運動員穿的衣服有三條平行線的標記，但線條傾斜角度和商標註冊申請時附的圖樣特徵不同，所以上訴委員會認為商標的具體使用態樣與系爭商標不同。

申請人主張因為條紋傾斜所以顯示的圖像也是傾斜的，條紋貼在運動員所穿的衣服上，所以條紋是傾斜的，且條紋的方向取決於運動員動作和衣服折痕與穿在身上的樣子。為了說明其論點，申請人請運動員穿著衣服再拍照，這些衣服帶有由三條平行線組成的標記（mark），這些標記看起來都是傾斜的而非垂直的。

對此，前面曾提到上訴委員會駁回理由之一，是商標的實際使用顛倒配色，這理由也同樣適用於上述申請人請運動員穿著衣服所拍的圖像，所以商標理應被駁回。申請人沒有提出和註冊商標相同配色（淺色背景深色條紋）的具體使用證據，但上訴委員會還是僅以條紋傾斜為由駁回商標，而條紋傾斜是事實，所以申請人也無法反駁。

(5)　關於適用「允許變更法」的結論

上訴委員會對申請人所作的各種圖像的分析意見，申請人沒有異議，這些圖像包括由「adidas」logo和包括三角形、三葉形、圓形的三個平行線圖形元素所構成的圖樣，在聽證會上，申請人明確表示這些圖樣無關緊要（the applicant expressly acknowledged the irrelevance of those images）。

申請人也不爭執以下事實：有些圖像是帶有標誌的鞋類，標誌由三條淺色平行條紋組成，這些條紋比商標註冊圖樣的條紋更粗更短，且用傾斜的角度切割。除了這些顛倒配色的使用態樣之外，實際使用同時也存在條紋長寬改變、條紋切割方式改變，這明顯影響了商標的若干特徵和商標的識別性。

圖像和使用態樣有關，這些實際使用態樣不同於商標註冊申請時的圖樣，將構成重大變化，所以申請人提出的商標使用態樣證據不能被視為大致等同於商標註冊的態樣。雖然申請人認為凡所有使用三條平行等距線條者都在系爭商標保護範圍內，無論線條長度或切割方式如何，但上訴委員會認為商標的總高度和寬度之間的比例必須約為5:1，所以僅憑具體使用態樣不符合這個比例，就決定駁回。上訴委員會對申請人未依註冊態樣使用商標的結論似乎並無錯誤，而上訴委員會駁回理由是這些圖像和系爭商標以外的其他標誌有關，所以申請人無故違反了「允許變更法」。 

申請人主張上訴委員會認為申請人就系爭商標在歐盟範圍內使用的結果，無法證明系爭商標具有後天識別性，是一個錯誤。申請人主張：已提供大量證據，無論是平行條紋的顏色、長度及是否傾斜，都應該在全球範圍內進行評估，而其所提證據已經確立了三條平行等距條紋的標記已經有密集使用，及相關公眾對系爭商標已有認知，並將其視為與申請人商品相對應的事實。該證據是針對整個歐盟領域範圍都有使用，同時也是系爭商標登記態樣的使用證據。

為了證明系爭商標有後天識別性，申請人不能只提出由三條平行等距線條組成的商標做為使用證據，事實上，從前述第一部分的說明可以發現，相關證據只是在商品上以登記態樣或類似登記態樣呈現系爭商標，不排除顏色顛倒配置或不符合商標登記時其他基本特徵的使用；所以有必要確定上訴委員會對申請人為了證明系爭商標已經使用而取得後天識別性所提出的證據之相關性的評估是否正確？也必須審查上訴委員會認定歐盟範圍內沒有使用證據是否正確？

1. 　證據的相關性（The relevance of the evidence）

根據判例法，為了評估在使用後商標是否取得識別性，還可以考慮以下因素：商標所占的市場比例、商標的密集程度、地理範圍廣泛程度和長期使用情況、企業為促進商標所投入的金額，由於商標而確定商品來自特定企業之比例、工商會或其他貿易專業協會的聲明（參見Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, paragraph 51, and of 18 June 2002, Philips, C‑299/99, EU:C:2002:377, paragraph 60）。

因此，商標所占的市場比例，及廣告投資促銷商標所指定使用的商品所占市場比例，可做為參考指標，以評估是否透過使用取得後天識別性（2006.6.22 Storck v OHIM, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, paragraphs 76 and 77）。而前面提到的這些市占比例等，都必須在全球範圍內進行評估。在這基礎上，相關消費者或至少其中很大一部分，已經因為商標而將商品視為來自特定企業，就可以承認這已經達到了註冊商標證據的要求。本案申請人提出的證據分為：(i)在第一部分已經討論過的圖像（images）；(ii)與申請人營業額、營銷和廣告支出有關的數字；(iii)市場調查；(iv)其他證據。

(a) 圖像（images）

 審查申請人提出的圖像，通常會對這些證據和商標間的相關性產生疑問。上訴委員會駁回了申請人提交EUIPO的大部分證據，因為這些證據中的圖像，尤其是本判決中所附呈的，大多數和申請註冊商標時的圖樣不相當。申請人承認製造了大量證據提交給普通法院（General Court）以證明系爭商標係廣泛地以和註冊申請相同方式被使用（an ‘enormous amount’ of evidence showing the mark at issue in the ‘same’ or ‘broadly’ the same dimensions as the registered form of that mark）。但從申請書所附的大量文件中不易看出證據上的圖樣和系爭商標登記的態樣大致相當。申請人提交給EUIPO近12,000頁的使用證據，但撤銷部門（the Cancellation Division）和上訴委員會卻都認為申請人並未提供有關商標的使用證據，而且必須說明的是，申請人未向普通法院確認提交EUIPO的圖像和當初商標註冊登記的圖樣大致相同而得做為使用證據。上訴委員會駁回的某些圖像，例如貼在運動袋上的由三條平行線條組成的標誌，運動袋並不屬於系爭商標指定使用的商品範圍，所以這些證據都與本案無關。即使申請人提供的某些圖像的確和系爭商標相對應，得證明商標使用，但是申請人並沒有進一步提供其使用的範圍規模和使用時間，或者這使用對相關公眾對系爭商標的認知有何影響。所以這些圖像並不能證明相關公眾或其中的一部分，能夠因為這些使用，而能根據該商標區辨商品來自特定企業。

(b) 與營業額、營銷和廣告費用有關的數據

申請人向EUIPO提交宣誓書，聲明「adidas品牌」（adidas brand）及「三條平行線商標」（3-Stripes Mark）在28個歐盟成員國關於營業額、營銷和廣告費用有關的數據，宣誓書聲明adidas AG企業出售的所有商品幾乎都帶有「三條平行線商標」，且其絕大部分的廣告資料也都顯示了這個「三條平行線商標」。宣誓書中還提到德國、法國、波蘭和英國的「adidas品牌」的市占率，並總結了申請人在體育賽事和相關比賽方面的贊助活動。

上訴委員會和撤銷部門一樣，認可申請人提出的宣誓書提及的「令人印象深刻的數據」（the ‘impressive’ figures），申請人的確在歐盟內部密集持續地（in an intensive and ongoing manner）使用了一些商標，並為推廣這些商標挹注了大量的投資。但上訴委員會也發現，無法在申請人提供的數據和系爭商標，以及數據和商標使用的相關商品間，建立聯繫。申請人提供的數據涉及企業的全部業務，所有商品和所有商標都合在一起，所以其中包括銷售和推廣與系爭商標指定使用商品不相關的商品，例如運動袋/運動包，也包括銷售和促銷與系爭商標有關的商品。此外，申請人向EUIPO提交的與體育營銷及廣告資料有關的大多數證據，出現由三條平行線組成的標誌，這些證據中的標誌，尤其是顛倒配色的，都和系爭商標註冊的態樣並不相同。在這種情況下，與營業額、營銷和廣告費用有關的數據，也無法證明系爭商標已經有使用，並且因使用而使系爭商標具有後天識別性。

(c) 市場調查（Market surveys）

申請人向EUIPO提交了23筆市調資料，從1983-2011年分別在德國、愛沙尼亞、西班牙、法國、義大利、荷蘭、羅馬尼亞、芬蘭、瑞典和英國進行；但上訴委員會認為申請人提出的許多市調資料都與本案系爭商標無關。對此，應該先將申請人提交EUIPO的市調資料分成二類：

申請人明確提到2009-2011年在愛沙尼亞、西班牙、法國、羅馬尼亞的普通法院共進行了5次市調，這些市調採用相同方法進行，並以圖形方式呈現，有助於讓市調問卷能確認系爭商標的識別性（degree of distinctiveness），及可以透過系爭商標區辨商品來自於同一企業的消費者之比例。根據這些市調結果，公眾識別性為：德國57%，愛沙尼亞48.3%，西班牙47.1%，法國52.0%，羅馬尼亞30.6%。對於購買/使用或可能購買/使用運動服或運動器材的特定公眾而言，對系爭商標識別性程度較高：德國63.5%，愛沙尼亞52.4%，西班牙62.7%，法國62.7%，羅馬尼亞43.2%。申請人主張這些市調數據都和系爭商標的使用有關，且能衡量相關公眾對系爭商標的識別性。上訴委員會、EUIPO和訴訟參加人都對市調方法沒有疑問，所以申請人認為這些市調原則上都屬於相關證據，目的是確定系爭商標因使用而取得了後天識別性。

但必須注意的是：在5次市調中，參與者先被問到是否已經看過與運動服或運動器材有關的商標，因為申請人堅持在體育活動和比賽期間使用系爭商標，所以不能排除這個問法有助於將系爭商標和受訪者印象中的特定企業聯繫起來。在這前提下，市調和商標指定使用的商品必須要有一定的關連性。申請人在書面答辯狀中只提到向EUIPO提交18次市調資料，以及上訴委員會駁回了這些市調，但這18次市調是針對和系爭商標圖樣「大致類似」（但並不相同）的標誌進行的，尤其是顛倒配色的標誌，還有平行條紋數量和系爭商標不同的標誌，這些都和系爭商標當初申請註冊的圖樣不同。

因此，1983德國、1986/1991/2009西班牙、2011法國、2009義大利、2005芬蘭、2003瑞典、1995英國舉行的，與由固定的兩條/三條/四條平行等距線條組成的圖樣（sign）有關的市調，這些長度、寬度和顏色組合不同的線條總是以特定方式貼在鞋子上，並以傾斜的角度切割；還有2001/2004德國、1995西班牙、2004/2009義大利、2004荷蘭進行的，針對黑色衣服上有二條或三條平行等距條紋組成的圖樣的其他市調，其中一些市調商品上的圖樣因有導致混淆誤認的可能性，所以不能作為系爭商標因使用取得後天識別性的證據。1984德國、1991西班牙進行的市調則未將圖形商標（figurative mark）做為其市調標的，而只是用德文/西班牙文文字說明「三線條」（three stripes），這種情況對於上訴委員會駁回市調做為使用證據，申請人沒有理由表示不服。

(d) 其他證據

申請人還向EUIPO和普通法院提出了大量其他證據，包括國家法院判決或新聞提及「三條線商標」的相關剪報，但申請人並未在本案訴訟的第二部份中明確具體提到這些證據，也沒有說明國家法院和新聞剪報的哪些部份和這裡提到的上訴委員會對系爭商標取得後天識別性的評估有關。在訴訟請求的第一部分中，申請人提到德國法院的兩件判決，然後又提到法國法院的判決，以及法國的判決結果在上訴中被維持，本案判決附件A.8有提到前述德國/法國判決中承認申請人商標的聲譽（reputation），以及先前商標的使用，已經使商標具有後天識別性。但是必須釐清的是：德國法院的判決指的是申請人「三條平行線」的商標，法國法院判決則指的是「與三條白色平行條紋組成的標誌相關聯，並與黑色背景形成對比」的商標。因此，這些判決未能涵蓋可能被視為等同於本案系爭商標註冊的使用態樣，所以德國/法國這些判決與確認系爭商標是否透過使用而取得後天識別性的評估無關。

2.　在整個歐盟範圍內使用系爭商標和透過使用取得後天識別性的證據

根據Regulation No 207/2009第1(2)條，歐盟商標應具有單一性（unitary character），並在整個歐盟具有同等效力。根據歐盟商標這個單一性，商標必須具有先天識別性，或透過使用取得後天識別性，才能取得歐盟商標註冊。因此，對於一開始在所有歐盟成員國都不具識別性的商標，只能透過證明其在整個歐盟範圍內的使用取得後天識別性，才能取得商標註冊。無可否認，即使是透過使用取得後天識別性，也要證明在歐盟的哪一部分已經取得後天識別性，所以一開始就要求申請人提供商標具有識別性，以及商標在哪些成員國已經具有識別性的證據，是不合理的。實際上，Regulation No 207/2009並沒有規定要求在每個歐盟成員國都提出個別證據來認定是否透過使用取得後天識別性，因為要確定某一個特定的圖樣（sign）是否在幾個歐盟成員國，甚至整個歐盟，透過使用而取得後天識別性，是很難想像的【編按：範圍太廣，難以證明】。特別是某些商品或服務，經銷商可能基於銷售戰略考量，將幾個成員國合成一個區域來處理，這樣的跨境市場中使用圖樣的證據可能和同一個區域的所有成員國都有關；由於兩個成員國之間的地理、文化或語言接近，第一個國家的相關公眾可能因為對第二個國家市場上的商品和服務有足夠了解，所以認知相同。根據這些調查結果得出的結論是：如果商標本身缺乏識別性，儘管沒有必要，但為了符合Regulation No 207/2009第7(3)的規定取得註冊，在所有歐盟成員國都要提交透過使用取得後天識別性的證據；這同樣適用於根據Regulation No 207/2009第52(2)條維持商標註冊（maintaining registration of a mark）的情況。

本案系爭商標在整個歐盟內部本質上都缺乏識別性，這點是共通的，所以上訴委員會有權審查系爭商標是否在整個歐盟範圍內對相關公眾具有識別性。檢視申請人提出的證據，唯一與系爭商標取得後天識別性相關的是5國的市場調查，但是這市調只含括5個歐盟成員國，只屬於整個歐盟的一部分；申請人根據判例法，主張不必在每個歐盟成員國都提供相同類型的證據，申請人在5個成員國分別統計了營業額及為推廣商標而進行的投資，這些文件證明系爭商標在不同成員國都以類似的方式使用，所有成員國市場比照辦理的情況下，歐盟做為一個整體，申請人提供的各種使用證據能夠證明系爭商標在歐盟全境已經因為使用而取得後天識別性。但這種說法無法被法院接受。

首先，除本判決提到的5次市調外，申請人並未提供其他有關後天識別性的使用證據，也沒有就未涵蓋的23個成員國提供更多證據。其次，僅從成員國蒐集到的營業額和廣告費用數據，不足以證明識別性是否也跨及不同的一個或多個跨國市場。尤其是申請人沒有證明無論透過經銷商的分銷網路或銷售策略組織，其他23個成員國的國家市場相關公眾已經對系爭商標有一定認識。雖然申請人提出贊助歐洲和國際體育賽事的證據，但申請人未說明活動贊助和商標使用取得識別性如何產生關聯的論點，以及活動贊助為何能讓商標在非舉辦賽事的成員國市場也具有識別性？就算這些營業額和廣告費用數據和系爭商標完全相關，前面提到的5次市調結果也不能一體適用到所有歐盟會員國。

在此情況下，申請人所提出的各種證據，分別甚至整體來看，都不能證明在整個歐盟範圍內有使用系爭商標，也不足以證明系爭商標指定使用的商品，在歐盟範圍內已經能和其他企業提供的商品做區隔。因此，上訴委員會所做的判斷，認為申請人並未證明系爭商標在歐盟範圍內已透過使用取得後天識別性，並無不當；申請人請求的第二部份應全部駁回。

因此，歐盟法院判決本案駁回，adidas AG除應負擔本身訴訟費用外，還需支付EUIPO和Shoe Branding Europe BVBA的訴訟費用。Marques則應自行負擔訴訟費用。
 

歐盟法院判決全文參見
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215208
&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=10406520