台灣甘百世 vs 北美Hershey's
巧克力訴訟，中間判決不構成不正競爭
【案號：106年度民公上字第5號】
上 訴 人：The Hershey Company（美商華氏食品工廠）（以下簡稱「Hershey Co.」）
被上訴人：甘百世食品工業股份有限公司（以下簡稱「甘百世公司」）
上述當事人因公平交易法損害賠償等事件，對106年9月22日智慧財產法院105年度民公訴字第5號一審判決提起上訴；智慧財產法院就中間爭點於108年2月14日言詞辯論終結，做出中間判決，判決被上訴人甘百世公司就以下所示附件二之巧克力，侵害上訴人附件一所示之註冊第1643419號、第1643420號、第1433055號商標權，但無公平交易法第22條第1項第1款、第25條不公平競爭情事。
附件一：上訴人Hershey Co.之系爭商標
附件二：被上訴人甘百世公司之系爭產品
▓ 上訴人主張：
1. 上訴人為附件一所列三件商標之商標權人，三件商標皆指定使用於糖果等商品，且均在商標權期限內。被上訴人未經上訴人同意，所生產及販售之附件二所列巧克力等產品（以下簡稱「系爭產品」）之外包裝上使用之商標，與上訴人系爭商標構成近似，致相關消費者產生混淆誤認之虞，有違商標法第68條第3款規定，侵害上訴人商標權。
2. 上訴人乃全球知名國際巧克力大廠，於西元1894年創立以來以「Hershey 」品牌行銷，於1969年即在國內銷售巧克力產品，並持續推廣行銷系爭商標產品，上訴人不僅於富士比2016年度全球最有價值品牌排行榜中排名第99名，商標價值為67億美元，於美國巧克力市場市佔率高達44.1% ，且2005年至2010年間花費超過美金1 億元於廣大媒體行銷KISSES產品，足見上訴人之公司名稱「HERSHEY 」、銀色鋁箔紙水滴型巧克力之商品包裝（如附件四所示），於台灣境內具高度知名度，為著名表徵。
3. 然上訴人所生產及販售之原證12至15產品，其包裝上記載「KAISER」、「KAISER 'S 」字樣與上訴人公司名稱「HERSHEY 」近似，原證12至14產品均係以銀箔紙包覆水滴狀立體巧克力，與上訴人KISSES水滴狀巧克力之商品包裝高度近似，已造成國內相關消費者混淆誤認之實害，足見被上訴人原證12至15產品有紊亂市場交易秩序，對上訴人進行不正競爭之情，違反現行公平法第22條第1 項第1 款、第25條之規定。
4. 爰就被上訴人103年8月5日至今侵害商標權之行為，自104年2月4日至今違反公平法之行為，依商標法第69條第1、3 項、公平法第29、30、31、33條、公司法第23條第2 項、民法第195條規定，提起本件請求。
▓ 被上訴人主張：
1. 被上訴人公司販售系爭產品並無違反商標法第68條第3款規定：
(1) 上訴人系爭商標註冊前，早已註冊附件三商標，而系爭產品上所使用之圖樣，均係合法使用附件三商標，縱實際使用方式與註冊商標略有不同，但依一般社會通念仍不失其同一性，無侵害上訴人商標權情事。縱認其未實際使用附件三商標，然系爭產品包裝上所載「KAISER」及「KAISER'S」字樣，與上訴人原證3、4「HERSHEY'S」商標，或原證6 「KISSES」商標，無論在外觀、讀音或意義上均明顯不近似。
附件三：被上訴人公司之註冊商標
(2) 上訴人所提公司品牌總排名或美國巧克力市場總排名之證據，顯與國內之消費市場無涉，上訴人未證明系爭商標為國內消費者所普遍認識，上訴人所提網路文章、留言難以證明相關消費者有混淆誤認之虞，況被上訴人公司早於70年代已於我國銷售巧克力商品，國內消費市場通路涵蓋雜貨店、量販店、百貨超商業等，甘百世品牌已為國內相關消費者所熟悉，消費者實能區辨兩者為不同商品來源，自無違反商標法第68條第3款規定可言。
2. 被上訴人公司販售原證12至15產品並無違反公平法情事：
(1) 公平法第22條第1 項第1 款著名表徵係指有客觀證據足以認定廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言，然水滴型之巧克力或糖果為常見形狀而不具獨特性，銀色鋁箔紙為巧克力商品慣用之包裝並具功能性，非公平法保護之對象，且上訴人並未證明其公司名稱及商品包裝已達公平法著名表徵之程度，亦未證明被上訴人產品與其所謂的表徵有為相同或近似使用使消費者混淆誤認，上訴人主張並非可採。
(2) 附件二產品上使用「KAISER」、「KAISER'S」乃合法、善意使用被上訴人公司英文特取名稱，且該名稱亦與上訴人公司名稱「HERSHEY 」全然不同，自無仿冒或攀附上訴人之惡意。上訴人雖自稱係世界知名之巧克力產品，然而其在國內市場通路極為稀少，也無對國內消費者進行長期推廣銷售之行為，反觀被上訴人公司產品長期在國內行銷，早廣為國內消費者所知悉，上訴人亦無其他證據資料證明被上訴人公司有何攀附其產品之行為，或積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引消費者錯誤方式從事交易之行為，亦未證明對其造成何種權益之損失，或如何影響其於市場上之競爭地位，是上訴人主張被上訴人違反公平法第25條規定，並無理由。
▓ 法院經查以下事實為兩造所不爭執，且均有附卷證據可稽：
1. 上訴人為附件一所示系爭商標之商標權人，上開商標皆指定使用於巧克力、糖果等產品，且均在商標權期間內。
2. 附件二所示原證12至16巧克力產品，為被上訴人公司所生產、販售。
3. 被上訴人公司於66年間起即陸續註冊取得附件三所示商標。
▓ 中間爭點簡化如下：
1. 原證12至16產品，是否使用近似於上訴人系爭商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞，而違反商標法第68條第3 款規定？
2. 原證12至15產品，是否以上訴人著名之公司名稱、商品包裝，於同一或類似之產品，為相同或近似之使用，而有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，而違反公平法第22條第1項第1款、第25條規定？
▓ 智慧財產法院判斷：
1. 法律適用基準：本件有關是否侵害商標權或違反公平法，應適用現行之商標法及公平法規定。
2. 違反商標法部分：
(1) 按「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」商標法第68條第3 款定有明文。又所謂「有致相關消費者混淆誤認之虞」，係指行為人之商標有使相關消費者對其所表彰之商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞而言。判斷二商標有無混淆誤認之虞，得參酌：(1)商標識別性之強弱；(2)商標是否近似暨其近似之程度；(3)商品、服務是否類似暨其類似之程度；(4)先權利人多角化經營之情形；(5)實際混淆誤認之情事；(6)相關消費者對各商標熟悉之程度；(7)被控侵權商標之使用人是否善意；(8)其他混淆誤認之因素等，綜合認定是否已達有致相關消費者產生混淆誤認之虞。
(2) 依上開因素審酌如下：
A. 商標識別性之強弱：
原證16產品包裝上記載「72%COCOCA DARK CHOCOLATE」，另有一白色長方型區塊內有「KAISER」文字，因「72%COCOCA DARK CHOCOLATE」僅為產品性質之描述，故應以「KAISER」作為原證16所使用之商標圖樣。附件一之原證3 、4 、6 系爭商標，或附件二之原證12、13、14、15、16產品上所使用之商標圖樣，整體商標圖樣均非沿用既有的詞彙或事物，具指示及區別來源的功能，應認均具有識別性。
B. 商標近似之程度：
按商標近似，係指異時異地隔離與通體觀察，商標整體在外觀、觀念或讀音方面有相似處，若其標示在相同或類似的商品或服務時，具有普通知識經驗之相關消費者，於購買時施以普通之注意，可能會誤認兩商品或服務來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯而言。次按判斷商標是否近似，應以商標圖樣整體為觀察，此乃係因商標呈現在商品／服務之消費者眼前的是整體圖樣，而非割裂為各部分分別呈現（最高行政法院104 年度判字第15號判決意旨參照）。又商品不同，消費者之注意程度也不同，例如專業性之商品，消費者為該領域之專業人士，對於兩商標間之差異點較能區辨，而單價較高之商品，消費者於購買時也會施以較高之注意，以免買錯商品造成損失。
本件系爭商標係指定使用在巧克力、糖果等商品上，而系爭產品均為巧克力商品，且兩者販售地點為常見的便利商店、大賣場，單價不高，故在判斷兩商標是否構成近似時，應以該等相關消費者之角度來觀察。
→原證12至14產品使用之商標圖樣與原證6 商標構成近似。
→原證15、16產品使用之商標圖樣與原證3 、4 商標構成近似。
C. 商品是否相同或類似：
兩造商標均使用於巧克力、糖果商品上，因此商品類別相同。
1. 被控侵權商標之使用人是否善意：
上訴人創立於1894年，創立以來即於以原證3 、4 之「Hershey's 」商標行銷產品，且至遲於1956年起即以原證6 或與原證6 不失同一性之水滴型商標行銷產品，另上訴人於1971年起，即於菲律賓、美國、香港、澳洲、中國、韓國、新加坡、印尼、越南、埃及、沙烏地阿拉伯及我國等地，就附件一所示系爭商標進行註冊登記等情，有媒體報導、網頁資料、各國商標註冊登記資料等附卷可按。
上訴人歷年來在全球使用原證6 商標圖樣雖有部分略有不同，然其差異處僅水滴型圖樣下方緞帶有無之差異，整體觀之，與原證6 商標並不失同一性，上訴人於63年起即於我國報紙刊載平面廣告促銷使用原證3 、4 「Hershey's 」商標之產品，上訴人公司自創立起，即已於全球使用原證3 、4 、5 之系爭商標行銷商品，並至遲於63年、66年起即於我國以系爭商標行銷商品等情，應堪認定。
被上訴人公司係設立於66年，是其使用原證12至16包裝上之商標行銷商品之時間，明顯晚於上訴人，被上訴人公司與上訴人同為製造巧克力業者，對於競爭同業之資訊不僅會比一般消費者更為注意，且以上訴人在全球之行銷時間及情形，以及至遲於63年起就在我國行銷商品之情況觀之，衡諸常情，被上訴人公司對於上訴人早就使用附件一系爭商標行銷商品之事實，顯然知之甚詳，然其竟然使用與系爭商標近似程度不低之商標，於原證12至16商品上，自難謂出於善意。
2. 實際混淆誤認之情事：
相關網路列印資料…上訴人稱已有消費者實際產生混淆誤認情事，應堪認定。
3. 相關消費者對各商標熟悉之程度：
上訴人所提證據可證明，其中原證3 、4 商標行銷已長達百年時間，原證6 商標行銷已至少長達60多年時間，且上訴人至遲分別於63年、66年起即於我國以系爭商標行銷商品等情，又我國媒體於65年報載、92年報載、95年報載、97年報載，再依上訴人所提106年1月24日Costco賣場照片…，以上可證明，上訴人不僅於國外以系爭商標行銷商品已有60多年以上之時間，且於60年代在我國行銷系爭商標起，至今仍持續在我國行銷系爭商標商品，堪認我國相關消費者對上訴人系爭商標應有相當程度之熟悉。被上訴人所提之行銷資料甚少，且至今仍有消費者無法區辨兩者為不同商品來源，自無法證明兩者在市場併存之事實已為相關消費者所認識而不會產生混淆誤認之虞，本院認與上訴人系爭商標之行銷期間及行銷情形相較，仍應認相關消費者對上訴人系爭商標較為熟悉，自應給予系爭商標較大之保護。
4. 經綜合審酌上開因素後，本院認附件二系爭產品，有侵害附件一系爭商標權之情事，應堪認定。
3. 違反公平法部分：
1. 有關公平法第22條第1項第1款部分：
(1) 按事業就其營業所提供之商品或服務，不得以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。公平交易法第22條第1項第2款定有明文。
最高行政法院105年11月份第1 次庭長法官聯席會議決議：「本規定（即商標法第30條第1 項第11款）後段所述之著名商標，其著名程度應解釋為超越『相關』消費者而臻『一般』消費者普遍知悉之程度，始有本規定後段規定之適用，與本規定前段規定僅限於『相關』消費者不同…故商標法施行細則第31條針對『著名』之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之『著名商標』。」
然上開最高行政法院聯席會議決議，係針對商標法第30條第1 項第11款前段與後段「著名商標」之著名程度是否應不同而為之決議，與公平法無涉，是公平法第22條第1 項第2 款有關「著名」之修正既係參酌商標法「著名」之規定而來，而商標法施行細則第31條已明文規定商標法所稱之「著名」係指「相關」事業或消費者所普遍認知者，則本院認有關公平法第22條「著名」之解釋，即應依上開商標法施行細則之規定為解釋，並無適用最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議之餘地。
(2) 商標法中有關「著名商標」之認定，應就個案情況，考量商標識別性之強弱、相關事業或消費者知悉或認識商標之程度、商標使用期間、範圍及地域、商標宣傳之期間、範圍及地域、商標是否申請或取得註冊及其註冊、申請註冊之期間、範圍及地域、商標成功執行其權利的紀錄，特別指曾經行政或司法機關認定為著名之情形、商標之價值、其他足以認定著名商標之因素等綜合判斷之。而修正前公平法第20條所稱相關事業或消費者所普遍認知，指具有相當知名度，為相關事業或消費者多數所周知，判斷表徵是否為相關事業或消費者所普遍認知，應綜合審酌：訴求之廣告量；市場之行銷時間、銷售量、占有率；是否經媒體廣泛報導，足使相關事業或消費者對該表徵產生印象；具有表徵之商品或服務之品質；口碑、公正客觀之市場調查資料；相關主管機關之見解，此有104 年3 月18日廢止之公平交易委員會對於公平交易法第20條案件之處理原則可資參照，該處理原則雖經廢止，然其內容與商標法對於認定「著名」商標之審酌因素大體相同，均可作為本件審酌之參考。
(3) 另商標法有關「著名」之認定，參司法院釋字第104 號解釋，應以國內消費者之認知為準，因此，欲主張商標為著名者，原則上，應檢送該商標於國內使用的相關證據，惟商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名，本院認公平法第22條第1 項第1 款「著名」之認定，亦應採相同標準。
按「前項姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品或服務之表徵，依法註冊取得商標權者，不適用之。」公平法第22條第2 項定有明文。本件上訴人所主張著名者為其「HERSHEY 之『公司名稱』」、及「銀色鋁箔紙水滴型巧克力之『商品包裝』」此二者均未在我國依法註冊取得商標權又有關商標混淆誤認之虞判斷因素中的「消費者對各商標熟悉程度」，乃是在比較商標權人之商標與被控侵權商標，何者為國內消費者較為熟悉，因此本件系爭商標無須達到著名程度，只須比附件二商標為國內消費者所熟悉，即可在該審酌因素中取得較有利之認定，此為商標法之適用情形。
然在公平法中，符合公平法第22條第1 項第1 款所稱「著名」的公司名稱或商品包裝，不是只要比附件二產品為消費者熟悉就好，還須到達「國內」之「相關消費者」普遍認知之程度，始足當之，因此，縱使本件系爭商標較附件二商標為我國相關消費者所熟悉，也不代表系爭商標之公司名稱「HERSHEY 」或原證6 商標商品所使用的「銀色鋁箔紙水滴型巧克力之『商品包裝』」，已為我國相關事業或消費者所普遍認知，此兩者仍有程度上之不同，自無公平法第22條第2 項適用餘地。
是否符合公平法所稱「著名表徵」，應以「國內」之「相關」事業或消費者認知為主，本件「相關」消費者，已幾乎涵蓋「一般」消費者，是以下有關上訴人所主張之公司名稱或商品包裝，在相關消費者心中，是否已達著名程度，自應以小學生至老年人這範圍年齡層的「相關」消費者的認知來認定。
(4) 有關「好時（Hershey ）」品牌於富士比（Forbes）2016年度全球最有價值品牌排行榜中排名第99名，商標價值為67億美元之報導，僅可證明「HE RSHEY 」品牌有極高之價值，但不代表國內之相關消費者即普遍知悉「HERSHEY」這個公司名稱或其所代表之品牌。下列媒體報導或影片…均是針對美國市場的調查或該產品在歐美的受歡迎程度，非我國國內市場或消費者之反映。我國有關Hershey's產品之報導、廣告、賣場照片或網頁、相關部落格網頁，僅可證明上訴人於60年代起就在我國販售巧克力等產品，但上訴人並未提出任何在我國行銷產品的銷售數據，實無從得知上訴人產品在我國銷售情形，是否已廣泛到可使我國相關消費者知悉其商品包裝及公司名稱之程度。上訴人前開所舉的相關外文報導或資料，若有證據可證明其在國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定為著名，但因為上訴人就此部分並未提出任何證據證明，所提國內討論資料亦不多，實無從使本院獲致有利上訴人之心證。
(5) 據上，上訴人未證明「HERSHEY 之『公司名稱』」、及「銀色鋁箔紙水滴型巧克力之『商品包裝』」，已達我國相關事業或相關消費者所普遍認知之著名程度，則其主張被上訴人就附件二原證12至15產品，有違反公平法第22條第1 項第1款規定云云，自不足採。
2. 有關公平法第25條部分：
(1) 按公平法第25條規定「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」乃不公平競爭行為之概括性規定，僅適用於公平法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，無再依本條加以補充規範之餘地。該條所稱交易秩序，泛指一切商品或服務交易之市場經濟秩序，包含產銷階段之水平競爭秩序、垂直交易關係中之市場秩序以及符合公平競爭精神之交易秩序。又判斷是否「足以影響交易秩序」時，除考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性存在等項外，尚應考量交易習慣與產業特性。事業以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯誤之方式，從事交易之行為，依整體交易秩序綜合考量，如已造成當事人間之私法上利益分配或危險負擔極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文規定合致。惟倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該條之適用（最高法院107 年度台上字第1967號判決意旨參照）。
(2) 查，上訴人對於被上訴人公司生產、販售附件二原證12至15產品之行為，如何影響市場交易秩序（含水平競爭秩序或垂直交易關係中之市場秩序之運作）、受害人數之多寡、造成損害之量及程度等，攸關被上訴人公司所為是否係足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為及程度判斷之事項，然上訴人對此並未舉證，是上訴人主張被上訴人有違反公平法第25條之行為云云，自不足採。
(3) 綜上，本院就上開中間爭點，認被上訴人公司就附件二所示巧克力，侵害上訴人註冊第1643419 號、第1643420 號、第1433055 號商標權，但被上訴人並無公平交易法第22條第1 項第1 款、第25條不公平競爭情事。
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