英國法院判決：
雀巢KitKat四指巧克力不具識別性，不得註冊立體商標

【Case No: A3/2016/0539；Société des Produits Nestlé SA v. Cadbury UK Ltd.；Date: 17/05/2017】

Société des Produits Nestlé SA（以下簡稱「雀巢」）1998年收購了源自 1935年的英國公司朗特里（Rowntree）類似KitKat巧克力條的產品，1937年來自挪威的糖果公司Freia也推出了四指造型巧克力，該公司在 1993年由億滋國際收購，並成為Cadbury UK Ltd.（「以下簡稱「吉百利」）的旗下品牌。

▓　事實經過

本案判決是雀巢不服2016.1.20.英國高等法院[2016]EWHC 50(Ch)的判決上訴所為判決，源於雀巢 2010.7.8.向英國智慧財產局提出立體商標申請（參見左上圖），指定使用在第30類巧克力等商品；此立體商標乃雀巢在英國以KitKat為名暢銷的四指（four-finger）巧克力，實際販售的商品除了此立體形狀外，還在每個手指上壓印了KitKat的標誌。多年來，雀巢此款巧克力產品的商標外觀並無太大變化，目前的商標圖樣如右上圖。KitKat一直用帶有KitKat標誌的包裝販售，多年來都用兩層包裝，內部銀箔、外部紙套則有右圖的商標圖樣。最近則開始改用單層包裝，一樣印有商標，所以除非打開包裝，否則肉眼無法直接看到內部的巧克力形狀。

事實上，雀巢除了這款四指巧克力外，還有二指版本，但與本案無涉。

雀巢申請立體商標時，吉百利曾提出異議，認為商標缺乏識別性（lacked distinctive character），不符合2008.10.22.歐洲議會2008/95/EC理事會指令（以下簡稱「指令」）§ 3(1)(b)的規定。

對此，雀巢答辯主張：依據§ 3(1)(b)的規定，系爭商標符合§ 3(3)，商標因為有使用的事實而具有識別性，且在商標提出申請前就已經開始使用。

英國智慧局2013.3.18.收到吉百利的異議，2013.6.20.審查委員做出決定，認為系爭商標用在所指定的第30類商品缺乏固有之獨特性/先天識別性（inherent distinctive character），且並無與指定商品有關的獨特性質（即第二層意義/後天識別性）。

2013年12月因為訴訟舉行了聽證會，在2014.1.17.的判決([2014] EWHC 16 (Ch))中（以下簡稱判決一），聽證官錯誤地認定系爭商標在所指定的蛋糕糕點上已取得後天識別性（acquired distinctiveness），所以有必要由歐洲法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）審理做出判決。聽證官提出了三個問題要求裁判，但只有第一個與本案有關，其他二個問題實際上與本案前面提到的爭議無涉。

CJEU於2015.9.16做出判決（Case C-215/14），判決內容把商標可註冊性問題聚焦在商標是否已取得獨特性/第二層意義；但雀巢不服，再提起上訴。

2016.1.20.做出了上訴判決（以下簡稱判決二），法官認為「是否具後天識別性」並非法律問題，所以駁回上訴。雀巢則主張有相當大比例的消費者，當看到系爭商標的立體形狀時，就會認為它是KitKat；當這些消費者把這形狀認定是KitKat時，代表是來自單一來源的特定商品。這表示系爭商標已經符合§ 3(3)所稱上的識別性。雀巢更主張：聽證官和法官認為消費者在購買商品當下或購買後，其實都是依賴包裝圖樣來識別，所以需要更多證據證明系爭立體商標有識別性，但並沒有法律依據來要求更進一步的證明，這也和CJEU過去在這種情況下的判決不一致。

吉百利則主張：聽證官和法官質疑的問題是正確的，也就是消費者是否認為系爭商標是一個原產地的標誌。法院同意吉百利的主張，並判決有證據顯示消費者將商標和雀巢聯想在一起，並不表示這已經滿足§ 3(3)所要求的後天識別性。

▓　法律規定

指令§ 3規定：「駁回或無效理由：

(1)以下內容不得註冊，若已註冊，商標可能被宣布無效：…(b) 商標不具任何獨特性/識別性…

(3)商標符合(1)(b)但不得駁回註冊或認定無效…若在申請註冊前已經開始有使用，且持續使用，已取得後天識別性。」

在過去幾年中，CJEU在許多案件中都曾經對商標是否滿足§ 3(3)所要求的後天識別性考量過評估的方法，本案可以從法院在Joined Cases C-108/97和C109/97 Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH v Boots- und Segelzubehör Walter Huber [1999] ECR I-2779 [51]到[54]提到的一般證據開始，這些都與本上訴案有關。

[51] 在評估已申請註冊的商標是否具有識別性時，也應考慮以下事項：該商標使用商品的市占率、商標使用頻率的密集度、地理範圍是否廣泛和是否長期使用、企業為商標投入的金額、因為商標而將商品聯想到特定企業的比例，以及工商協會或專業協會的證明。

[52] 如果考慮這些事實，主管當局認定有很大比例的相關人員會因為商標而將商品聯想到特定企業，則這個商標就已經符合§ 3(3)所要求的後天識別性；但可被視為「滿足要件」的情況，不能只透過一般抽象的數據，像是預定的百分比來證明。

[53] 關於用來評估商標是否具備識別性能否註冊的方法，共同體法律不排除主管當局有特別困難時，在一定條件下可以依其本國的民意調查結果來判斷。（參見Case C-210/96 Gut Springenheide and Tusky [1998] ECR I-4657, paragraph 37）

[54] 鑒於上述情況，對§ 3(3)第一句的規定應這樣解釋：

• 商標在使用後取得識別性，能讓商品因為該商標而被表彰特定企業來源，從而使該商品與其他企業的商品有所區隔。
• 在確認商標是否因為使用而具有後天識別性時，主管機關必須對該商標所表彰的有關產品證據進行全面評估，以確定該商標來自某一特定企業，從而將該產品與其他企業的產品做區隔。
• 若主管機關發現相關族群中有很大一部分因為商標而將商品認為來自某特定企業，那麼這個商標就具有後天識別性，滿足註冊商標的要件。
• 如果主管機關在評估申請註冊商標的識別性方面有困難，共同體法律不排除其依本國法規定之要件進行民意調查，做為判斷的依據。
• 在此還必須提到三點：第一，雖然說評估各種商標是否具識別性的標準是相同的，但CJEU已經提到在立體商標的情況，相關公眾的看法不一定相同，例如：商品形狀或商品包裝的形狀，與其所表彰的產品外觀無關的符號組成的文字或圖樣，普通消費者一般不習慣在沒有任何文字或圖形元素的前提下，只憑商品的形狀或商品包裝的形狀，就能認出商品的來源，因此可能更難確定商品是否具有識別性。這種立體商標與文字單詞或圖樣的關係，可參考Case C-136/02P Mag Instrument v OHIM [2004] ECR I-9165 at [30]。

其次，欲註冊的立體商標的形狀越接近所指定使用的商品的形狀，這個立體商標不具識別性的可能性越大，參見Mag Instrument v OHIM at [31]。

第三，在評估商標是否透過長期持續的使用而獲得識別性時，法院必須考慮所有相關證據和相關公眾看到該商標的所有情況後進行全面評估，例如：在做出購買決定前的廣告中、在考慮商品和相關材料決定是否購買的過程中、在商品被買回家以後…，此外，還必須考慮普通消費者的關注程度可能也會隨時變化，還有在某些情況下，在相關類別中的不同產品間進行選擇時，消費者支付的費用是最關鍵的因素。參見case C-24/05P August Storck KG v Office for Harmonisation in the Internal Market [2006] ECR I-5677 at [70] to [72]。

▓　聽證官的認定

雀巢提出證據顯示，在商標申請日前的幾年當中，KitKat四指巧克力銷售和廣告規模都非常大。在2005、2006和2007年分別被評為英國第六、第三、第三暢銷巧克力，年銷售額高達2,500萬至3,300萬英鎊。此外，從1996年到2007年，雀巢每年花費3.11英鎊廣告/推廣KitKat巧克力，其中大部分都是針對四指巧克力，這一時期的廣告和宣傳資料樣本都附有證據，但就是沒有立體商標本身。在隨後的三年中，2008年至2010年，四指巧克力的銷售額更是超過了4,000萬英鎊，市占率為1-2%。此外，這些年中雀巢每年花費85萬至440萬英鎊推廣KitKat，但沒有提供促銷或廣告資料樣本。

在此要提到的是：KitKat巧克力並非市場上唯一的四指和二指商品，Tesco也推出了一款四指商品，還有一款名為Glutano Break Bar的小眾無麩質四指商品，Somerfield、Asda、Sainsbury’s和Waitrose也都各自銷售二指商品，這些二指產品的銷售量很大，但遠低於KitKat二指巧克力的銷量。

雀巢還提出兩項市場調查，聽證官發現第一項調查是有問題的，雀巢也承認了這點。聽證官用第二項調查的結果進行了總結，2012年3至4月，雀巢在英國各地的18個地點對500名有廣泛代表性的公眾進行採訪，對受訪者出示了一張附有商標圖樣的卡片詢問以下問題：

(1) 請告訴我，你看到了什麼？那些回答提到「甜蜜」（sweet）或「巧克力」
但沒有提到品牌名稱的受訪者接著被問：

(2) 還有什麼？還可以告訴我更多嗎？提到品牌名稱的受訪者繼續被問：

(3) 你提到XX品牌，為什麼呢？還有其他嗎？在此之前沒有提到品牌的消費者
則接著被問到：

(4) 你能告訴我有關這個圖樣外觀的任何資訊嗎？

(5) 最後，關於這個卡片圖樣還有什麼你想說的？

調查結果共發出473份完整問卷，聽證官針對前三個問題的答案做出結論：不可能從一系列簡短問答中知道有多少受訪者確信卡片圖樣所顯示的形狀是KitKat四指巧克力，但是至少有一半受訪者認為向他們展示的商品的形狀是KitKat四指巧克力。這並不奇怪，因為KitKat這商品自1930年代以來，在英國都是以相同的形狀販售，多數英國人一次會吃一份。所以聽證官認定：根據上述調查證據顯示，至少有一半受訪者認為向他們展示的卡片描繪的是KitKat四指巧克力商品。

聽證官並未支持異議人/被上訴人吉百利的意見。聽證官認為第三人的二指巧克力商品在系爭商標申請日前在英國已占有重要地位，市面上還有各種其他由數瓣手指連接而成的巧克力商品，一般消費者認為系爭立體商標所採用的這種形狀，只是為了方便把各瓣巧克力掰開以便食用。巧克力採用這種形狀是一種習慣，或者說是巧克力棒和餅乾常見形狀的變體。因此，一般消費者對這種四指形狀的巧克力商品和其他品牌巧克力，外觀上並沒有顯著不同。

聽證官總結事實後發現：四指KitKat商品是市場上最受歡迎的巧克力產品之一，這個立體商標形狀的商品在申請日前已上市75年，並投入大量資金用於推廣KitKat，在調查中至少有一半的受訪者認為向他們展示的卡片圖樣就是KitKat。

聽證官參考了CJEU有關Windsurfing Chiemsee v Huber at [51] to [54], Philips v Remington at [64] and Nestlé v Mars at [26] to [30]的判決內容，但仍無法清楚得知申請人應該如何證明系爭商標因為使用而具有後天識別性。

因此、聽證官參考了其他資料，得到以下結論：為了使公眾確定商品來源，商品所有權人使用商標，而依賴商標達成這個目的；但商標本身是否具有識別性，顯然與公眾是否已經開始依賴此商標有關，所以證據必須要能夠證明商標能讓公眾區辨商品來源，且公眾依賴商標達到區辨來源的功能。商標的用意就是讓消費者在買賣過程中，在不同企業生產的商品間做選擇，因此，只有證明公眾知道哪個企業通常製造哪種特定形狀的商品，而沒有證明在這類商品中「特定形狀的商品」在買賣過程中能讓消費者確認是哪個企業的商品，那麼這個商品的形狀仍不具有商標的功能。

如果商標已經註冊，申請人得到一個立體商標的商標專用權：在商標/商品相同的情況下，沒有必要再去證明會造成混淆誤認，因為商標/商品完全相同；如果消費者在選購商品過程的任何階段都不依賴商品形狀來辨別商品的來源，那麼任何人其實也都不會因為商品的形狀產生誤認；如此一來對這種商品的形狀提供保護便不合理，因為會保護到實際上並不存在的商標功能。

在本案的情況，申請人已經證明了巧克力的大部分消費者認識這個商標（只限於「認識這個商標」），但沒有證明消費者依賴這個商標的形狀來辨別商品來源，因為：

(1) 沒有證據證明商品的形狀在申請人提交商標申請前這些年的促銷活動中具有特色；

(2) 商品是用不透明的包裝材料出售，包裝材料沒有呈現出商品的形狀；

(3) 沒有證據、也不太可能證明，消費者在購買商品後，用商品的形狀檢查他們是否從預期的買賣來源中選擇了所要的商品。

在此情況下，消費者很可能只是依賴KitKat商標，以及與商品相關的另一個文字與圖樣來識別商品的來源，消費者因為巧克力形狀聯想到KitKat（然後聯想到雀巢），但僅此而已。因此，如果要證明消費者是依賴形狀來區辨商品來源，並藉此讓立體形狀獲得識別性而取得商標，是不可能的。

▓　CJEU的判決

CJEU在2015.9.16.作出判決(Case C-215/14)，總結了商標具識別性的要件：需證明在商標申請日前，相關消費者中有很大一部分認識這個商標，且知道這個商標和申請人使用這個商標的商品有關聯；商標申請人必須證明相關消費者中，大部分人將此商標（相對於其他商標）視為表彰商品的來源。

法院承認，商標A可能因其與另一個商標B一起共同使用而具有識別性，但仍強調商標的使用必須使消費者實際認為商品「只因為該特定商標A」而認知到商品源自與該特定商標A有關的特定企業，如此商標A才是具有識別性。

法院特別提到「信賴」（reliance）的概念，一般消費者因為信賴商標而認定所表彰的商品來自某個企業，而非信賴他們過去購買的經驗；將其視為商標，是將其視為識別商品來源的承諾；這個就是信賴商標、商標存在目的之關鍵。消費者透過商標來選擇，這表示消費者信賴商標並在購買時依賴商標去選擇或避免選擇該商標所表彰的商品。

法官支持聽證官的看法，因為在商標申請日前的幾年內，也有其他企業製造形狀相似的巧克力商品上市，但是沒有證據證明消費者認為這些商品是KitKat，所以這立體商標並未取得識別性。

▓　上訴審法院的意見

雀巢在上訴中強調：相關消費者中很大部分是由系爭商標區辨商品來源，而不是因為其他商標；沒有必要再去證明消費者過去是因為信賴商標而購買商品。其次，聽證官方法錯誤導致法官判斷錯誤，聽證官不應該問消費者是否已經開始信賴商標作為他們過去交易行為的一部分，而是應該問是否有相當大比例的相關消費者已經認識到這個商標指定使用的商品是來自於雀巢。第三，如果聽證官朝正確的方向調查事實，就會發現在申請日前，系爭商標就已經具有識別性。第四，法官的推理導致產生更大的錯誤，特別是法官在沒有適當基礎的前提下批評了調查的方法及其證明價值，法官錯誤地把市場上第三人類似的產品納入考慮，結果發現聽證官評估消費者的看法雖是正確的，卻缺少足夠的推理基礎支持，是法官讓這個立體商標變成不具識別性而不能註冊。最後一點，下級審法院就事實的調查結果應有拘束力，法院不能對同一事實有不同的認定。

吉百利則認為聽證官的調查測試，對發現消費者在交易決策中使用系爭商標是否具有識別性這件事至關重要，無論商標是單獨使用、和其他商標合併使用，或者作為另一商標的一部分使用，如果不能使消費者在商品形狀與其來源間產生連繫，那麼形狀就沒有達到其作為商標的功能。其次，聽證官沒有被CJEU影響，而是按照法院相關的法律原則進行測試，並得到雀巢消費者在交易過程中並未依賴商品形狀來辨別商品來源的結論；法院也正確適用法律並支持聽證官的看法。第三，聽證官有權判斷系爭商標在申請日前是否具識別性，但聽證官發現雀巢的證據顯示消費者只將系爭商標和KitKat聯繫在一起，這點對系爭商標被認定不具識別性是關鍵。第四，法官的推理洵屬正確，對調查結果的認定也正確。第五，Mondelez普通法院的判決對本案沒有幫助，因為在一個關鍵的方面誤解了CJEU的見解，並採用了不正確的方法來評估是否相關消費者有相當大的比例認識系爭商標並聯想到KitKat。所以Mondelez法院調查的結果和第一項調查一樣存在缺陷，不具有證據價值。

上訴法院：CJEU認為商標申請人答辯表明相關消費者中很大一部分認識並將商標與申請人的商品聯繫起來，只有這樣是不夠的；但對於非商標律師而言，的確很難理解「所謂認識商標的『認識』與商標和商品『結合』」以及「商標指定使用的商品來自特定企業」這二者之間的區別。本案關注的重點是巧克力商品的立體形狀，它沒有先天識別性。巧克力的形狀被以新創的詞或花俏的名稱將其包裝成企業特殊的商品，現在假設這種形狀的巧克力商品已經非常大規模銷售，並被賦予一個獨特的品牌名稱，而這種巧克力形狀因為這種方式變得非常有名，這不一定表示公眾已經將此巧克力形狀視為企業來源，並藉以單獨依靠巧克力形狀來辨別產品來自特定企業，公眾可能只是把形狀視為這類商品的特徵，或者可能會發現它讓人聯想到公眾所熟悉的商品和品牌名稱，但這種認識和聯想並不等於商標具有識別性，對此CJEU已經在本案判決中確認。

識別性的重要性在立體商標將形狀登記做為商標這件事上具有很大的價值。正如聽證官所提到的，立體商標賦予商標權人獨家使用該形狀的權利，如果第三人對同一商品使用相同的形狀，商標權人不需證明商品來源混淆的可能性，因為一定會構成混淆誤認；但如果消費者不認為形狀能夠表彰商品來源，那麼實際上便沒有人會因此混淆，且對這樣的註冊提供專用權保護是不合理的。

上訴法院不同意雀巢所提的理由；商標的基本功能是向消費者保證與其相關的商品或服務的來源，使消費者能將該商標表彰的商品/服務與具有不同來源的其他商品/服務區隔開來。消費者認為商標指定的商品/服務來自特定企業，這意味著消費者可以根據商標來決定是否進行交易，在這種情況下，「依賴」商標是「認識」商標的行為結果。商標透過識別性來達到這個功能，這個識別性的特徵可能是先天的，也可能是後天的，但只能透過將這個特徵當作商標使用來獲得，也就是讓消費者識別相關商品/服務而聯想到特定企業。CJEU提到系爭商標識別性也可能是透過和其他註冊商標一起使用，或作為其他商標的一部分使用的結果，由於這種使用，消費者可以認識商標指定使用的商品/服務來自特定的企業；但唯有系爭商標單獨使用，消費者才會不僅將其指定的商品視為來自特定企業，且會依此來決定是否就此商品進行交易。因此，我同意法官評估申請人是否能證明相關消費者中有一大部分人因系爭商標而認為指定的商品/服務來自某一特定企業的做法是合理的，如果顯示消費者已經開始依賴商標做為辨別商品源自特定企業，那麼這商標就已經具有識別性。

雀巢主張只要能夠證明系爭商標可以識別產品源自特定企業，就具有後天識別性，不需再進一步證明消費者「依賴」商標做交易決策。上訴法院認為：如果商標的使用方式使大部分消費者依賴其辨別特定企業來源，它的確具識別性，但系爭商標和其他註冊商標合併使用的情況下，就很難證明系爭商標是否有識別性，尤其本案的立體商標形狀藏在包裝裡無法用肉眼看到，而消費者的確能夠認識到系爭商標指定使用的商品來自特定企業。在此聽證官將問題分成二個層次：第一是雀巢必須證明系爭商標具有商標的功能，也就是消費者認定商品來自KitKat的製造商；其次，只證明系爭商標和KitKat有關，其實不夠，因為還欠缺了「依賴」。本案立體商標的形狀總是和KitKat商標一起使用，這種使用方式對證明立體商標本身具有識別性，其實是非常不利的，也使本案商標取得後天識別性注定失敗。

由以上說明，上訴審法院認定CJEU的判決無誤，裁定駁回雀巢上訴。

判決全文鏈結： 
https://www.judiciary.uk/wp-content/uploads/2017/05/nestle-v-cadbury-20170517.pdf