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 紅底高跟鞋在各國註冊商標情況

 

【資料來源:人民網】 

 

設計師Christian Louboutin(以下簡稱「商標權人」)設計了紅底高跟鞋(以下簡稱「系爭商標」),且已經向多國申請註冊商標,各國有關這件商標的註冊與訴訟情況也各有不同。

ü   美國

申請商標註冊過程順利,註冊號33761973361597。但2011年因為Yves Saint Laurent(簡稱YSL)生產了一系列單色高跟鞋,其中一種代表色是紅色,與系爭商標非常相似,商標權人提起商標侵權和不正競爭訴訟,並要求法院判決停止銷售整條生產線產品,除紅鞋外其他鞋也停售。YSL反訴主張撤銷系爭商標,因為它純粹是「裝飾性」且具備「功能性」。紐約地方法院同意YSL主張,認為單色標記不應得到商標保護,因為其本身就具有功能性,且認為它會嚴重阻礙時裝和藝術行業。

美國第二巡迴上訴法院否定了紐約地方法院的判決,根據美國最高法院先前的裁決駁回了「一種顏色不能構成商標」的看法,在看了Louboutin的廣告活動和銷售數據,並參考公眾對紅色鞋底的看法後,認為這件商標極具獨特性,應准予註冊商標。但如果整個鞋子包括鞋面鞋底都是紅色的,像YSL的使用方式,就可以使用紅色鞋底。也就是說原則上所有情況下都把紅色鞋底保留給商標權人,但如果整個鞋子都是紅色的,那麼例外也可以使用紅色鞋底。

ü   日本

日本修法接受這類非傳統商標較晚,商標權人申請註冊紅色鞋底商標(註冊號:2015-029921)後,其競爭對手也提交了類似的申請。嗣後兩造在日本是否也會發生訴訟,有待觀察。

ü   瑞士

瑞士一直拒絕同意紅色高跟鞋底註冊商標。申請人第一次是2010.3.25提出商標申請,但瑞士IPO裁定駁回;其後訴訟也未能成功。問題在於瑞士將紅色高跟鞋底的「相關公眾」定義為「所有年齡段的男女」而非只限於女性,如此一來便很難在定義如此廣泛的公眾中取得獨特性。

案件上訴至聯邦行政法院,於2016.4.27做出第B-6219/2013號決定,法院重新定義了「相關公眾」,認為應該限於年輕女性;但是法院認為紅色純粹是裝飾性的,不會對相關客戶產生足夠影響,而未特別討論紅色高跟鞋底是否具有獨特性。

ü   歐盟

Christian Louboutin2000年於法國註冊商標並立刻申請了歐盟範圍的國際保護,2001年取得WIPO保護(1031242號)。然而在歐盟的商標申請程序卻不順利。2010.9.20 EUIPO駁回了申請,認為缺乏獨特性。上訴委員會不同意EUIPO的決定,2011.6.16終於註冊了歐盟商標(EUTM8845539)。

ü   德國

在註冊歐盟商標後,德國鞋類零售商Roland SE反對紅色高跟鞋底註冊商標,認為與其EUTM920225商標有混淆誤認之虞,所以Roland SE又另外申請了一件藍紅底白字的「MY SHOES」商標(如圖),這和已註冊的那件商標紅色陰影部分非常相似,希望藉此讓上訴委員能駁回紅底高跟鞋商標,但上訴委員會認為消費者不太可能將一個品牌誤認為另一個品牌(R1591/2013-1),因此駁回Roland SE的請求。

Roland SE又繼續向歐盟普通法院(General Court (EGC))提起訴訟,2015.7.16 EGC判決(案號T-631/14)認為:雖然「MY SHOES」商標底色主要是紅色,但商標間沒有視覺上的相似性;再者由於紅色鞋底是位置標記,即使和「MY SHOES」大致相似,消費者也不會用「讀」的方式使兩個商標構成發音近似;至於概念近似的問題,雖然都和紅色、鞋子的概念有關,但是一個是紅色的鞋底,另一個是紅色背景上「SHOES」這個詞,雖然都在消費者心中創造了激情、侵略、熱情的形象,但還是不構成混淆誤認。紅色只是紅底高跟鞋的一個商標元素,但其背後沒有任何具體的形狀,所以考慮所有要素後,EGC認為不管從視覺效果、讀音或概念上,都不可能對消費者造成混淆誤認,因此支持EUIPO的決定,不構成近似。

ü   法國

Christian Louboutin除了在美國提起訴訟,也在法國對Zara Spain提起訴訟,主張商標侵權和不正競爭。對此Zara Spain則主張Christian Louboutin的紅底高跟鞋商標無效。巴黎初審法院認為雖然沒有商標侵權或混淆的可能性,但Zara Spain可能從鞋子上的紅鞋底獲益,所以命令Zara Spain支付賠償金。

但是上訴後,巴黎初審法院的判決被推翻(第09/00405號決定)。上訴法院裁定:因為沒有註冊商標,所以沒有商標侵權,因其缺乏獨特性。不正競爭索賠也被駁回,因為沒有設計師可以壟斷將SHOES放在鞋子上的概念。Christian Louboutin不服,向法國最高法院提起上訴,法國最高法院認同上訴法院的看法,認為紅底高跟鞋商標缺乏獨特性,應被視為無效,但理由和上訴法院不同,最高法院認為這是3D立體而非2D平面商標,所以無法註冊,因為形狀是由其功能強加的;Christian Louboutin還有一個錯誤是沒有定義確切的紅色。

ü   比利時

Adams Footwear反對紅底高跟鞋註冊商標,布魯塞爾一審法院裁定其他人也可以販售紅底高跟鞋,但上訴法院不認同推翻了一審判決,又禁止了其他人販售紅底高跟鞋(2014/AR/734決定)。

此外,Van Dalen Footwear BV是一家比荷盧經濟聯盟的零售商店,在店裡有一雙紅底鞋。Christian Louboutin這雙紅底鞋主張構成商標侵權、非法行為和誤導客戶,Van Dalen Footwear BV則提起反訴主張紅底高跟鞋商標無效,因為不符合形狀標記的先決條件。布魯塞爾地方法院同意Van Dalen Footwear BV的主張(2013/6154號決定),認為紅色鞋底為這雙鞋帶來了實質價值,但是鞋子形狀是類似常見的,所以紅底高跟鞋缺乏獨特性,因此商標無效。

Christian Louboutin不服,提起上訴,2014.11.18布魯塞爾上訴法院推翻了地方法院的決定(2014/AR/843),理由是不認同紅底高跟鞋屬於形狀商標,而是在形狀上加上另一個紅色的元素,如此一來這商標不一定仍是形狀商標,所以鞋底是紅色不能被忽視。其次,因為其顯示的特殊位置和方式(紅色在鞋底),它不能構成顏色商標,可是商標仍是具象的。第三,顯而易見的是相關公眾確實知道紅色鞋底的含意,並且該商標是原產地標誌,雖然也有其他紅底鞋,但這紅底鞋的確有其特色。所以上訴法院採取了和初審法院完全不同的看法,並對Van Dalen Footwear BV下令禁售。

ü   荷蘭

Van Haren Schoenen BV是德國Deichmann集團的其中之一,在荷蘭各地經營鞋業,在店內出售黑色、藍色、紅色高跟鞋,紅色鞋款被特別命名為「5th Avenue by Halle Berry」。2009Christian Louboutin以比荷盧註冊商標(TM0874489)對Van Haren Schoenen BV提起訴訟,主張其店內銷售的紅鞋對Christian Louboutin的紅底鞋商標構成侵權,並故意誤導客戶。Christian Louboutin認為鞋子的相似性會讓顧客混淆並最終導致其商標被稀釋。

Van Haren則答辯稱:作為商標的紅色應符合Libertel案中規定的形狀標記可註冊性的嚴格規定。Christian Louboutin註冊商標的紅色鞋底其使用純粹是裝飾性的,這商標應屬無效。

因此,海牙地方法院受理後(案件 http LJNBZ7844),首先就要判定「紅色鞋底」究竟是顏色、形狀還是位置標記?法院首先排除了顏色標記,因為它無法與產品分離;法院甚至認為它是一種混合物,一種組合的顏色和形狀標記(a combined color and shape mark)。法院指出,也可以從「後天的獨特性(acquired distinctiveness)」來思考,因為Christian Louboutin的紅色鞋底總是以相同的方式使用,並且是鞋子品牌的主要部分,而不僅僅是用於裝飾目的。此外,Christian Louboutin所提供的銷售數字也顯示了其鞋款在比荷盧的大量銷售和強識別性。再比較鞋子,雖然二者有明顯的相似之處,但Christian Louboutin是一個獨家品牌(並非大眾市場商店或低價銷售的商品)。最後,法院判決Christian Louboutin得到了對Van Haren的初步禁令,Van Haren必須立即停止銷售其紅鞋。

Van Haren不服,向Den Haag的上訴法院提起上訴(案件C / 09/450182),主張Christian Louboutin的紅底鞋只是一個形狀標記,雖然和其他鞋款有所不同,但明顯缺乏獨特性。Christian Louboutin則認為商標不僅僅是一種形狀,而且還是一種顏色標記。其實Van Haren所附的一項調查實際上恰恰顯示了「Louboutin sole」有可區別性。此外,還顯示在Van Haren的廣告中可以了解到Christian Louboutin商標與其不同。法院考慮了前述這兩個事實,認定Van Haren的確有誤導客戶陷入混亂。然而,因案件發生了重大變化,法官不確定該如何正確解釋,所以最後適用比荷盧知識產權公約(the Benelux Convention on Intellectual Property)(商標和外觀設計),其規定和歐盟商標指令(指令2008/95 / EC)一致。該指令規定:

「第3

拒絕或無效的理由

1.以下內容不得註冊,如果已註冊,則可宣布無效:…

e)完全由以下各項組成的標誌:

i)由貨品本身的性質所致的形狀;

ii)獲得技術成果所必需的貨物形狀;

iii)賦予貨品實質價值的形狀;

雖然Van Haren強調那些鞋子紅色部分的「實質性價值」(substantial value),但Christian Louboutin強調重點是「完全獨立的形狀」,主張顏色不是形狀。Van Haren則答辯說,他們是根據2015年新指令(指令(EU2015/2436),該指令規定「形狀或其他特徵,賦予貨物實質價值」。這個「或其他特徵」的詞具有模糊性,二審法院對系爭商標是否具有功能性而不應被獨占存疑,故中止審理程序,提請歐洲法院解釋。

法院問道:「指令2008/95 / EC3條第(1)款(e)項(iii)項所指的『形狀』概念是否接近其他成員國有關商標的法律,僅限於商標的立體屬性,例如貨物的輪廓、尺寸和體積,還是包括其他(非立體)屬性,例如它們的顏色?」這個問題在指令中可得到答案,因為在某些語言中「形狀」一詞的翻譯包括平面和立體的標誌,但有些僅限於立體。

現在此案在歐洲法院(European Court of JusticeECJ)審理,該院的審理結果備受期待。 

參考資料:http://lexdellmeier.com/en/blog/trademark-issue-red-solely-louboutin

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