美國最高法院
更改專利訴訟管轄規則，打擊專利流氓

【TC Heartland LLC v. Kraft Foods (SCT 16-341) 】

　　美國最高法院2017年5月22日作出判決，使不透過實際生產產品而專靠專利訴訟牟利的專利流氓，未來在法律管轄上將被限制只能在被告公司的經營地才能提出訴訟，藉此降低專利流氓取得豐厚利潤的可能性。此判決重申了最高法院1957年Fourco Glass Co. v. Transmirra Products Corp.（353 U.S. 222）案之見解，說明專利權人只能在符合下述條件之一的管轄法院進行專利侵權訴訟：

1. 被告公司企業的註冊地；

2. 被告公司企業設有正式營業據點，並且為侵權行為發生地。

　　過去Apple、Google、Samsung、Microsoft等大公司一直受到專利流氓的侵擾，不斷被提出專利侵權訴訟，而訴訟大多從美國Texas州東部提出立案，這些專利訴訟根據Stanford University法學院發表的研究報告顯示，90%來自專利流氓。

　　美國專利侵權訴訟審判地議題之主要適用法律為28 U.S.C. § 1400(b)「專利侵權訴訟之適當審判地，為侵權人所在地（...where the defendant resides...），或其侵權行為發生地，同時並設有正式營業據點（regular and established place of business）」。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於1990年VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.（917 F.2d 1574）一案判例中，說明應同時參酌28 U.S.C. § 1391(c)「倘若受理侵權訴訟之法院，對被告當事人具民事訴訟對人管轄權（personal jurisdiction），同時該地區亦為原告專利權人主要營業據點，則可視為侵權人所在地以及適當之審判地」。

　　因此，過去美國對於專利訴訟管轄，認為可在任何一個出售被告公司產品地區的法院提出訴訟。本案專利侵權被告TC Heartland LLC和Heartland Packaging Corporati（以下統稱「被告」）曾在2015年向聯邦法院提起管轄權移轉的主張，但被駁回；美國上訴法院2016年對聯邦法院的裁決也是採取同樣的見解。但如此一來，被告專利侵權的企業或個人就有可能被迫前往遙遠的地區進行訴訟，導致維護自己智慧財產權及保護市場的成本、複雜性、不可預測性都大幅增加。

　　事實上，美國的技術和創新中心距離Texas州非常遙遠，但大多數由專利流氓提起的專利侵權訴訟卻都在Texas州。因此，多年來高科技公司一直在呼籲立法，以遏止這類專利侵權訴訟，包括限制立案。

　　這次美國最高法院終於推翻了過去美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）1990年VE Holding Corp. v. Johnson Gas Appliance Co.（917 F.2d 1574）一案判例對於專利侵權訴訟管轄的見解，可以防止許多品質低劣的專利被據以執行，也可以讓一些想藉由專利訴訟取得利潤的不肖廠商無法啟動訴訟。美國聯邦巡迴上訴法院在VE Holding 案判決中，將前述的28 U.S.C. § 1391用來補充解釋 28 U.S.C. § 1400(b)，並據此認定，只要受理專利案件的法院，對被告當事人具備對人管轄權，即可滿足§ 1400(b)條文中「所在地」要件。此一見解，等於擴大解釋了§ 1400(b)「所在地」定義，導致專利權人只需要設置辦事處，即可在任何轄區法院發動訴訟。

　　這次最高法院說明儘管美國國會在1988年修訂了§ 1391條文，然而自1957年Fourco Glass案後至今，國會未曾就§ 1400(b)條文進行修訂或變更其解釋，且修訂後的§ 1391條文中，存在「不適用於受其他法律規範之情況」（otherwise provided by law）等排除適用說明，故兩者應彼此獨立，§ 1391不可以用來擴大解釋或曲解§ 1400(b)。最高法院更進一步重申1957年Fourco Glass案之見解，解釋§ 1400(b)條文中「所在地」之意，為（僅限於）公司企業註冊地、或從事侵權活動的正式營業據點。

　　接下來就是等美國國會宣布更改專利訴訟規則。未來，也可能會出現一些案件要求進行移轉法院，例如：德州東區法院正審理中案件的被告可引用本案判決，要求將案件移送至其他轄區法院。