USPTO釐清軟體專利標的適格性
2016年11月初，USPTO結合了專利審查委員的備忘錄和聯邦巡迴法院的案例，對軟體專利權人和有軟體案件未審定的專利申請人，提供了積極的指引。USPTO備忘錄中提及值得注意的包括2016年11月1日才出爐的最新判決：
ü McRO, Inc. dba Planet Blue v. Bandai Namco Games America Inc.;
ü BASCOM Global Internet Services v. AT&T Mobility LLC;
ü Amdocs (Israel) Ltd. v. Openet Telecom, Inc.
在Amdocs案中，聯邦巡迴法院公布了另一個先例判決（precedential decision）之專利標的適格性（patent subject matter eligibility，SME），並釐清Mayo/Alice案件有關專利標的適格性的架構範圍。
美國聯邦最高法院於Mayo案中確立了一個重要的判斷原則：無論是自然法則、物理現象、抽象概念哪一類專利適格性之例外，不管屬方法、機器、製品、物之組合哪一種發明，都應以同一套標準進行審查。
而USPTO則在2014年6月25日公告，除了自然法則、自然現象、自然產物外，也應該利用Mayo案的兩階段分析法來審查抽象概念，尤其是使用電腦實施者的專利申請標的，但用來決定專利標的適格性的審查基準，並未改變。
- claim是否屬於方法、機器、製品或物質組成四個法定專利類別之一？若是/可能是：→1A 否→1B
- claim是否描述或涉及法定不予專利項目？（屬於抽象概念、天然產物、自然法則、自然現象）若是/可能是：→2A 否→2B
- claim的整體內容是否描述了法定不予專利項目顯著不同（significantly different）的事物？
若是，則claim具備專利適格性；若否，則以35 U.S.C.101不具專利適格性核駁。
因為要判斷claim和法定不予專利項目是否具備顯著不同，所以使得即使其確實或可能包含一個法定不予專利項目者，仍得具有可專利性。而claim必須整體觀察，所有元件都必須獨立、也要整體考慮。
其次，若claim寫的是抽象概念，則應判斷有無元件或元件組合足以將該claim提升為「遠非」（significantly more than）純粹抽象概念，以轉化成可予專利的抽象概念之應用。同時，新的審查指南也把Alice案判例所提及的幾個例示納入，這些claim必須整體觀察，而所有元件都必須獨立及整體考慮。
再回到USPTO於2016年的備忘錄，其中提到：USPTO將根據上述案例，更新其專利標的適格性的審查指南；備忘錄重申：根據Mayo/Alice案的架構，審查委員應將claim視為一個整體，且在將一個概念確立為法律上的例外情形時，不應將claim過度概括或將其簡化為「要點」（gist）或「核心原則」（core principles）。備忘錄還明確指出：「電腦相關技術的改進」不限於改善電腦或電腦網路本身的操作，還可以透過允許電腦執行先前不能用電腦執行的功能，來主張用一套改善電腦相關技術的「規則」（rules）加以保護。
參考聯邦巡迴法院在McRO案的判決，備忘錄提供了審查委員在確定claim是否涉及電腦相關技術時所考慮的各項因素，包括：
- 說明書中關於所要求保護的發明如何改進電腦或其他技術的教示；
- 針對問題的特定解決方案，或由系爭發明實現其所定義的期望結果，而非僅是某方案或結果的想法。
此外，備忘錄還重申聯邦巡迴法院在BASCOM案中提出的友善專利權人（patentee-friendly）審查指南。備忘錄指示審查委員在決定組合或單獨考慮附加元件時，在已知非傳統（non-conventional）且非一般的（non-generic）的情況，若判斷claim作為一個整體明顯更多，那麼傳統元件就依據Mayo/Alice案的步驟2B來處理。
備忘錄也提到先佔（preemption）的問題，指出審查委員應在其運用Mayo/Alice案架構時，考慮先佔問題；對於並非要試圖搶佔任何法定不予專利標的而使他人無法使用的claim，可以使用直接認定分析判斷是否為具專利適格性之標的，並強調直接認定分析並非先佔分析，也不是為了躲避完整分析（也就是Alice的二步驟測試），且使用直接認定分析之結果與使用完整分析之結果會是相同的。審查委員可以直接用二步驟測試來判斷是否先佔，在2A階段的適格性分析重新考慮claim是否屬於對電腦相關技術的改進，或者是實現期望結果或最終結果的具體方式，如果審查委員仍然認為claim屬於例外，那麼應該在2B重新考慮附加元件是否結合（及單獨）超過已知的非傳統/非一般的情況。最後，備忘錄也提醒審查委員，不要依賴非先例的聯邦巡迴法院的判決做判斷。
整體來說，備忘錄和許多專利權人提出的立場一致，要把claim作為一個整體來加以考慮，且避免把claim看作是一個接一個被處理的離散元件。由於備忘錄相關程序是由USPTO審查委員來執行，申請人應該期待更多的專利申請能擺脫遵循Alice案的模式審查控制，申請人在撰寫說明書時也應該參考上述內容，清楚地定義技術、欲解決的問題和本發明案的優點。 |