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 澳洲專利異議制度

 

澳洲專利異議制度(opposition system)已經確立,但必須注意標準專利(standard patents)和創新專利(innovation patents)之間的差別。

一、標準專利

標準專利對發明案提供長期間的保護,從申請日起最長持續保護20年,藥物物質(pharmaceutical substances)則長達25年。受保護的發明必須具備新穎性和進步性,且能在工業中製造或使用。創造性代表發明對於具有本發明技術領域中知識和經驗的人而言,不是顯而易見的,在某種程度上和現有技術不同。核准標準專利審查時間約須6個月到幾年。

二、創新專利

創新專利的市場週期較短,被新的技術取代的速度較快,屬於創新內涵較低的發明,例如:電腦相關的發明,就可以考慮申請創新專利。創新專利保護期限為8年,可以保護不符合標準專利所要求的創造性門檻的發明,是一種用相對較廉價且快速的方式來對新設備、物質、方法或過程加以保護的專利,一案最多只能有5claims

創新專利需要創新的步驟,當本發明不同於先前已知且對本發明的工作有實質貢獻時,就存在創新的步驟。創新專利保護的是對現有技術增量式的進步(incremental advance),而非開創性的發明(groundbreaking invention)。

創新專利在核准前也可以改請標準專利,不過因為通常創新專利只做簡單的形式審查,一個月內就會核准,所以如果要改請,必須要盡快提出。

三、標準專利的異議制度

在專利局收到專利申請案後,會在官方公報公告收文,任何人可以在專利申請被公告收文的日期後3個月對該標準專利提出異議。異議(在2013415日之後提出的標準專利申請,或在該日期前沒有要求實審)只要有以下理由即可提出:

ü   不符合標準專利之要件;

ü   本案並非可予專利的發明,例如:無法重複實施、缺乏新穎性或進步性、已秘密使用(prior secret use);

ü   說明書並未足夠明確以完整方式揭露執行專利的最佳實施例,使得所屬技術領域中具有通常知識者無法了解其內容並據以實現;

ü   claim不明確,無法界定申請專利的發明,請求項未以明確、簡潔方式記載,無法為說明書所支持。

雖然澳洲1990年的專利法提及創新專利也可以適用異議制度,但實際上對創新專利提起異議就等於提撤銷。異議可在創新專利被核准後的任何時點提出。對已核准的創新專利提起異議的要件,除了沒有已秘密使用外,其他和前述對標準專利提起異議的理由相同。若創新專利保護的是植物或動物,或用於種植或培養生物的過程,也可以提起異議(因為這些不得准予創新專利)。

四、提起異議及答辯之程序

對標準專利提異議的相關證據應於向專利局提交異議陳述理由書的日期後3個月內提出,3個月的期限可以延長;被異議人的答辯也應於收到異議通知日起3個月內提出。對創新專利提起異議,支持的證據則需和異議陳述理由書同時提交。

通常異議證據涉及是否准予專利的理由,因為多數專利異議涉及的多是claim問題,相關的技術問題也多和創新有關,因此異議證據通常由該領域的專家提出。

無論異議人是否提供任何證據,專利申請人都可以提答辯證據,該證據應於專利局通知提交證據之日起3個月內提出;若異議人沒有在異議提出日起3個月內提交證據,則不得延期提交。異議答辯的證據需以法定聲明的形式提出,可能包含一名或多名專家證人的聲明。需要注意的是:在接獲審查意見的12個月內可以多次來往答辯補充,但最多就只有12個月,為了滿足這個期限的要求,專利局通常會在收到申請人答辯後3週期內提出審查意見再通知雙方。

若專利申請人提交答辯證據,異議人得進一步對該答辯證據再提出進一步其他證據,這些證據必須在專利局通知異議人有答辯證據之日起2個月內提出。補充的證據應該針對答辯證據而提出,不是為了給異議人機會彌補先前的不足。雖然有可能發生藉著答辯證據提出新證據,但這可能被裁定為不受理;在多數情況下專利局仍會將這新證據納入考慮,但可能異議會產生額外費用。

五、異議裁定

異議結果由澳洲專利局決定,通常是在該發明的技術領域有相當經驗的高級審查人員負責;審查人員必須舉行聽證,一旦證據提交期限屆滿,或其中一方提出要求,審查人員就必須安排聽證。聽證可以是口頭方式,或者酌情決定用書面。如果是口頭聽證,當是人必須在聽證會前提交摘要,異議者應在聽證日前至少10日,申請人答辯則在聽證日前至少5日,提出摘要。

在聽證結束時,審查人員必須作出裁定,並隨後向雙方當事人提供書面,至於必須在幾日內提供,沒有明確規定,取決於異議案的複雜度。

至於聽證中的專家證人,可以是澳洲本地或邀請海外專家,但與澳洲通常知識有關的,通常邀請澳洲專家更為有利,證據更具可靠性。若邀請海外專家,恐怕該名專家可能也參加了其他司法管轄區域的類似專利異議程序,發表了其他意見,對本案不見得有利。

六、異議駁回之救濟

若異議成功,申請人還是有機會修改專利說明書或claim,以避免專利無效,雖然修正案可能會縮小專利保護範圍。對該修正案,仍得再次提出異議。

若異議被駁回,異議人得向澳洲聯邦法院提起訴訟,這類案件全部都由澳洲聯邦法院管轄,且是對案件重新審理。法院對這類案件擁有廣泛的權力,包括可以職權調查,也可以對澳洲專利局審查結果重行審查,但重行審查必須根據澳洲專利局得出的證據來做判斷。在法院審理程序中,是依據聯邦法院的證據規則,先前在澳洲專利局提出的證據若不符合法院的證據規則,法院也可以不同意接受這證據。因此,異議人準備證據時,就應該考慮案件未來可能移到法院審理,所以通常要按照法院規定來準備專利局階段的證據,即使專利局階段不必遵循如此嚴格的證據程序。

若對異議駁回不服,異議人可以主張任何理由向法院提起訴訟,無論該理由在專利局階段是否被接受。此外,因為向聯邦法院提起訴訟是重新開庭審理,所以專利局階段勝訴的一方在法院階段不一定有利。

雖然專利局對異議程序時效有嚴格規定,但實際上常延期,導致審理時間拖延很長。根據經驗,大多數異議案在提出異議通知後大約16-18個月會確定,而專利局最終裁定的書面資料,大約在聽證後3-6個月可以收到。

 不服異議裁定的訴訟,必須在異議裁定做成之日起21日內提出,案件一旦到了法院,就要按法院規定的時程表提出訴狀和證據。一般而言,訴訟在專利局裁定後12個月內進行聽證,通常在法院聽證後3-6個月判決。

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