美國聯邦巡迴法院指出「常識」對「顯而易見性」的限制
聯邦巡迴法院在Arendi S.A.R.L. v. Apple, Inc., Appeal No. 2015-2073 (Fed. Cir. 2016)一案，推翻了PTAB的決定，認為PTAB不當地用「常識」（common sense）來判斷專利申請範圍是否符合「顯而易見」（obvious）之要件。
USPTO在判斷專利申請案是否具有美國專利法103(a)規定的「顯而易見」要件時，必須單獨引用一件前案（prior art）並結合「常識」做判斷，或二件以上的前案組合，一一比對專利申請案中專利範圍的元件，以證明前案可以提供該領域技術人員可以修改前案而得到該專利申請案的技術，並決定是否予以核駁。「顯而易見」的判斷標準，主要依據美國最高法院1966年Graham v. John Deere Co.一案所建立的原則：
◎ 界定前案的範圍與內容；
◎ 確定前案與申請專利範圍的區別；
◎ 分辨相關領域的一般技術水平；
◎ 考量申請案中可指出顯而易見或非顯而易見的客觀證據。
對於「顯而易見性」的認定，美國最高法院在2007年KSR v. Teleflex案判決中，指出聯邦巡迴法院對於教示（teach）、聯想（suggest）、動機（motivation）的TSM test使用過於僵化，限制了對「顯而易見性」的判斷，且「顯而易見性」不一定只有符合TSM test時才可能存在，所以對「顯而易見性」的審查應回歸Graham案中判決的標準。
回到Arendi一案，本案專利涉及一種電腦執行方法，當一部電腦正在處理文件而另一部電腦在檢索外部資料時，如何協調2電腦運作的執行方法；PTAB認定本案申請專利範圍對前案（Pandit）具有顯而易見性，雖然前案並未明確揭露執行檢索的步驟，前案揭露的是一個能識別電話號碼當作文件的電腦程式，且包含一個能把所檢測到的號碼增加到電話簿的功能選項。PTAB依據「常識」來認定用特定號碼來檢索電子通訊錄以確定號碼是否已存在是「顯而易見」的，這滿足沒有在前案中明確揭露的「執行檢索」的步驟。
聯邦巡迴法院雖然用「常識」作為「顯而易見」的要件，但在審理上還是提出三個注意事項：
- 「常識」通常要和一件已知的前案一起比較判斷，而不是憑空出現一個申請專利範圍的限制；
- 在Perfect Web Techs., Inc. v. InfoUSA, Inc., 587 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2009)案中，唯一引證的案例，「常識」被當做申請專利範圍的限制，而這個申請專利範圍是「非常簡單且技術上特別簡單明瞭」（unusually simple and the technology particularly straightforward）。
- 「常識」不能用來完全代替合理分析和證據支持（reasoned analysis and evidentiary support），尤其是與前案參考文獻的限制有關的時候。
法院判決實質證據並不支持PTAB的結論，也就是前案中任何一個有普通常識的人都會檢索電話號碼；法院還認定「執行檢索」的步驟是一個申請專利範圍的限制，和Perfect Web Techs.案不同的是，系爭申請專利範圍是「幾乎無效的內容」（almost void of content），因為專利的前提是要利用第一部電腦的資訊來找出第二部電腦相關的資訊。本案上訴人無法清楚地用具體例子解釋，如果比前案增加了用同一個電話號碼來檢索是否有何不同，且沒有發現任何記錄支持PTAB「對系爭專利增加限制對本技術領域人員而言是顯而易見」的結論。
美國聯邦巡迴法院推翻了PTAB的決定，並指出「這比PTAB從紀錄中收集到用同樣的號碼檢索的案例，並沒有提出更合理的解釋」。從法院的判決來看，實務上在做「顯而易見」的判斷時，應該有一套對「常識」如何使用的合理且詳細的書面解釋做參考。 |