美國聯邦巡迴上訴法院允許專利申請人於訴訟中提交新證據

    美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）2010年7月8號以全數法官參與審查的方式（en banc），重新針對Hyatt v. Kappos案重要爭議條文--美國專利法第145條中「新證據的提示」（presentation of new evidence）進行複審。2010年11月8日，美國聯邦巡迴上訴法院認定，除運用於所有聯邦民事訴訟的證據限制以外，《美國專利法》第145條並未限制申請人在向地方法院提起的民事訴訟中引入新證據的權利。

    在該案中，原告Gilbert P. Hyatt（以下簡稱Hyatt）為一專利律師，負責申請該案系爭專利。但專利技術審查官拒絕該申請案，認為Hyatt在1975年的優先權申請案，無法支持其在1995年所提出之專利申請標的。原告於是上訴至專利上訴及衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences，以下簡稱BPAI），但該委員會以原告未解釋申請專利範圍的限制為由，支持USPTO的核駁裁定。

    根據美國法律，專利申請人如果不滿BPAI的裁決，有兩條救濟途徑可以選擇：一是根據《美國專利法》第141條，申請人可以就委員會的裁決向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，法院將依據USPTO的記錄來審查BPAI的裁決。二是根據《美國專利法》第145條，申請人可以向哥倫比亞特區地方法院提起民事訴訟，法院將根據案情事實判斷申請人是否有權就其發明獲得專利。本案爭議的問題在於，根據第145條提起的民事訴訟中是否存在對申請人引入新證據權利的限制。

    該案原告選擇以美國專利法第145條規定，向美國哥倫比亞地方法院（U.S. District Court of the District of Columbia）提出訴訟。訴訟期間，原告提出聲明（declaration）解釋1975年的專利申請案如何可以支持1995年的申請專利範圍。惟地方法院認為原告Hyatt並沒有在USPTO審查專利過程中提出該項聲明，係屬原告之疏失，故判定排除該項聲明證據。

    對此，原告Hyatt則主張，根據美國專利法第145條明文規定，即便是在USPTO核駁專利後，專利申請人仍可在上訴期間提出新證據，且法院應重新（de novo）審查。但被告USPTO則認為若證據未於專利審查期間提示，應歸因於申請人之疏失，則未來也不准再提示。聯邦巡迴上訴法院則以原告Hyatt係於有答覆專利審查官之義務期間而拒絕提出證據，故排除原告之上訴聲明。

    本案之所以重新以全數法官參與審查（en banc），目的係為了釐清三個主要的問題：（1）行政訴訟法有無要求在訴訟過程中審查行政機關記錄時要遵守美國專利法第145條之規定？（2）根據同法第145條文，有無要求地方法院須重新審查？（3）若無，則地方法院對於新證據的提示有無若干限制？
在重新審查中，原告Hyatt再次強調新證據提示的唯一限制是須遵守聯邦證據法規（Federal Rules Of Evidence）和禁反言原則。USPTO則認為證據未在專利審查期間提示就不得在未來提示。為此，在實務上會產生許多問題，如專利申請人是提出接續案申請或請求繼續審查（RCE），申請人也是可以在規定期間之後提示證據，其中接續案又可在收到最終核駁後提出申請，故實務上要符合USPTO對法條內容做出的嚴格要求，殊有困難。
　　

    法院認?，專利申請人有權引入新證據對USPTO的駁回決定提出質疑，法院必須重新考慮新的事實所涉及的問題。但是，法院也指出，仍然禁止申請人在民事訴訟中提出新問題，當沒有提出新證據時，應根據《美國聯邦行政程序法》尊重BPAI的認定和裁決。
　　

    專利業者則認為，本案判決部分減輕了專利申請人向BPAI提交證據的壓力。由於向BPAI申訴在專利審查中的作用越來越重要，所以更凸顯了本案判決的重要性。但USPTO卻擔心，申請人可能出於戰略上的考慮，在向BPAI提起申訴過程中故意隱藏部分證據，以便案件一旦進入地方法院時推翻其認定和裁決。