新型專利申請人之修正申請應於審定前為之

【資料來源：司法院法學資料檢索系統】

裁判字號：最高行政法院108年度上字第933號判決

裁判日期：民國110年08月19日

裁判案由：新型專利申請案申請修正說明書

n   當事人

上訴人：連展科技股份有限公司

被上訴人：經濟部智慧財產局

n   事實摘要

上訴人107.3.14以「光纖連接器」向被上訴人申請新型專利，並以106.3.14向大陸地區申請之第201710148879.8號發明專利案主張優先權，經被上訴人編為第107203309號形式審查，並以107.5.7（107）智專一（四）05018字第10740648490號新型專利形式審查核准處分書准予專利（下稱系爭專利）。嗣上訴人於107.5.8向被上訴人申請修正本案說明書、申請專利範圍及圖式，案經被上訴人審查，認其申請不符專利法第109條規定，以107.5.16（107）智專一（二）15170字第10720439160號函（下稱原處分）為「不予受理」之處分。上訴人不服，提起訴願，遭經濟部以107.10.3經訴字第10706308550號訴願決定（下稱訴願決定）駁回，上訴人仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，經原審108.7.24以107年度行專訴字第90號判決（下稱原判決）駁回後，上訴人提起本件上訴。

[原判決駁回上訴人之訴理由]

1.          專利申請經核准審定後，未公告前，尚未發生給予專利權之效力，須經申請人於一定期限內繳納證書費及第1年專利年費後，專利專責機關始予以公告，並發生給予專利權之效力，此係直接基於法律規定，就核准專利權之行政處分，其規制內容所欲發生之法律效果，即內部效力予以限制，而非於行政處分附加附款，況專利法已就新型專利之修正程序為特別規定，則不問核准專利權之行政處分內部效力是否發生，新型專利申請人之修正申請均應於審定前為之，始符合專利法相關規定之立法目的（本院108年度判字第276號判決意旨參照）。

2.          依專利法第109條、第120條準用第43條第3項等規定，並參照專利審查基準第1篇第10章第1-10-1頁就專利法有關修正申請規定補充說明：「申請人提出專利申請後，於『審查中』得主動就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之申請。」可知新型專利得申請修正之時期，其一為形式審查中；另一則為收到被上訴人審查意見通知後，得於通知之期限內申請修正。查本件被上訴人於107.5.7作成形式審查核准處分書，該處分電子送達上訴人，其審查程序即告終結，非屬專利法第109條規定得提出修正申請之「審查中」階段，亦非屬第120條準用第43條第3項所規定之依通知期間申請修正。本件被上訴人所作成之形式審查核准處分書，非屬附停止條件之行政處分，該處分既送達上訴人，即已對上訴人發生效力，而上訴人雖於處分送達同一日申請修正系爭專利，惟時點仍在形式審查核准處分書之後，自與專利法第109條規定之申請修正時間未合。

3.          申請修正係以有助於專利審查之目的為申請修正之期限界限，即申請修正限於專利專責機關於形式審查新型專利期間，如已完成審查作成核准處分，並已送達申請人，即與立法目的達成無關，不能再為申請修正。準此，本件上訴人於被上訴人已為形式審查核准處分書並送達後始提出修正之申請，實無助於被上訴人審查，並無益於專利法第109條立法目的之達成，被上訴人對上訴人申請修正不予受理，尚無違誤。

4.          本件上訴人係於系爭專利核准處分後至公告前申請修正，與上訴人所舉他案被上訴人已撤銷其核准專利審定重為審查情況有異，尚難認有違平等原則。若如上訴人主張於形式審查核准處分書後至公告前，均得再行申請修正，理論上即有在該段期間反覆申請修正重行審查之虞，反造成審查延滯及審查人力負擔。

[上訴人主張]

1.          形式審查核准處分書核屬附停止條件之行政處分，未經申請人繳納證書費及第一年專利年費，故專利專責機關尚未辦理審定公告，並發證書，是專利核准處分之規制內容尚未對外生效。依舉重以明輕之法理，申請人提出之申請修正與形式審查核准處分書均為同日送達，且主管機關尚未公告，難謂形式審查核准處分書業經上訴人即申請人之協力而對外發生行政處分之法律效力，允宜認定上訴人即申請人於收受專利核准處分後，至少有3個月之期間可仔細審閱申請專利內容之記載有無錯誤或疏漏，若認有所不符，自得於形式審查核准處分書生效前即於上開期限內繳納相關費用之前，向專利專責機關申請修正或撤銷原審定後重為審查。

2.          本件專利申請案應以送達次日即107年5月9日起算繳納證書費及第1年年費的期間3個月，則體系解釋上形式審查核准處分書之法定期間係以「日」計算，縱使於系爭時點電子送達，應視107.5.8當日仍屬專利法第109條規定之「形式審查新型專利時」。原判決卻以系爭時點為送達之時間，以比「日」更小之單位起算法定及送達時間，已增加法律所無之限制。

[最高行政法院維持原判決理由]

1.          因新型專利僅就形式要件予以審查，為使申請人提出更完整之說明書、申請專利範圍或圖式以利審查程序之進行，故而新型專利申請修正之期限不應限於申請日起2個月內為之，惟仍應於審定前為之，如經專利專責機關發給審查意見通知或最後通知者，申請人則僅得於通知之期限內修正，是專利法已就新型專利之修正程序為特別規定，自應優先適用專利法之規定。故新型專利得申請修正之時期，其一為形式審查中，申請人得就說明書、申請專利範圍或圖式提出修正之申請；另一則為收到專利專責機關審查意見通知後，得於通知之期限內申請修正。倘專利專責機關已為新型專利之核准處分後，其審查程序即告終結，即非在形式審查新型專利時之階段，申請人不得再依專利法第109條申請修正說明書、申請專利範圍或圖式。

2.          本件被上訴人於107.5.7作成系爭專利形式審查核准處分書，該處分書電子送達上訴人，被上訴人審查程序即告終結，已非屬前揭專利法第109條規定得提出修正申請之「審查中」階段，亦非屬同法第120條準用第43條第3項所規定之依通知期間申請修正之情形。上訴人申請修正系爭專利，其日期雖同一，惟時點仍在系爭專利經核准處分之後，已與專利法第109條規定得申請修正時間不符，則被上訴人對上訴人前揭申請修正不予受理，於法尚無違誤。

3.          雖形式審查核准處分書記載「送達後三個月內繳納證書費及第一年專利年費始予公告，並自公告之日起給予新型專利權；屆期未繳費者不予公告」內容，但此係依專利法第120條準用第52條第1項及第2項之規定意旨之重申，並無礙新型專利審查程序業已終結之結果，尚不能以形式審查核准處分書有上揭記載內容即認仍得申請新型專利之修正。

4.          經濟部據授權於97年5月8日所訂定「專利電子申請實施辦法」，於102.12.6修正發布為「專利電子申請及電子送達實施辦法」，其中第14條、第15條之2規定電子傳達、電子送達之時間，原則以專利專責機關（即被上訴人）之資訊系統收受之時間、記錄受送達人下載之時間為準。上訴人主張體系解釋上形式審查核准處分書之法定期間係以「日」計算，原判決已增加法律所無之限制，仍非可採。