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 上海市高級人民法院判決:
使用關聯公司之外觀設計並支付合理對價
構成專利默示授權

【資料來源:中國大陸裁判文書網】

n   案號

上海市高級人民法院(2021)滬民終361號民事判決

上海知識產權法院(2019)滬73民初483號民事判決

n   當事人

上訴人(原審原告):

廣州德立遊艇碼頭工程有限公司(以下簡稱德立公司)

被上訴人(原審被告):

南充市園林管理處(以下簡稱南充園林處)

中建三局集團有限公司(以下簡稱中建三局公司)

中建投資基金管理(北京)有限公司(以下簡稱中建投資公司)

上海旗華水上工程建設股份有限公司(以下簡稱旗華公司)

n   事實摘要

一審法院認定事實:

一、關於權利方面的事實

系爭專利:「浮橋護欄」外觀設計專利

申請號:CN201830519108.0

申請日:2018.9.14

授權公告日:2019.1.29

申請人:德立公司
設計人:劉洪輝(即德立公司法定代理人)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目前上揭專利權仍在保護期內。專利簡要說明記載,其設計要點在於浮橋護欄形狀,最能表明該專利設計要點的圖片或照片是立體圖。該外觀設計為一兩側有護欄的浮橋板,從左右視圖看,兩側護欄為一行四個連續排列的平行四邊形組成,與浮橋板平行的兩條邊框長度略寬於平行四邊形的另兩條邊框,短邊框的兩頭均相較於長邊框有延伸出頭的部分。每個平行四邊形在靠近浮橋板一邊的銳角側有一折角設計,在兩條較窄的邊框之間有由寬至窄類似放射狀的多條條狀杆分佈。

2020924日,國家知識產權局就涉案專利出具外觀設計專利權評價報告,其初步結論為全部外觀設計未發現存在不符合授予專利權條件的缺陷。

二、               關於被訴侵權行為方面的事實

2017.12.12四川政府採購網公布,被告南充園林處「印象嘉陵江」上中壩和清泉壩濕地保護工程PPP專案,採購人為被告南充園林處;中標人為被告中建三局公司、中建投資公司。

2018年被告南充園林處、中建三局公司、中建投資公司簽訂《南充市「印象嘉陵江」上中壩和清泉壩濕地保護工程PPP專案合同》,被告南充園林處獲得市政府授權作為專案實施機構,被告中建三局公司和被告中建投資公司的聯合體作為上述項目的中標人與政府方股東代表南充發展投資(控股)有限公司成立中建三局南充環境建設投資有限公司來作為項目實施公司。中建三局南充環境建設投資有限公司(發包商)登記設立後,與被告中建三局公司(承包商)簽訂了《南充市「印象嘉陵江」上中壩和清泉壩濕地保護工程總承包合同》,其中包一為「印象嘉陵江」上中壩濕地保護工程項目。

2018.10.10被告中建三局公司發佈了南充市「印象嘉陵江」濕地保護工程項目浮橋工程招標公告。2018.10.19原告投標,報價表顯示暫定的工程造價為人民幣(以下同)8,500萬元,2018.10.23網站「雲築商城」顯示原告未中標。

2018.11.12被告中建三局公司與被告旗華公司簽訂《建設工程分包合同》,約定分包南充市「印象嘉陵江」上中壩濕地保護工程項目浮橋工程,具體施工部位及做法以被告中建三局公司提供的施工設計圖紙及經其審核通過的施工方案為準,合同金額為6,803.4萬元。20191月間微信均登載有被訴侵權浮橋工程項目的工程進展等新聞。

 

 

 

 

 

 

 

2019.3.4原告請公證人對四川省南充市高坪區「印象嘉陵江」濕地公園的一座浮橋進行拍照及錄影。一審庭審中就公證圖片與原告專利進行比對,原告與被告南充園林處、被告中建三局公司及被告中建投資公司均確認被訴侵權設計與涉案專利構成相同,被告旗華公司則提出被訴侵權浮橋板底部裝有輪子,具體判斷請求法庭審查。

三、               關於四被告主張已獲授權的相關事實

被告南充園林處因涉案浮橋專案在全國各地考察,看到有類似不錯的浮橋項目,便與實施該項目的公司聯繫,當時代表該公司與其接洽的是劉洪輝。劉洪輝參與了涉案浮橋專案的設計討論,以案外人廣州中土文旅規劃設計有限公司的名義提供了設計方案(包括專案會議的簽到冊、設計合同會議備忘錄、工程初步設計圖紙、施工設計圖、設備清單、造價單、工程合同等…細節略)。

四被告均強調,其是按照上述劉洪輝提供的圖紙的樣式來施工建造被訴侵權浮橋板,未進行改變,被訴侵權浮橋板與劉洪輝提供的圖紙的樣式一致。但原告認為,雖然上述圖紙由廣州中土文旅規劃設計有限公司提供,但圖紙的實際提供時間(20189月)晚於涉案專利申請日(2018.9.14),並且上述圖紙的提供也不構成專利法上的公開。

2018.9.6劉洪輝向被告中建三局公司發送了「南充印象嘉陵江景觀浮橋造價單」以及「南充市印象嘉陵江專案浮橋工程合同」兩份檔並稱「這是初設完成後的總造價,基本準確。」被告中建三局公司回覆「收到,我們這邊看看。」2018.9.20劉洪輝稱「感謝你們對我方的支持和認可,浮橋景觀設計和初步設計已經完成。設計合同和施工合同也基本內容談完,但是沒有簽署,時間又過去了一個月,對此希望各方儘快簽合同並執行,其他推脫空話沒有意義。」2018.9.30劉洪輝向被告中建三局公司發送微信稱「今天張長勝個人墊付設計費,下午交接完成後初設文件馬上發給你們,請準備招投標工作,我們商量一下怎麼操作,這幾天我們不休息。這件事連絡人和電話發給我。」

2018.9.30廣州中土文旅規劃設計有限公司(甲方)、四川省建築設計研究院設計六院(乙方)與南充園林處(丙方)共同簽署了一份《承諾》,其中載明:甲方和乙方於20189月簽訂的南充市「印象嘉陵江」上中壩濕地保護工程《南充市印象嘉陵江浮橋設計合同》為該承諾書簽訂依據之一,甲方需按浮橋合同完成相應設計及技術指導工作,需按時提供符合要求的設計成果。若設計成果中包含專利技術等,乙方需保證甲方及丙方能在本項目中無償使用,以便完成施工。該《承諾》蓋有廣州中土文旅規劃設計有限公司的公章,劉洪輝在甲方委託代理人處簽字

2018.9.302018.11.10,廣州中土文旅規劃設計有限公司出具收條收到四川省南充市園林管理處20萬元、16萬元用於預付南充市「印象嘉陵江」上中壩和清泉壩濕地保護工程浮橋專項設計費,並承諾在資金到賬的同時由其提供「印象嘉陵江」上中壩和清泉壩濕地保護工程浮橋初步設計電子版、紙質版(有公司簽章)、工程量清單(有公司簽章)、方案設計及效果圖檔。2018.11.10廣州中土文旅規劃設計有限公司與被告南充園林處簽署《資料交接清單》,交付的資料包含施工圖電子版及紙質簽章版、工程量清單電子版及紙質簽章版、南充印象嘉陵江浮橋景觀設計檔電子版及紙質版。

原告主張:劉洪輝代表廣州中土文旅規劃設計有限公司多次提交方案參與浮橋設計評選, 2018.7.18參加了審定會議,雖然會議上確定由廣州中土文旅規劃設計有限公司設計浮橋,但最終確定設計方案後政府和總包單位沒有與劉洪輝代表的廣州中土文旅規劃設計有限公司簽訂正式合同。在收到了四川省南充市園林管理處支付的共計36萬元的款項後,廣州中土文旅規劃設計有限公司交付了全套施工藍圖和電子檔。

四、               一審查明的其他事實:

1.          原告的住所地緊鄰廣州中土文旅規劃設計有限公司辦公場所。

2.          二者的辦公場所內有一標註「廣州德立集團」的銘牌,在「廣州德立集團」下方另標註有原告企業名稱、「廣州中土文旅規劃設計有限公司」及「清遠德普浮橋有限公司廣州辦事處」字樣。

3.          原告為廣州中土文旅規劃設計有限公司的法人股東。

4.          廣州中土文旅規劃設計有限公司的網站www.landsee.com首頁有「集團公司支持:德普浮橋公司廣州德立遊艇碼頭工程有限公司」字樣;「領軍專家」欄目中有「船舶設計師徐善雄」及「結構設計師劉劍巨集」的頭像照片及介紹;「工程案例」欄目中介紹了「四川南充嘉陵江景觀浮橋」的專案,其中展示的設計說明圖片、效果圖片、施工現場圖片中均能看出與涉案專利外觀設計幾乎一致的浮橋護欄;「行業動態」欄目中題為「專欄|智庫專家看三亞看劉洪輝怎麼說」一文中註明劉洪輝為原告的董事長及廣州中土文旅規劃設計有限公司的總經理。

5.          原告的網站www.deli2005.com的專案動態欄目中有多則涉及「南充印象嘉陵江景觀浮橋」的文章,其中標題為「南充印象嘉陵江景觀浮橋嘉陵江船工號子已完成規劃設計」、編輯單位為原告、編輯時間為2018.12.4的文章中展示的效果圖中能看出有與涉案專利外觀設計幾乎一致的浮橋護欄…;「關於我們」欄目中的「領銜專家」介紹劉洪輝擔任的企業職務包括原告董事長兼總經理、廣州中土文旅規劃設計有限公司總經理及清遠德普浮橋有限公司總經理;「團隊簡介」中「徐善雄船舶設計師」及「劉劍巨集結構設計師」的頭像照片與廣州中土文旅規劃設計有限公司的網站www.landsee.com中「領軍專家」欄目中的「船舶設計師徐善雄」及「結構設計師劉劍巨集」頭像照片為同一人。

一審法院審理結果:

一、               被告適格

原告指控:四被告未經其許可,擅自在南充市「印象嘉陵江」專案實施涉案專利外觀設計方案。被告南充園林處、被告中建三局公司和被告中建投資公司則抗辯稱其並非本案適格被告。對此,一審法院認為本案四被告共同實施了涉案專案中的被訴侵權浮橋工程部分,四被告的主體身份適格。

二、               被訴侵權浮橋板落入涉案專利權保護範圍

本案中,被訴侵權浮橋板與涉案專利外觀設計均為兩側有護欄的浮橋板,二者的形狀、結構、細節設計等各方面均一致,原告,被告南充園林處、被告中建三局公司及被告中建投資公司均確認被訴侵權設計與涉案專利構成相同,僅被告旗華公司提出被訴侵權浮橋板底部裝有輪子。一審法院認為,現有證據無法證明被訴侵權浮橋板底部裝有輪子,即使裝有輪子,也不影響被訴侵權浮橋板與涉案專利設計在整體視覺效果上無差異,故一審法院認定二者構成相同,被訴侵權浮橋板落入涉案專利權的保護範圍。

三、               浮橋板設計已支付設計費,得到原告及關聯公司授權

四被告均主張被訴侵權浮橋板的設計來源於原告的法定代表人劉洪輝,其在南充印象嘉陵江浮橋工程中的浮橋板上使用與涉案專利權外觀一致的設計得到了原告法定代表人劉洪輝的許可,故其不存在侵權行為;同時還基於上述同一事實主張現有設計抗辯及先用權抗辯,認為劉洪輝交付浮橋設計方案的時間早於涉案專利申請日,四被告在涉案專利申請日前就已做好了實施被訴侵權浮橋方案的準備,並且也一直僅將該方案適用於南充印象嘉陵江浮橋工程中,未在其他範圍內實施。

原告則認為,雖然劉洪輝提供了南充印象嘉陵江浮橋工程設計方案,但該方案的提供主體為案外人廣州中土文旅規劃設計有限公司而非原告,廣州中土文旅規劃設計有限公司與原告為各自獨立經營的法人主體,而涉案專利權屬於原告,四被告並未就被訴侵權浮橋板的建造得到原告的許可,廣州中土文旅規劃設計有限公司收取的36萬元僅是設計費而非專利許可費;此外,從《資料交接清單》的簽署時間來看,廣州中土文旅規劃設計有限公司交付設計方案的時間也晚於涉案專利申請日,因此,四被告的現有設計抗辯及先用權抗辯亦均不能成立。

一審法院認為:本案的關鍵在於南充印象嘉陵江浮橋工程中的浮橋板上使用與涉案專利權外觀一致的設計是否是未經權利人許可而實施的侵權行為:

1.          劉洪輝本人全程參與了南充印象嘉陵江浮橋專案從籌備討論、規劃設計直至最後確定方案招標的全過程。原告向一審法院出具的有劉洪輝本人簽名的情況說明也確認了劉洪輝多次提交方案參與了南充印象嘉陵江浮橋專案的設計評選及討論。由於涉案專利的申請日為2018.9.14,恰好處於南充印象嘉陵江浮橋專案從開始討論到最終招標的過程中,劉洪輝本人作為涉案專利的唯一設計人應知曉南充印象嘉陵江浮橋專案中擬討論使用的浮橋設計與其作為法定代表人的原告所申請的涉案專利設計實質是同一設計。

2.          20186月至8月間劉洪輝參與南充印象嘉陵江浮橋專案的會議討論時是以廣東清遠德普浮橋公司的名義進行,在浮橋設計及施工圖紙的提供、交付及收取設計費用的過程中則是主要以廣州中土文旅規劃設計有限公司的名義進行,而在最終參與被告中建三局公司關於南充印象嘉陵江浮橋施工招標中又是以原告的名義進行。但是與上述設計及施工圖紙同時期提交的設備清單的落款上卻載有原告的企業名稱,上述交付的圖紙上除有劉洪輝在審核一欄簽名外,另在設繪一欄簽名的劉劍宏、徐善雄則是在原告網站及廣州中土文旅規劃設計有限公司的網站上均被介紹為各自的相同頭銜的員工。此外,原告亦確認其與廣州中土文旅規劃設計有限公司在緊鄰的地址辦公,還有辦公地點掛設的銘牌、網站介紹,都能夠證明原告、廣州中土文旅規劃設計有限公司甚至清遠德普浮橋公司在公司主要負責人、部分核心員工、辦公場所、經營業務上均有一定的混合。尤其是劉洪輝本人,其身兼三家公司的主要負責人,還是涉案專利的唯一設計人,同時代表三家公司分階段參與南充印象嘉陵江浮橋專案的不同階段,其行為可以視為同時代表三家公司的職務行為即劉洪輝所代表的原告亦知曉南充印象嘉陵江浮橋專案中討論使用的浮橋設計與涉案專利設計實質是同一設計。

3.          被告南充園林處已於20189月及11月分兩次向廣州中土文旅規劃設計有限公司支付了36萬元設計費,廣州中土文旅規劃設計有限公司及劉洪輝均確認收到上述設計費後交付了全套設計檔及施工檔。雖然劉洪輝所代表的公司與南充印象嘉陵江浮橋專案一方的代表未正式簽訂設計合同,但上述事實足以證明雙方就南充印象嘉陵江浮橋項目設計的提供及價款達成了口頭協議並履行完畢,被告南充園林處根據口頭協定的約定支付了合理對價,並取得了相應設計方案。此外,從原告及廣州中土文旅規劃設計有限公司的網站內容來看,二者均將南充印象嘉陵江浮橋項目作為其業績或成功案例之一進行宣傳,宣傳的文章中甚至還採用了被訴侵權浮橋護欄板的施工現場照片;原告從競標失敗至提起本案訴訟這一段時間內也未向南充印象嘉陵江浮橋專案的實施一方提出任何異議,說明原告及廣州中土文旅規劃設計有限公司等對於南充印象嘉陵江浮橋專案採用了其提供的設計方案一事是認可的

綜合上述三點理由,一審法院認定南充印象嘉陵江浮橋工程中的浮橋板上使用的浮橋護欄板設計來源於原告及其關聯公司,支付了合理的對價,南充印象嘉陵江浮橋工程中採用上述設計得到了原告及其關聯公司的許可,一審法院對於原告關於南充印象嘉陵江浮橋工程中採用落入涉案外觀設計專利保護範圍的設計方案並施工的行為是未經原告許可的侵權行為的訴訟主張,不予採納。

至於四被告所主張的現有設計抗辯及先用權抗辯,一審法院認為,四被告所主張的現有設計抗辯及先用權抗辯與其主張的南充印象嘉陵江浮橋工程得到了權利人許可均是基於同一事實,在一審法院已認定南充印象嘉陵江浮橋工程得到了權利人許可的情況下,上述現有設計抗辯及先用權抗辯已無評述的必要。更何況,根據前述查明的事實,現有證據僅能證明廣州中土文旅規劃設計有限公司確實於201811月向被告南充園林處交付了與被訴侵權浮橋板設計一致的設計方案,該時間晚於涉案專利申請日,並不能證明被訴侵權浮橋板所採用的設計在涉案專利申請日前就以交付他人的方式予以公開,設計方案中製圖表格上標註的日期僅能證明設計方案形成的時間,不能認定為設計方案公開的時間。

綜上,一審法院判決:駁回原告廣州德立遊艇碼頭工程有限公司的全部訴訟請求。本案一審案件受理費人民幣30,800元,由原告廣州德立遊艇碼頭工程有限公司負擔。

二審法院審理結果:

一審查明的事實屬實,二審法院予以確認。二審無新的證據。

二審爭議焦點在於南充市「印象嘉陵江」濕地保護工程項目浮橋工程中浮橋板上使用與涉案專利外觀一致的設計是否未經德立公司授權許可,侵犯了德立公司享有的涉案外觀設計專利權。對此,應探究德立公司關於涉案專利使用的真實意思表示。

一、關於主觀狀態分析

根據一審法院查明的事實,劉洪輝係涉案專利的設計人及德立公司的法定代表人,同時也是德立公司、廣州中土文旅規劃設計有限公司、清遠德普浮橋有限公司對外宣稱的主要負責人,參與了南充「印象嘉陵江」浮橋專案討論、規劃設計直至確定方案招標的全過程;德立公司亦是廣州中土文旅規劃設計有限公司的股東,且與廣州中土文旅規劃設計有限公司在主要負責人、部分核心員工、辦公場所及經營業務上有一定的混同。

在南充「印象嘉陵江」浮橋專案中,雖然劉洪輝所代表的公司並未與南充「印象嘉陵江」浮橋專案一方的代表簽訂書面的委託設計合同,但南充園林處分兩次向廣州中土文旅規劃設計有限公司支付了36萬元設計費,廣州中土文旅規劃設計有限公司及劉洪輝均確認在收到相應設計費後交付了全套設計檔和施工檔,可以認定雙方就南充「印象嘉陵江」浮橋項目設計的提供及價款達成口頭協定並已履行完畢,且該口頭協定的目的即為在南充「印象嘉陵江」浮橋專案上使用該設計。

綜合上述事實,劉洪輝及其所代表的德立公司亦知曉廣州中土文旅規劃設計有限公司已依據口頭協議向南充園林處提交了涉案浮橋設計,劉洪輝及其所代表的德立公司對德立公司作為申請人、劉洪輝作為設計人申請的涉案外觀設計與廣州中土文旅規劃設計有限公司提交給南充園林處的涉案浮橋設計實質係同一設計是明知的。

二、關於客觀行為分析

民事法律行為的意思表示形式可以默示的方式作出。專利許可行為作為民事法律行為亦存在默示情形,即行為人雖沒有以語言或文字等明示方式作出專利許可的意思表示,但通過其行為可以推定出其作出了專利許可的意思表示。

本案中,德立公司、廣州中土文旅規劃設計有限公司、清遠德普浮橋有限公司雖然係不同主體,但劉洪輝同時代表三家公司分階段參與了南充「印象嘉陵江」浮橋專案的不同階段,其行為可視為同時代表三家公司的職務行為,結合與廣州中土文旅規劃設計有限公司浮橋設計和施工圖紙同時期提交的設備清單的落款上載有德立公司企業名稱,德立公司和廣州中土文旅規劃設計有限公司在其公司網站中對南充「印象嘉陵江」浮橋項目進行宣傳,宣傳的文章中還採用了被訴侵權浮橋護欄板的施工現場照片等事實,可以合理地解釋和推知,德立公司已通過相關先前行為默示許可南充園林處在南充「印象嘉陵江」浮橋專案上使用涉案外觀設計,南充園林處已經基於劉洪輝及其所代表的德立公司的相關行為獲得了涉案外觀設計的相關授權,並產生了合理信賴,此種合理信賴應當受到保護,不應因德立公司及其關聯公司關於涉案專利申請的內部安排以及專利權人德立公司對先前行為的否認而受到損害,否則會造成不公平的結果,也不利於建立穩定的可預期的市場秩序。

三、關於合理對價分析

南充「印象嘉陵江」浮橋專案一方的代表南充園林處與劉洪輝所代表的公司基於相關履行行為已達成了口頭協定,且該口頭協定的目的即為在南充「印象嘉陵江」浮橋專案上使用涉案浮橋設計。南充園林處並於20189月及11月分兩次向廣州中土文旅規劃設計有限公司支付了36萬元設計費,並取得了涉案浮橋設計的全套設計檔和施工檔,廣州中土文旅規劃設計有限公司接受了上述款項且並未對設計費金額提出異議,德立公司亦未對此提出異議。綜合上述事實,可以認定南充園林處與劉洪輝所代表的公司對涉案浮橋設計在南充「印象嘉陵江」浮橋專案上的使用費用已達成一致並履行完畢,南充園林處通過德立公司的關聯公司廣州中土文旅規劃設計有限公司為涉案外觀設計使用行為支付了合理對價。

四、小結

德立公司在主觀上對其作為申請人、劉洪輝作為設計人申請的涉案外觀設計與廣州中土文旅規劃設計有限公司提交給南充園林處的涉案浮橋設計實質係同一設計是明知的,客觀上其通過相關先前行為默示許可南充園林處在南充「印象嘉陵江」浮橋專案上使用涉案外觀設計,南充園林處並通過德立公司的關聯公司支付了合理對價,南充市「印象嘉陵江」濕地保護工程項目浮橋工程中浮橋板上使用與涉案專利權外觀一致的設計並未侵犯德立公司享有的涉案外觀設計專利權。故德立公司的上訴請求不能成立,應予駁回。本案駁回上訴,維持原判。

本判決為終審判決。

 

 

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