國知局條法司對取消實用新型優先審查制度的回覆

【中國大陸中央人民政府官網】

中國政府官網刊登了國知局回覆廣東省深圳市某位民眾的二個問題：

《問題一》建議取消實用新型專利的優先審查制度

目前中國大陸有預先審查制度和優先審查制度，但我個人認為只適用於發明專利，應取消適用於實用新型專利。因為實用新型專利沒有公開審查，公眾無法對專利技術提出異議，一旦新型專利被核准，就成了某些大公司打擊小公司的致命工具，小公司做無效和訴訟都需要大量資金，如果對方申請了一堆實用新型專利，小公司無法承受。

《問題二》建議取消一案兩請透過PCT進入中國大陸

優先審查制度，對於規規矩矩的企業，對於同日申請的新型和發明會進行同日申請的勾選，但是當對發明做優先審查時，就要放棄新型專利。但有些申請人透過PCT進中國大陸申請發明，就可以不放棄新型，也能對發明進行優先審查，更有甚者，有些企業不勾選同日申請。希望立法者能充分考慮這些問題，在制定制度時及把關時都能給予公平對待。

國家知識產權局條法司回覆：

非常感謝您的建議，關於您所提到的兩個問題，回覆如下：

《答覆一》在現有架構下，對實用新型專利爭議可採取以下措施：

中國大陸實用新型制度實施三十多年來，在激發創新熱情、促進技術轉化、保護創新成果方面有重要積極的的貢獻。對於所提到的「實用新型專利沒有公開審查，公眾無法對專利技術提出異議」的問題，在目前的制度架構下，可考慮以下措施：

（一）        對於已核准的實用新型專利，任何單位或個人若認為專利權的授予不符合專利法相關規定，得提出無效宣告請求；

（二）        為了彌補實用新型專利申請未經過實質審查的不足，專利法第61條第2款規定，專利侵權糾紛若涉及實用新型專利，人民法院或管理專利工作的部門可以要求專利權人或利害關係人出具由國家知識產權局作出的專利權評價報告；

（三）        在專利侵權糾紛中，被控侵權人如有證據證明其實施的技術屬於現有技術，可以根據專利法第62條的規定提起現有技術抗辯。 

《答覆二》

根據專利法第9條第1款規定，同樣的發明創造只能授予一項專利權，這就是通常所稱的「禁止重複授權原則」，所有的專利申請和專利都需要符合這一規定。實務上在極少的情況可能存在申請人透過PCT途徑進入中國大陸國家階段的發明專利申請和其同日提交的實用新型專利申請都被授予專利權的情形。對此，任何人可以依據專利法第45條的規定，以相關專利不符合專利法第9條第1款為由請求宣告相關專利權無效。

在符合「禁止重複授權原則」下，專利法第9條第1款還規定了申請人可選擇的一種優惠情形，即同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權者，可以授予發明專利權。對於此種情形，《專利審查指南》第五部分第七章8.2節中規定：同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明者，對於其中的發明專利申請一般不予優先審查。這是由於目前實用新型的授權週期短於發明優先審查的授權週期，在同日申請中實用新型專利申請快速獲得審批結果的情況下，不再對同日申請中的發明專利申請進行優先審查。