最高法院判決：民事法院對新型專利權准否等行政權之行使，僅得為適法監督

【資料來源：司法院法學資料檢索系統】

裁判字號：最高法院 109 年台上字第 2155 號民事判決

裁判日期：民國 110 年 5 月 27 日

裁判案由：請求確認專利權

判決主文：原判決（108.4.11智慧財產法院107年度民專上字第17號）關於確認第M514156 號「發電輪轂之發電機模組」新型專利之專利申請權為被上訴人所有，及命上訴人移轉上開專利權暨該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

n   當事人

上 訴 人：陳浚欽

被上訴人：索特精密有限公司（以下簡稱「索特公司」）

n   事實摘要

1.          索特公司主張自100年5月起，為與第一審共同被告崑藤工業股份有限公司（下稱崑藤公司）洽談發電機產品合作事宜，陸續提供產品樣品及專利資料、成品結構圖等相關圖面予時任崑藤公司總經理之上訴人；嗣於同年5月、7月間與崑藤公司簽署合作契約書，由索特公司生產，崑藤公司加工製造，交給索特公司組裝、測試後，再交給崑藤公司於外殼以雷射雕刻產品型號及序號，並由崑藤公司銷售。

2.          索特公司主張上訴人取得相關技術、生產細節後，私自於104.7.22申請新型專利，並由智慧局准予第514156號「發電輪轂之發電機模組」新型專利（下稱「系爭專利」），顯無法律上之原因而受有利益，且故意侵害索特公司之專利申請權人地位，致其受有無法享有系爭專利權之損害。

3.          上訴人則主張103年間先後與大葉大學、南台科技大學簽訂合作計畫，共同研發新型發電輪轂之發電機模組，並依期中期末報告之研發成果申請系爭專利。況上訴人對系爭專利提起不具新穎性之舉法案，經智慧局審定舉發不成立，訴願駁回確定；索特公司再以上訴人非專利申請權人為由，提起舉發案仍不成立。

4.          原審推翻第一審理由：

(1)上訴人於系爭舉發案提出申請更正專利範圍，智慧局107.11.23審定准予更正；被上訴人索特公司97.11.20申請「自行車用花轂發電機結構」發明專利，智慧局認不具進步性而核駁；比對後兩造技術特徵有明顯差異，難認系爭專利之發明構思係上訴人之技術內容所衍生。

(2)關於發電花鼓，系爭實物係索特公司所生產，與上訴人系爭專利請求項1比對，系爭實物與系爭專利僅有卡合部（卡嵌部）數量及磁軛頂抵位置多寡之些微差異，為所屬領域通常知識者得以輕易完成之簡單變化，是系爭實物與系爭專利請求項1所界定之發電機模組並無實質差異，二者應屬實質相同之創作。系爭專利請求項2、3、7係依附於請求項1之附屬技術特徵，系爭專利請求項4則依附於請求項3、請求項8依附於請求項7、請求項9依附於請求項1、7、8中任一項、請求項10依附於請求項9之附屬技術特徵，均與系爭實物屬實質相同之創作。

(3)南台科技大學之委託學界期中期末報告，均晚於系爭專利申請日，且期中報告內容係描述習知之永磁同步電動機原理及其設計上之相關數學、參數等，期末報告則針對系爭專利之發電機組進行數學模型整利，及引用系爭專利之圖式，系爭專利設計上之考量等並無相關說明，無法認定系爭專利之發明構思係上訴人委託南台科技大學研發之成果。上訴人提出之研發紀錄也未記載完成日期，均無法證明系爭專利之發明係由上訴人、饒誌軒所構思。

(4)系爭實物與系爭專利各請求項相比對，其整體技術特徵差異甚微，元件之排列、構造、功能或造型等均極其相似，而被上訴人索特公司於100年間曾將MD002發電機之物料清單、圖面及8系列花鼓之相關圖面等資料，以電子郵件寄送予上訴人，且於雙方合作期間將系爭實物及PV-8發電花鼓產品販售崑藤公司，崑藤公司為自行車花鼓產業之廠商，有能力及工具拆解該等產品而瞭解其內部構造與組裝方式，上訴人提出系爭專利申請之前，有機會接觸並知悉系爭實物之技術內容，堪認上訴人就系爭專利之發明構思，係衍生自被上訴人之系爭實物技術內容。

n   最高法院判決理由：

新型專利權為專利專責機關本於行政權作用所核准。審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使，僅得為適法之監督，而不應越俎代庖，就行政行為自為行使。故民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定，得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件，自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因，該自為判斷仍應居於補充地位，無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。

當真正創作人與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時，除雇用人與受雇人間得依專利法第10條規定，向專利專責機關申請變更權利人，或當事人間達成讓與新型專利權之協議外，僅得依專利法第120條準用同法第35 條之規定，由真正創作人於該專利案公告後2 年內，以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發，並於舉發撤銷確定後2 個月內就相同創作申請新型專利，以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。

真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，得否逕認其新型專利權受潛稱專利申請權人侵害，而依侵權行為規定請求潛稱專利申請權人回復原狀，移轉該新型專利權予己？又不當得利係指無法律上原因受有利益，致他人受損害而言，受益人所受利益與受害人所受損害間，須有因果關係存在。潛稱專利申請權人取得之新型專利權係專利專責機關所給予，真正創作人未經專利專責機關依法公告給予新型專利權之前，可否認其所受損害即為該新型專利權，而請求返還該新型專利權？亦均非無進一步推究之餘地。原審未說明所憑依據，逕認被上訴人得依侵權行為及不當得利規定請求上訴人移轉系爭專利權予己，不免速斷，並有判決不備理由之違法。故本案原判決關此部分為不當，應予廢棄。