美國聯邦巡迴上訴法院
釐清商業方法專利的判斷標準

【案號：Apple Inc. v. Contentguard Holdings, Inc., No. 16-2548（Fed. Cir. 2018）】

美國有關商業方法專利的審查，基本上首先要能符合35 U.S.C. §101專利標的適格性的規定；專利申請核准後，再進入美國專門用來審查商業方法專利的「商業方法專利複審（Covered Business Method（CBM）Patent Review）」。USPTO並未完全禁止商業方法申請專利，但是嚴格把關，不擴大商業方法專利的保護範圍。所以專利案claim必須寫的是「商業方法」（Business Method），而不只是「點子」（idea）。

2016月12月USPTO曾經對商業方法的專利適格性整理出三個範例：

1.   Federal Circuit：BASCOM Global Internet v. AT&T Mobility LLC,        119 USPQ2d 1236 (Fed. Cir. 2016) (BASCOM). 本件有爭議的專利是美國第5,987,606號專利。claim 1涉及一種抽象概念，且具有比抽象概念明顯更多的附加元素，因為除了本領域中熟知的、常規的活動之外，還增加了特定的限制，因此對該技術有所改進。

2.    Verifying A Bank Customer’s Identity To Permit An ATM Transaction：驗證銀行客戶身分以允許ATM交易。

3.    Tracking Inventory：庫存追蹤。

而Apple Inc. v. Contentguard Holdings, Inc.的爭議，源自Apple及Google分別對美國第7,774,280號專利提出的商業方法（CBM）專利複審（Covered Business Method（CBM）Patent Review），Apple及Google不同意美國專利商標局專利審理暨上訴委員會（PTAB）核可專利權人修正請求之決定，故上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（下稱「CAFC」）。

7,774,280號專利是有關數位權利管理（digital rights management（DRM））系統的發明。這種類型的系統允許內容所有者控制其數位作品的後續使用方式。例如，DRM系統可以防止使用者在不付費的情況下使用數位內容，或可以防止使用者製作數位內容的未授權的複本。

PTAB認定7,774,280號專利為商業方法專利，因為其「附加或附帶於金融活動」（incidental to or complementary to financial activity）。然而，這並非判斷專利是否為商業方法專利的正確標準。

CAFC的判決引用Unwired Planet v. Google案，及美國發明法案（AIA），說明商業方法專利的claim必須指向用以執行用來實施、經營或管理金融產品或服務的數據處理或其他操作的方法或裝置。專利具有用於金融交易的可能性不足以使其成為商業方法專利。在此情況下，即使說明書確實描述了該發明用於金融交易的一些實施例，但是亦描述了非用於金融交易的實施例。CAFC認為，在說明書中簡單地描述如何在某些實施例中使用發明來促進金融交易，不足以使專利具有商業方法專利的資格。

由於PTAB採用了錯誤的法律標準，CAFC撤銷其決定並將案件發回PTAB。

參考資料：

1. 201612 USPTO商業方法的專利適格性三個範例
http://www.tsailee.com.tw/upload/201612 USPTO商業方法的專利適格性三個範例.pdf 

2. Apple Inc. v. Contentguard Holdings, Inc., No. 16-2548（Fed. Cir. 2018）判決
http://www.tsailee.com.tw/upload/Apple Inc. v. Contentguard Holdings, Inc., No. 16-2548（Fed. Cir. 2018）.pdf