美國聯邦最高法院
確認多方複審程序（IPR）有效且PTAB不得「部分立案」

美國聯邦最高法院於2018年4月24日公布了兩份判決：

1.　Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC

2.　SAS Institute Inc. v. Iancu

這二份判決將明顯影響美國專利權人和被控侵權人的訴訟策略，也規定了專利審判上訴委員會（PTAB）必須對每一個被質疑的claim之可專利性都做出判斷，不得部分立案，非常重要！

2018年4月26日，USPTO隨即公布了《SAS 案對 AIA 審判程序影響指導意見》（以下簡稱《指導意見》），表示PTAB將遵照 SAS 案的判決，也說明在多方無效複審程序（IPR）會對每一個被挑戰的claim進行審理；這份《指導意見》基本上沒有提及任何實質性的指導。對於已經立案尚未判決的案子，將視每個案子具體情況做出實質審理和期程上的調整，並將主要依賴當事人之間的協商來決定如何進行調整。

根據《指導意見》，所有進行中的AIA複審程序，如果之前沒有針對全部爭執的claims逐一檢視，PTAB可能會發出補充決定，把之前未納入複審程序的claims全部納入，並找雙方代理人來開會，確定案件時程跟文件是否需要補充。12個月的期限也可能會視個案狀況而延期。

以下這些問題在實務上也很重要，但可惜《指導意見》並沒有提及：

（1） 立案決定是否會繼續針對申請人提出的所有無效請求進行審理？

（2） 如果（1）的答案是「是」，那麼 PTAB 是否會針對申請人提出的各種無效請求進行區分，包括那些明顯不充分甚至毫無理由的無效請求？

（3） 如果（1）的答案是「否」，那麼專利持有人是否會被強迫必須從「字數限制」中挪出篇幅來回答申請人提出的每一個毫無理由的無效請求，從而限縮了可以適當且有效處理的那些至少有一定合理性的無效請求的答覆篇幅？

再回來看這2個重要的判決。在 Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC 案判決中，美國聯邦最高法院認可了多方複審程序（Inter Partes Review，簡稱IPR）的合憲性，並暗示包括授權後複審（Post Grant Review，簡稱PGR）和商業方法複審（covered business method review，簡稱CBMR）在內的整個授權後有效性挑戰體系都是符合憲法的。這些程序全都是 2012 年 9 月 16 日生效的美國發明法案（AIA）開創的。此外，美國聯邦最高法院該判決甚至還確認了USPTO複審程序（Reexamination）是行政機構可以有效行使的權力。美國聯邦最高法院認為：專利權與一般私有財產權不同，專利權可被行政機構（即USPTO）撤銷。

這個判決還有一個重點是：用於挑戰專利有效性的 USPTO 救濟機制將繼續作為更為昂貴的美國聯邦法院訴訟的替代方案，這也就是說，Oil States案的判決結果對被控侵權人和其他挑戰專利有效性的人而言是有利的，當事人可以用USPTO的救濟機制而不用直接花大錢訴訟。

美國聯邦最高法院認為：專利權的授予屬於美國法律中的公共權利概念。進一步來說，根據19世紀中期美國聯邦最高法院具有約束力的先例，專利是「公共特許權」。因此，不應以一般私有財產的觀念來看待專利，專利也不享有與私有財產相同的憲法保護和保障。因而除憲法第三條規定的法院以外，政府行政機構也可以撤銷美國專利。

然而，美國聯邦最高法院的這一判決並非全票通過。聯邦最高法院的Gorsuch 大法官提交了反對意見書，認為 USPTO 在決定授予專利後沒有權力再撤銷專利。首席大法官 Roberts也認同該反對意見，最終得到7:2 的判決。此外，多數意見留下了許多挑戰整個專利核准後複審制度合憲性的其他可能途徑，特別指出了未被提出的潛在問題，即對 AIA 制定之前核准的專利「溯及既往」適用此類程序是否違反了憲法對正當程序的要求。可以預料的是，基於這一理由以及其他理由的合憲性挑戰，這問題遲早會被提交美國聯邦最高法院再進行判決。

其次，在 SAS Inst. Inc. v. Iancu 案判決中，美國聯邦最高法院以5:4的投票結果，認為USPTO應該對多方複審程序聲請人挑戰的「所有」claims做出有效性決定！

美國聯邦最高法院取消了PTAB目前在 IPR「審理」中進行「部分立案」的做法。在 SAS 案之前，PTAB 一直將 IPR「審理」的範圍及其最終書面決定的範圍僅侷限在那些先前被 PTAB 認定為請求人已經提供了不可專利性最低證明的claims。在AIA 中創立 IPR 的部分規定指出，PTAB「應當針對請求人所挑戰的任何claim的可專利性發出最終書面決定」。美國聯邦最高法院裁定此一條款是具有強制性的，不能被理解成允許 PTAB得自行決定作出部分立案。因此，最終書面決定必須對請求所挑戰的每一個claim都作出處理。

雖然許多法律從業人員對這一判決內容大表贊同，認為這是被控侵權人和其他挑戰專利者的勝利，但 PTAB 將如何修改其程序以遵守該判決，尚不明確。也許 SAS 判決就只是闡釋「對你許願想實現的事要慎重」此一名言而已？

基於不同的原因，要求最終書面決定必須包含 IPR 請求中所有被挑戰的claim，有好處也有壞處，會使 IPR 對於潛在請求人來說更具吸引力，也失去部分吸引力。雖然美國智財界正在議論 SAS 判決對專利持有人會有哪些不利，但以下情況已有專業人士提出意見：

→ X （反對上述）

事實上，用「部分立案決定」來說服一個美國地區法院法官解除中止，是極其罕見的例外情況，而不是一條規則。聯邦法院法官更討厭零碎的專利訴訟，所以聯邦法院法官不會因為「部分立案」這件事，對解除訴訟中止的判斷有實質具體影響。

→ X （反對上述）

其實目前PTAB 的規定已經提供了更強的抑制：根據美國專利法實施細則第42.108(c)條（真正的由這種言詞證據所產生的重大事實問題將以最有利於請求人的觀點來看待，僅是為了決定是否對多方複審程序立案），在 IPR 的立案階段，任何重大的爭議（例如彼此衝突的專家意見之間的爭議）都會自動以對請求人有利的方式解決。PTAB 關於立案率的統計數字清楚地表明，IPR 審理的立案率尚未因專利持有人提交言詞證據及非強制的 POPR 而受到明顯的影響。因此，不太可能因為 SAS判決而導致專利持有人「損失」。

另一個被認為對專利持有人不利的後果是：PTAB 是否立案現在可能依賴對單個（可能是範圍最寬的那個）被挑戰的claim的分析而定。雖然這是事實，但它大幅增加了 IPR 程序雙方在立案後的工作量，而且更重要的是，增加了 PTAB 本身的工作量。目前還不知道 PTAB 的立案在實務上將如何修改以符合 SAS 判決，至少就立案決定的實質性分析而言，很可能不會有太大變化。

PTAB有幾種可能的方式來修改其規則和程序，而且不是所有的改變都要被視為專利持有人的損失或請求人的勝利。首先，現在確定沒有疑問的是請求人所挑戰的每項claim都將包含在 PTAB 的最終書面決定中，這將最大程度地影響 AIA 中的禁反言條款，而禁反言條款會限制或排除在隨後的聯邦地區法院訴訟中提出專利有效性挑戰。直到 SAS 判決作出以前，根據在 SAS 訴訟未決期間的判例，IPR 審理中未被立案的claims不受禁反言條款的限制，但現在該判例在此已不重要（因為每一個claim都要立案寫入PTAB最終的書面決定中）。這其實應該才是美國聯邦最高法院 SAS 判決唯一最重要的，適用於每一項 IPR 程序；這對專利持有人來說是一個明顯的勝利。

其次，SAS 判決中沒有任何內容強制 PTAB 在程序的申請階段之後對每一個被挑戰的claim都進行實質性審查。因此，PTAB 在立案階段後的程序很可能仍然只考慮那些在 IPR 程序初期已提供不可專利性最低證明的claims進行實質審查，而對於其他被挑戰的claims，最終書面決定恐將僅陳述請求人沒有達到舉證要求。這種做法將極大地擴展 IPR 的反禁言效力，為請求人提供針對 PTAB 立案決定進行上訴的合適管道，也滿足美國聯邦最高法院在 SAS 判決中提出的要求，同時不需要對 PTAB目前處理IPR的方式作出太大改變。

如果上述這種做法被採用，就算在 PTAB 挑戰專利有效性的所有優點勝於在聯邦地區法院提訴訟，專利挑戰者仍需長遠地考慮是否在 IPR 程序中，除了對最有把握的claim提出專利有效性挑戰，還要對任何其他claim提專利有效性挑戰。

最後說明的是：SAS 判決也不是意見一致的判決，實際上是法院 5:4 的投票結果。這一分歧反應了美國聯邦最高法院的9名大法官在有關行政部門制定規章是否恰當，及行政部門對聯邦法律的解釋應該尊重到什麼程度等方面，存在意識形態的差異。

【參考資料】

1.　20180426-Guidance on the Impact of SAS on AIA Trial Proceedings.pdf

2.　SAS Institute Inc. v. Iancu.pdf 

3.　Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC.pdf