美國聯邦巡迴法院
軟體案件判決影響生物技術案件

2016年9月13日美國聯邦巡迴法院判決：一系列有關唱歌對嘴（lip-synch）步驟組合成的軟體並不構成一個抽象的概念（abstract idea），不具有可專利性（參見McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America）。這個判決推翻了先前美國加州中區法院對McRO, Inc. v. Sony Computer Entertainment America, LLC案的判決，該案影響其後科技界的相關案件，也對生物技術發明專利產生重大影響。

先前2014年做出的判決認為：美國第 6,307,576號和第6,611,278號專利為「無效」，因為依美國專利法第101條不具可專利性。特別是該判決認為雖然專利有新穎性，但過於廣泛，因此專利無效；這二個專利使用的名稱相同，均為「脣形動畫和面部表情自動同步的方法」。

而最近的這個判決，法院要求二階段進行Alice test，這個測試第一階段判斷申請專利範圍（claims）是否為抽象概念，若是，則進入第二階段判斷是否在抽象範圍外有附加獨特的技術特徵（significantly more）使其具可專利性。在Alice test的第一階段，最高法院認定第 6,307,576號專利的Claim 1重點是對電腦動畫特別改進，不是一個抽象的概念；此外，最高法院還指出這個特別改進是對前案的顯著改進；因此，Alice test第一階段測試要件不該當，「脣形動畫和面部表情自動同步的方法」依美國專利法第101條具可專利性。高等法院在本案並沒有進入第二階段測試，這表示未來有可能發生通過Alice test第一階段測試而進入第二階段挑戰的情況。

有趣的是McRO, Inc.維持其立場認為claims具可專利性，因為他們認為不論claims是否為抽象概念，他們都改進了電腦動畫。McRO, Inc.主張Diamond v. Diehr案是一個可參考的相關前案，因為該案的最終產品是一個3-D立體影音檔，而非抽象概念。被告主張一個過去的舊案Parker v. Flook，是與唱歌對嘴軟體是否具可專利性最有關連的案子，因為McRO, Inc.針對被告主張不具可專利性的claim申請了專利。

圖像代表一個「描聲影像」（viseme），也就是一個從脣形同步軟體發出聲音的呈現，在McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America案的影像中，演員發出「阿」的聲音，對應一個複雜的可編輯程式的語音模式。

萬眾矚目的McRO, Inc.三個訴訟案都在聯邦巡迴法院審理中，不僅第一案，後面二案也和電腦軟體有關，而非生物技術案件。希望這些案件的判決依Alice test，能對未來claim是否具可專利性的問題有指導性的作用。主張claims能改進現有技術，似乎是能成功克服Alice test潛在相關挑戰的方法。

總之，McRO, Inc.對生物技術領域claims可專利性的未來發展，提供了一個重要的指導方向，這發展中的前例不僅擴大了可專利性的潛力，也具體提供了克服Alice test相關挑戰的方法。這對生物技術的影響是在撰寫claims和建立規範的前提下明確指出claims的重要性和如何改進技術。顯然地，如果能對現有技術加以改進，就意味著有取得專利的資格。 

對生物技術領域來說，擴大可專利性是特別有希望的；因為生物科技研究更頻繁地使用更多數據，並採取更複雜的、定量的、基於電腦軟體的方法來解決問題，計算和軟體將在這些研究工作中發揮更大的作用，電腦和軟體變得越來越與生物技術研究發展的許多事物密不可分。未來McRO, Inc.能使「演算」成功通過Alice test挑戰的關鍵可能集中在改進現有技術，法院從早期專注於claims是否具新穎性的抽象概念，到現在的是否改進現有技術，有本質上的轉變。