「云（stylized）」申請商標遭駁，智財法院判決智慧局敗訴

開曼群島商阿里巴巴集團控股有限公司（以下簡稱「阿里巴巴集團」）於2011年7月15日以「云（stylized）」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類、第42類商品/服務，向智慧局申請註冊；智慧局審查結果認定系爭商標圖樣不足以使商品之相關消費者認識其為表彰商品之標識，並得藉以與他人商品相區別，不具識別性，應不准註冊，以2012年6月21日商標核駁第0339911 號審定書為核駁之處分。阿里巴巴集團不服，提起訴願，經經濟部2012年10月3日經訴字第10106112930號決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟（101年度行商訴字第178號）。

1.        本件商標以單一文字「云」作為商標圖樣申請註冊，使用於指定之各種商品及服務，予消費者之認知印象為運用無形之網路功能提供商品及服務，並不會視其為商標，不具商標識別來源之功能。

2.        目前兩岸文化及經濟交流頻繁，多數人對簡體字有一定程度之理解，「雲」係常見字，一般消費者可輕易理解與「云」與「雲」代表之意義相同，如「体」與「體」或「台」與「臺」等，皆屬相當習見之簡體字；商標識別性的有無、強弱，常隨著商標實際使用情形及時間經過而變化，尤其今日商業行銷手法多變，數位媒體科技快速發展，使得商標型態及使用方式不斷發展，影響識別性的判斷極大，是以今日隨著雲端技術之發展，「雲」一字已習見與各種描述文字結合，藉以表彰其係藉由網路提供之商品或服務，如「雲空間」、「雲遊戲」、「文件保全雲」、「郵件服務雲」、「商務辦公雲」等等。

3.        阿里巴巴集團創辦人「馬云」先生雖有高知名度，但註冊第01431363號「馬云」非沿用既有字彙或事物，其本身不具特定既有的含義，屬獨創性商標，與本件商標圖樣不同；至註冊第01480915號「Alibaba cloud logo」，與本案設計意匠仍屬有別，且依商標個案審查拘束之原則，自不得比附援引執為本案亦應准註冊之論據。

4.        本件商標已於新加坡、香港等地獲准註冊乙節，核因各國國情不同，法制有異，自不得執為本件應予核准註冊之論據。

(一)系爭商標具有先天識別性：

 1.系爭商標為任意性標識：

   「云」具有固有意涵，非指定商品或服務之描述性文字，中文「云」乃固有字彙，有其特定意涵。該等意涵與系爭商標所指定使用之各種商品及服務並無任何關聯性，非指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性之說明，並未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，應屬具識別性之任意性標識。

此外，系爭商標圖樣並非單純未經設計之文字，而是一個經過特殊設計的文字設計圖，給人圓滿且帶有稍許趣味的深刻印象，其因圖形化之設計，即易予消費者品牌圖案之印象，易將其視為商標而不會誤認為其屬描述商品或服務之品質、特性等的說明性文字。

 2.系爭商標為暗示性標識：

 (1)「云」並不等於「雲」：商標有無識別性之判斷，自應以我國民眾為準。中國大陸固然將「雲」簡寫為「云」，惟「雲」的意義並不等同於「云」，且台灣使用之文字為繁體中文，台灣的消費者見到系爭商標圖樣上之「云」時，會認為其意指「云」的意涵，即「說」、「如是」、「等等」等，而不會認為其意指天上的雲。

 (2)「云」並不等於「雲端科技」：縱使我國消費者見到「云」，會直接認定其為「雲」之簡體字，惟單一的中文字「雲」，依一般消費者的理解，乃指天上的雲。在未與任何網路科技相關文字結合使用時，單一的中文字「雲」絕不可能予人意指「雲端科技」之意。

即使消費者經過高度的想像、思考，推演出「云」有表示「雲端科技」之意，再推想出其表示系爭商標商品或服務係以運用無形之網路功能所提供，惟此類情形，應屬暗示性標識，其具有商標識別性，並非不得註冊。

(二)系爭商標具有後天識別性：

    1.系爭商標因阿里巴巴集團之廣泛使用而在交易上已成為其商品或服務之識別標識，具有後天識別性。

    2.阿里巴巴集團之創辦人兼執行長為「馬雲」先生，具有極高的全球性知名度。為了保護權利，其姓名「馬云」已在台灣獲准註冊第1431363 號商標；另外再將其名「云」設計成二種不同型態申請商標，其中之一已取得第1480915 號註冊商標，另一則為系爭商標。

    3.阿里巴巴集團已大量廣泛使用系爭商標圖樣：

      (1) 阿里巴巴集團於2011年7月28日正式販售標有系爭商標之第一代阿里云智慧手機，消費者熱烈搶購，迄2012年5月銷售量已突破100 萬台；2011年10月阿里巴巴集團又推出促銷阿里云手機之廣告，已在網路上不斷流傳，轉播超過上百萬次；2011年10月24日於中國大陸杭州舉辦首屆「中國互聯網無線化峰會--暨阿里云開發者大會」阿里巴巴集團標有系爭商標之平板電腦及新一代阿里云手機等相關訊息，在各大媒體及網站上皆有大篇幅詳盡報導；阿里巴巴集團之相關網站也有介紹。

      (2)系爭商標也使用在手提袋、信封、文件夾、大會工作人員餐券、大會邀請函、員工制服、英文服務手冊、桌曆本、隨身碟保護套、雜誌刊物及產品目錄等物品上，藉以表彰阿里巴巴集團產品及服務之信譽。目前兩岸文化及經濟交流頻繁，網路傳遞訊息快速，台灣消費者應已認識系爭商標。

    4.系爭商標業經使用已成為阿里巴巴集團商品或服務之識別標識：

    阿里巴巴集團提出的「阿里云」手機及「阿里云」平板電腦上均標示字體極大且明顯之系爭商標圖樣，且阿里巴巴集團公司產品、網站均有照片顯示將系爭商標圖樣標示在各種物品上，故消費者得認識系爭商標乃表彰阿里巴巴集團商品及服務之標識。

(三) 二商標有差別待遇之嫌：

阿里巴巴集團於2011年10月16日已取得註冊第1480915 號「Alibaba cloud logo」商標權，該商標圖樣亦僅由單一中文字「云」所構成，且同樣指定使用在第9 、16、35、36、38、39、41、42類之商品及服務，僅字體設計稍有不同，予消費者之印象同樣為單一的中文字「云」，其與系爭商標之情形可謂完全相同；智慧局既然准許該商標註冊，卻不准系爭商標註冊，顯有無正當理由而為差別待遇之情形，已違反行政程序法第6 條平等原則。

(四) 系爭商標在同有使用中文之新加坡及香港已經獲准註冊，可見系爭商標應具有識別性，符合商標註冊之要件。

智慧財產法院審理後，判決智慧局敗訴，訴願決定及原處分撤銷，並要求智慧局對系爭商標註冊申請案，應依該院判決的法律見解另為處分。理由如下：

1.          系爭商標係於2011年7 月15日申請註冊，於2012年6月21日為「不得註冊，應予核駁」之審定；提起行政訴訟除請求撤銷訴願決定及原處分外，並請求命原處分機關為准予系爭商標之註冊，核其性質係屬課予義務之訴訟，其應適用之法律以言詞辯論終結時為準。本件於2013年3 月6日辯論終結，故系爭商標之申請應否准許註冊，應以2011年6月29日修正公布、2012年7月1日施行之商標法為斷。

2.          阿里巴巴集團申請的二件商標（註冊第1480915 號商標及系爭商標），均有中文字「云」之共同圖形，僅字體設計稍有不同，予消費者之印象同樣為單一的中文字「云」，前者已核准註冊，可知此圖形智慧局認為具有相當識別性。如此又認為系爭商標以中文「云」字申請註冊有欠缺識別性，其判斷有不依法令及行政自我拘束原則，而流於恣意之嫌。

3.          中文字「云」，於國語日報辭典共有5種解釋，經查該等意涵與系爭商標所指定使用之各種商品及服務並無任何關聯性，非指定使用商品或服務本身或其品質、功用或其他特性之說明，並未傳達所指定使用商品或服務的相關資訊，應屬具識別性之任意性標識。

4.          系爭商標圖樣並非單純未經設計之文字，而是一個經過特殊設計的文字設計圖，以一種狀似毛筆字體的圓潤但不平整之筆法來表現，給人圓滿且帶有稍許趣味的深刻印象，其因圖形化之設計，即易予消費者品牌圖案之印象，易將其視為商標，而不會誤認為其屬描述商品或服務之品質、特性等的說明性文字，且因中文「云」字與上揭商品及服務並無直接、密切關聯，該中文「云」字亦非其他善意的競爭同業一般交易過程中，可能需要用來表示商品或服務本身或其品質、功用或其他特性有關的說明，故系爭商標圖形顯然已具相當識別性，其辨識度不可謂低，與其他第三人之同類產品特色顯有不同，足以與他人提供之商品或服務相區別。

5.          系爭商標並非僅指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第9類之商品，其他類別之商品與服務如何與「雲端」商品或服務，有直接密切關聯而不具識別性，其判斷標準為何，智慧局並未詳予辨別，即遽認系爭商標於全部指定使用之商品及服務均不具識別性，自屬有誤。

6.          單一的中文字「雲」，依一般消費者的理解，乃指天上的雲。在未與任何網路科技相關文字結合使用時，單一的中文字「雲」無法予人寓目印象即意指「雲端科技」之意。消費者見到系爭商標圖樣上之「云」時，即使直接視其為「雲」之簡體字，仍需更進一步結合才能視其為「雲端科技」之意。智慧局將系爭商標圖樣上之「云」解釋為「雲端科技」，再進而認定，其予消費者之認知印象為運用無形之網路功能提供商品及服務，並不會視其為商標云云，實屬反覆推演、跳躍思考之結果。即使如此，此類商標亦應屬暗示性標識，仍具有商標識別性。