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 最高法院對於設計專利侵權判斷中對「容易引起注意的部分或特徵」的見解

--本所邱柏評專利師特稿

根據2016年修訂的《專利侵權判斷要點》,設計專利侵權判斷主要分為兩個階段:首先是「設計專利權範圍之確定」,然後是「設計專利侵權的比對與判斷」。設計專利侵權的比對與判斷進一步判斷所應用的「物品」是否相同或相似,以及判斷「外觀」是否相同或相似。其中,特別是對「外觀」的判斷容易流於判斷者的主觀而有意見分歧。以下將介紹的設計專利侵權案件中,一審法院認定為不侵權,接續於二審法院被推翻而判斷侵權,上訴至最高法院後,最高法院對於侵權判斷有不同見解而將此案件發回智慧財產及商業法院

 

根據上述專利侵權判斷要點,在確定外觀近似與否時,應依「普通消費者」選購商品之觀點,以「整體觀察、綜合判斷」之方式比對,而非拘泥於局部特徵之差異。具體而言,應觀察系爭設計專利圖式中各視圖所構成之整體內容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容,並考慮兩者的每一設計特徵之異同,「容易引起普通消費者注意的部分或特徵」為重點併同其他設計特徵構成被控侵權對象之「整體外觀統合之視覺印象」,若其與系爭設計專利之差異特徵不足以影響被控侵權對象之整體視覺印象,則應認定兩者之外觀近似,反之則不近似。當中屬於不確定法律概念之「容易引起普通消費者注意的部分或特徵」,被定義為「系爭設計專利明顯不同於先前技藝之設計特徵」或「在正常使用時易見的部位」,對於此一定義之實務上操作,請見以下報導及評析。

 

知名自行車製造商Giant公司於其設計專利侵權案件中主張,上訴人(一審被告、二審被上訴人)銷售的系爭產品侵害其「電動自行車」設計專利(TW D133389)。如下圖所示,一審法院[1]認為系爭設計專利的後端部及上座管所呈現"a "字形構成座墊及座下置物箱「懸浮」於後車輪上的強烈視覺印象,此為系爭設計專利之主要特徵;與其相較之下,系爭產品的上、下管座與避震器呈現"D"字型,且由上座管直接透過避震器連接至後輪,相較於懸浮感反而顯露「穩重感」,兩者之外觀並不近似而不構成侵權。但二審法院認為[2],對於自行車和摩托車等二輪交通工具,考量成本及該產業之慣例,「車架」被用以決定車款,亦為消費者識別車款的標準,因此車架為電動自行車設計的重點特徵。並且,一審中被認定為與系爭產品近似且位於車架之特徵正是系爭設計專利有別於先前技藝之處(亦即,容易引起普通消費者注意),而認為其他與系爭產品具差異性之特徵在整體視覺面積上相對較小且主要位於前後兩端,不足以影響整體視覺印象。此外,為避免系爭設計專利之範圍不當擴張至先前技藝之範圍,藉由「三方比對法」作為輔助判斷後亦得出相同結論。

然而,最高法院[3]首先將系爭設計專利與其所引用之先前技藝比較兩者差異,該差異之特徵使系爭設計專利之整體外觀呈現出流暢、協調、平衡之視覺感受,而非僅著重於車架本身。況且,系爭設計專利與系爭產品之差異特徵均位於普通消費者選購及使用時可輕易目視之處,以「整體觀察、綜合比較」之原則,原審僅以在整體視覺面積上相對較小且主要位於前後端部,而因此認定系爭產品與系爭設計專利之整體視覺印象近似之判斷尚有可議。該案件被發回智慧財產及商業法院。

 

本所評論

 

最高法院於此判決中,似乎認為原審法院漏未審酌系爭設計專利明顯不同於先前技藝之設計特徵,且於認定「在正常使用時易見的部位」時亦有瑕疵,以致於未正確判斷容易引起普通消費者注意的部分或特徵

最高法院對於判斷「容易引起普通消費者注意的部分或特徵」此一見解其實是基於《專利侵權判斷要點》之定義。由於專利侵權判斷要點僅為專利專責機關智慧財產局自行公布,並非經法定程序公布之行政規則,侵權與否之判斷本為法院之權責所在。然而,過往實務見解對於設計專利侵權之判斷標準不甚明確,而本判決肯認《專利侵權判斷要點》中之判斷方法,給予「系爭設計專利明顯不同於先前技藝之設計特徵」較大權重,與近似商標單純判斷混淆誤認之標準有相當區別。亦即,於解釋設計專利權範圍時,應先參酌先前技藝判斷明顯不同於先前技藝之處為何,再行其與被控侵權對象近似與否之判斷,而非拘泥於每一差異之處。此一判斷方式亦呼應專利法第一條所稱鼓勵、保護、利用設計之創作,以促進產業發展之精神,否則趨近商標甚或是著作權之判斷標準可能難以保護具有新穎性與創作性之設計。

 



[1] 智慧財產法院108年度民專訴字第31號民事判決

[2] 智慧財產法院109年度民專上字第6號民事判決

[3] 最高法院111年度台上字第487號民事判決

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