專利權人忘記繳納年費，對於專屬授權被授權人所受損害應予賠償

【資料來源：司法院法學資料檢索系統】

裁判字號：臺中地方法院 111 年度智字第7號民事判決

裁判日期：民國111年06月22日

裁判案由：專利權授權契約事件

n   當事人：

原告：綠茵生技股份有限公司

被告：中國醫藥大學

n   事實摘要

1.          兩造於民國102年7月5日簽訂「具血糖調控功能之多胜肽」在瓜科血糖調控保健食品之開發技術（下稱系爭技術）移轉授權合約書（下稱系爭契約），被告專屬授權原告專利權20年，專屬授權之專利範圍包括臺灣、日本、美國及歐盟，依系爭契約第5條約定權利金為400萬元，且原告每年須依授權技術生產之相關產品銷售總額另給付衍生利益金2%予被告。

2.          系爭技術因103年7月被告未繳納日本專利維護費而失效，被告卻仍收取原告之權利金及每年之衍生利益金，致原告喪失日本專利產生之市場獨占優勢，多年來在日本支出展覽費及行銷費用均付之流水，商譽亦因而受有損失。

[原告主張]

1.          專利權權利金依系爭契約第5條約定為400萬元，依比例計算日本專利為100萬元，既已給付不能，被告原有之法律上原因已不存在，故授權金100萬元應屬不當得利而應返還予原告或依給付不能之規定，請求損害賠償100萬元。

2.          同條衍生利益金之約定，原為利用系爭技術所生產之相關產品銷售期間內每年銷售總額之2%為計算基礎，亦應自日本專利失效即103年起依比例酌減為1.5%。自106年起至109年已給付被告之衍生利益金額為346萬386元，被告因不當得利應返還已繳付之衍生利益金，金額為86萬5,097元。

3.          比較原告108年7月至109年6月與109年7月至110年6月營收，因系爭契約之專利技術產品營收共減損收入747萬9,739元，依比例請求25%，請求被告186萬9,935元。另已支付之行銷與廣告費用憑證，就現存單據總額為560萬5,281元，依比例請求25%，就行銷與廣告費請求140萬1,320元，合計513萬6,352元。

[被告主張]

1.      我國專利法第52條第3項及兩造所簽立系爭契約，均已表明合作目的在於技術移轉，而非系爭契約之授權技術專利保障，更非使原告以上開技術生產產品具有市場獨占優勢。

2.      觀系爭契約第7條及第5條約定，被告已表明不保證系爭授權技術可專利性，否則原告豈會在於美國與歐盟中之專利尚未通過時，即答應給予400萬元權利金與被告簽約。

3.      日本專利早於103年7月即已失效，原告拖延至失效後7年始向被告主張給付不能之損害賠償及不當得利，顯見原告僅系欲將其於商業上判斷失準之損害轉嫁於被告。

4.      權利金依系爭契約第5條約定為400萬元，但非以通過專利之國家數計算，而係指系爭契約之授權技術費用，非如原告所述按臺灣、日本、美國及歐盟依比例計算，原告目前既能繼續使用系爭授權技術，即無所謂給付不能、不當得利問題。縱認被告有維持專利有效義務，原告為系爭技術授權方且就系爭技術予被告有相同權利，依系爭契約第6條，原告亦須負擔專利維護費用，是原告就系爭授權技術於日本專利失效，與有過失。

5.      原告未就系爭授權技術喪失日本專利保護之損害，與以該技術生產之產品喪失日本市場獨占優勢之相當因果關係，也未就原告所受之損害提出相關單據，顯未盡舉證之責任。

[法院判決]

1.          系爭契約名稱業已明載「技術移轉授權合約書」，依其標題即可明了合約之內容應包含技術移轉及專利授權。再觀合約內容，其第2條亦說明有移轉技術，並專屬授權其專利權；另系爭契約第4條亦載明被告有技術指導與諮詢講解之義務，而原告就被告尚未公開之資料部分，則有保密義務。參以系爭技術業已專利，於產業實施利用上之基本技術內容業已公開，綜此可知，系爭契約確實包含了授權專利及技術移轉，授權專利部分，除使原告得合法實施，亦讓原告取得排他之市場優勢，而技術移轉（包含未公開之資料部分）則讓原告於相關產業類似產品取得技術領先之優勢。是原告主張系爭契約內容包含於日本之專利權有效授權，實與系爭契約之內容相符，而屬可採。

2.          系爭技術於日本之專利權因未續費而於103年7月已無效，原告主張相關專利維護之費用，原告均依被告之通知繳交被告，再由被告支付維護費，被告對此並未否認，僅抗辯此部分費用經被告通知原告應予繳納費用而有減少時，原告就減少部分均不感到疑惑等語，可知向各國政府單位繳納規費維持專利有效之責任，確實為被告之責任。被告既未附理由，因缺繳規費致日本之專利權因未續費而於103年7月已無效，即有可歸責之事由。又日本之專利權因未續費而於103年7月已無效，至少會造成原告於日本市場就系爭技術所生之產品失去排他權，確實受有損害。至於被告通知原告應予繳納費用而有減少時，原告未提出質問，即便認原告有未查覺日本之專利權維護費用無需繳納，然此是原告依通知繳款之被動義務，即便發覺提醒亦是善意提醒，而非義務，並無任何可歸責之事由，自難認與有過失。

3.          系爭契約第5條權利金、衍生利益金及付款方式第1款約定：「一、權利金：共計新台幣400萬元（未稅）（授權專利包含已通過之台灣、日本及申請中之美國、歐盟」等情，文義上即已明白約定是四個地區專利授權之授權金共計400萬元，雖無明載係一處100萬元，惟原告主張僅有日本地區無效，故為四分之一，即100萬元，尚屬合理可採。又日本之專利權因被告之過失未續費而於103年7月已無效，被告業已自陷於給付不能，則原告請求被告返還100萬元，應屬有據。至於原告此部分另依不當得利之規定為請求，然兩造間契約仍屬存在，而有法律上原因，是原告依不當得利法律關係為請求，自屬無據。

4.          系爭契約第5條權利金、衍生利益金及付款方式第2款，系爭契約文字上業已明定為技術移轉之衍生利益金，且計算方式係以系爭契約所提之瓜科原料使用總量所得之銷售總額提發2%，並無區分專利授權至多少地區，均屬一致，實已難認其%數與專利授權地區之增減有何關聯。再觀系爭契約第9條亦約定合約簽訂20年後（專利有效期過後），如原告續為給付上揭衍生利益金，系爭契約持續有效，亦未因專利地區因專利有效期過後縮減而約定%數減少，基此，應足認定此一2%衍生利益金之約定，與專利授權之有效無效，實無關係，確係技術移轉之對價，原告此部分之主張，顯與系爭契約文義不符，自不可採。

5.          當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額（民事訴訟法第222條第2項）。系爭技術於日本之專利因可歸責於被告之原因未續費而失效，致原告受有損害，原告主張其因此就營業收入之減損及已支付之廣告費、參展費、商譽等損失，原告無法證明其損害額，法院參酌原告所提出之證據，認此部分之損害額，以100萬元為合理：

(1)       原告主張之營收減損係108年7月至109年6月與109年7月至110年6月營收減損收入747萬9,739元，然而系爭技術於日本之專利權係而於103年7月已無效，是原告如因日本專利無效致受有營收減損，亦應於該時期發生，其後系爭技術於日本之專利權已一直處於無效之情形，並未改變，是108至110年間原告之營收增減，初即難認與系爭技術於日本之專利權無效乙事有何關係。

(2)       依原告所列之相關費用，就名目上僅有日本展設計費39萬2,954元有提到日本似有相關；再就原告所提之相關單據中，有3張似與日本相關之帳單、2份製作日文DM的發票，其餘字面上實核無有何與日本相關之費用，且此等費用之因果關係為被告所否認，因未見原告再舉證說明其因果關係，亦難認原告已盡舉證之責。