擬制喪失新穎性之判斷—
智慧財產法院110 年度民專訴字第 32 號民事判決

【資料來源：司法院法學資料檢索系統】

裁判字號：智慧財產及商業法院 110 年度民專訴字第 32 號民事判決

裁判日期：民國 111 年 02 月 15 日

裁判案由：排除侵害專利權等 

原告：液態空氣喬治斯克勞帝方法研究開發股份有限公司

（L'AIR LIQUIDE-SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE）

被告：台灣日酸股份有限公司

【事實理由】

一、原告主張：　　

㈠    原告為發明專利第I525210號「形成介電膜之方法、新穎前驅物及其在半導體製造上的用途」（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間105.3.11-116.5.31，現仍在專利權期間內。被告主要供應半導體、薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）、發光二極體（LED）、太陽能電池、微波通訊等各種電子工業用的特殊氣體及設備，為原告之競爭廠商之一。被告109年2月間已進口系爭產品1並於台灣販賣，新竹地院現場保全被告進口68瓶系爭產品1。原告110.9.15向智慧局申請更正系爭專利請求項29、30之申請專利範圍，經比對系爭產品1，業已落入系爭專利更正後請求項29、30之文義範圍。

㈡    原告曾於109年8月10日寄發警告函要求被告不得擅自販賣系爭產品1，被告109.10.8回函表示其係客戶之台灣經銷商，已決定中止相關業務；但被告僅是於環保署變更系爭產品1之登錄名稱改為系爭產品2，實際上將「少量登錄」擴充為「簡易登錄」，持續擴大販賣，足見主觀具有侵害專利之故意。

二、被告答辯：

系爭產品1固有落入系爭專利更正後請求項29、30之文義範圍，惟系爭專利申請更正有不應准許及得撤銷之事由，原告不得主張專利權。

㈠  更正後請求項29係以通式表示多種化合物，但原告刻意同時採用限縮基團，取代基及排除化合物等兩種方式進行更正，不符基準所述「明確、簡潔的界定」，更正後請求項29之記載不得例外視為未引進新事項，而屬於引進新事項；又更正後請求項29新增特徵與更正前請求項30所揭露之內容不符，已超出申請時說明書、申請專利範圍所揭露之內容，且該更正導入之新事項將實質變更更正前請求項29之解釋，應不准更正。

㈡  更正後請求項29所述式(II1)之化合物係以概括之通式表示，系爭專利說明書單一實施例延伸至更正後請求項29所涵蓋之其他超過十億種化合物，顯然無法合理支持如此廣泛籠統之範圍。

㈢  乙證2最早優先權日(2005.12.6)早於系爭專利最早優先權日(2006.6.2)，但公開日(2007.8.1)晚於系爭專利之最早優先權日，屬專利法第23條所定「申請在先而在其申請後始公開」。又乙證2實施例3、4、10、11所揭露之化合物，與系爭專利更正後請求項29、30所述式(II1)化合物差別僅在乙證2包含之金屬為鉿(Hf)，而系爭專利包含之金屬為鋯(Zr)，對所屬領域通常知識者而言，為可以直接置換之金屬，。因此系爭專利更正後請求項29、30之內容已被乙證2揭露，擬制喪失新穎性。

㈣  乙證3至7及12之公開日均早於系爭專利之優先權日(2005.12.6)，系爭專利更正後請求項29、30為「物」之發明，保護式(II1)化合物本身，乙證3至7及12已揭示類似或相同的化合物通式及特定化合物。乙證3至7所揭露之通式，其製造/分離方法可由乙證3至7揭露內容依通常知識得知。乙證3至7及12任一者所揭露之通式結構及取代基已完全揭露系爭專利更正後請求項29、30之式(II1)之化合物，自不具新穎性。

㈤  乙證3至7及12皆關於「茂金屬型（metallocene-type)過渡金屬化合物」，系爭專利更正後請求項29、30之發明「有機金屬前驅物」亦為茂金屬化合物，屬於相同技術領域。系爭專利更正後請求項29及30所述之式（II1）化合物，可由乙證3至7任一者所揭示之通式、化合物經通常知識者例行性調整輕易完成，且調整獲得之化合物相較於原化合物並無特別功效，是系爭專利更正後請求項29及30相較乙證3至7任一者均不具進步性。又乙證12揭露與系爭專利更正後請求項29、30式（II1）完全符合的通式，通常知識者可從乙證12的通式，並調整乙證12揭示之化合物而輕易獲得符合系爭專利更正後請求項29、30之式(II1)化合物，且調整獲得之化合物相較於原化合物並無特別功效，是系爭專利更正後請求項29及30相較乙證12並不具進步性。

三、法院得心證之理由

㈠  本件應適用之法規：

系爭專利更正後請求項29、30是否有不符合專利法第67條第2、4項之情事者，應以108.11.1施行之現行專利法為斷；另本件系爭專利核准審定日為105.1.6，是以系爭專利之請求項是否有違反專利要件之情事，應以103.3.24施行之專利法（下稱審定時專利法）為斷。

㈡  系爭專利申請更正案並無違反專利法第67條第2項、第4項規定。

㈢  系爭專利更正後請求項29、30應可為系爭專利說明書所支持。

㈣  乙證2得作為系爭專利擬制喪失新穎性之先申請案，足以證明系爭專利更正後請求項29、30有審定時專利法第23條擬制喪失新穎性之情形：

1.          按申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利，審定時專利法第23條前段亦有明定。一般而言，所謂先前技術乃指涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之技術，是以，申請在先而在後申請案申請日之後始公開或公告之發明或新型專利，原本並不構成後申請案之先前技術，惟為避免將相同（或可直接置換）發明或新型先、後授予專利，將會導致善意第三人如欲實施該專利卻不知應向何人取得授權之情事，甚且該二專利權將互相排他而產生該專利無法實施，最終將使專利法第1條所揭促進產業發展之立法目的相悖，乃以上開規定明文將發明或新型專利先申請案所附說明書或圖式載明之內容以法律擬制（legal fiction）為先前技術，若後申請案申請專利範圍中所載之發明與先申請案所附說明書、圖式或申請專利範圍中所載之技術相同時，仍認為後申請案喪失新穎性，此即謂擬制喪失新穎性，不得取得發明專利，始符合一發明一專利之原則。另基於專利法係採屬地主義之意旨，解釋上擬制喪失新穎性中之先申請案及後申請案，均應為本國提出申請之專利申請案，且先申請案係指在我國申請在先而在後申請案申請日之後始在我國公開或公告之發明或新型而言。準此，審查擬制喪失新穎性時，作為引證文件之先申請案如為有主張國際優先權或國內優先權者，在判斷於其優先權基礎案及先申請案說明書全文中均揭露之發明或新型是否為後申請案申請日前(主張優先權者則為優先權日前)之適格先前技術時，即應以該引證文件之優先權日作為認定申請前、後認定之基準日。本案乙證2可為系爭專利擬制喪失新穎性之先前技術。

2.          新穎性判斷之重點為先前技術是否已揭露與專利請求項所載者相同的發明，申言之，只要單一先前技術中揭露了該發明之所有技術特徵，該發明即因此而不具新穎性，無須考量二者間功能、手段、目的是否相同；相較於新穎性之判斷，擬制喪失新穎性判斷之重點雖又再多包含單一先前技術所載者與該發明間之差異僅在於依通常知識即能直接置換之技術特徵，並未要求二者間於手段、目的等均須完全相同。而所謂直接置換則係指「差異特徵係功能相同且基於通常知識即能進行的直接置換」，亦不以功能、手段、目的完全相同為必要。本案乙證2已揭露者之差異僅在於依通常知識即能直接置換之技術特徵，該等發明與先申請案已揭露者符合前述為「內容相同」發明之態樣，自應認定系爭專利更正後請求項29、30擬制喪失新穎性。

㈤  系爭專利有得撤銷之事由，原告不得對被告主張專利權，是本件其餘爭點（被告有無故意過失、被告應否負損害賠償責任、損害賠償金額應如何計算、原告請求除去及防止侵害有無理由），即無逐一論駁之必要。

㈥  系爭產品1雖落入系爭專利更正後請求項29、30之權利範圍，惟因乙證2足以證明系爭專利更正後請求項29、30有審定時專利法第23條擬制喪失新穎性之情形，而有得撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，原告自不得對被告主張權利。

**本案截至出刊，已上訴至最高法院審理中。