法院認可專利授權契約之內涵是不起訴協議
【案號：智慧財產法院107年度民專上更(一)字第3號】
▓ 事實摘要
專利權人宏正自動科技股份有限公司（以下簡稱「宏正自動」）於2009年5月與佑霖科技股份有限公司（以下簡稱「佑霖公司」）簽訂美國專利技術授權合約，將三件美國專利作為授權標的（以下稱「系爭專利」）。依據合約，佑霖公司承諾將支付宏正自動共新台幣580萬元的一次性賠償金（lump sum），以及每季支付繼續性權利金（ongoing royalty）；該繼續性權利金以銷售利用授權專利技術所製造之產品的價格之7.5%比率計算。2011年5月佑霖公司給付前述580萬元賠償金後，卻未就產品銷售再給付任何權利金。宏正自動曾在2013年3月催告，但佑霖公司卻函覆稱對系爭專利有效性存疑，進而表明拒絕給付。2014年5月，宏正自動終止本專利技術授權合約並向法院提告，主張佑霖公司違約。
第一審經審理，智慧財產法院判原告宏正自動勝訴，被告佑霖公司不服提起上訴，第二審經智慧財產法院判宏正自動敗訴，被上訴人宏正自動復上訴至最高法院，最高法院判決發回智慧財產法院更審。在本次更審，宏正自動因委任連邦律師團隊為訴訟代理人，經修正訴訟策略，調整答辯論述，終使法院採納最終判決宏正自動勝訴。
本案最大爭議，在授權契約簽訂後，其中一項美國專利的權利範圍因被他人提起多方複審程序（Inter Partes Reexamination）而有變動，這也是佑霖公司拒絕支付權利金的表面理由，致使在本案訴訟審理當中，爭議焦點一度在於：被告佑霖公司是否有「使用」被授權之專利技術，藉此判斷佑霖公司是否應該支付先前約定的繼續性權利金。
詳言之，佑霖公司主張，在簽訂和解契約時係合理預見宏正自動會提供合於使用現狀之專利技術，佑霖公司方才同意給付相應之權利金，宏正自動負有確保「每一個授權專利是有效且可執行」之義務。然而後來該項美國專利卻因多方複審程序而使得專利權利範圍變動，佑霖公司認為系爭專利已非「合於使用收益之狀態」而有瑕疵，亦即宏正自動並未履行其契約給付義務，基於契約同時履行抗辯之法理，佑霖公司得解除契約並免除或減少給付權利金。
在連邦接手委任後，雙方爭議焦點回歸到該如何正確解讀本專利技術授權合約的精神與內容：
第一，佑霖公司的產品是否落入系爭專利範圍根本不應當在討論之列。在更審中，我方強調根據授權合約序文，當初兩造係基於「和解」的目的簽署契約，即為弭平佑霖公司在美國販售產品是否侵害系爭三件美國專利的任一項請求項之爭議，而收取一次性賠償金，以及為日後佑霖可能因實施系爭三件專利所載之技術特徵以至於侵害該等專利之不確定性，而收取繼續性權利金。簡言之，本合約是為了弭平過去爭議與排除未來風險。
第二，相對而言，宏正自動的主給付義務為：確保系爭專利處於「合法有效、合於使用收益狀態」，並將其提供予佑霖公司作為法律上保護之作為義務，以及宏正自動不可對佑霖公司為專利侵權主張之不作為義務，這點也是最重要的。據此一「不起訴協議（covenant not to sue）」，佑霖公司可免去不被宏正自動主張侵權之心理負擔。換言之，當宏正自動維護系爭專利合於使用收益之狀態並且佑霖公司確實支付權利金時，雙方就算是滿足各自的主給付義務，根本毋須深究系爭專利被實施與否。
第三，本合約第四條亦載明，只有當系爭被授權專利的「所有」請求項實質性受限制或被宣告無效 （materially limited or declared invalid）時，佑霖公司方可免去其給付義務。換言之，只要系爭專利有「任何一項」請求項仍有效，佑霖公司即負有給付授權金之義務；更甚者，縱使日後專利的「全部」請求項皆無效，佑霖公司仍不得就已給付之授權金請求返還，畢竟，被授權人在繳納權利金的期間也獲得了不被授權人提起侵權之訴的利益。
值得一提的是，佑霖公司根據買賣讓與契約的法理抗辯，主張宏正自動負有無瑕疵給付責任，因此當系爭專利之一經過多方複審程序，使部分請求項被刪除以及權利範圍變動時，宏正自動的給付即屬不完全給付，佑霖公司理當得主張同時履行抗辯，免除給付授權金之義務。然而，宏正自動強調，專利授權合約實不同於買賣讓與契約；在後者，讓與方的主給付義務是交付物或權利並移轉其所有權至受讓方，讓與方並應依民法規定為負無瑕疵物或權利之擔保責任；然而，在專利授權合約中，授權人將「合於使用收益狀態」之權利交予被授權人即滿足其主給付義務。買賣讓與契約中，標的移轉有終局性，專利授權合約中，僅僅是標的之使用權限的賦予，將兩者類比實為謬誤。況且，多方複審程序中，宏正自動為了維持系爭專利的有效性而積極提出更正，避免其專利全部權利項遭受到無效撤銷之風險，恰恰是為了確保其給付合於授權合約之本旨，宏正自動可謂已善盡其應盡之義務。
最終，智慧財產法院判決本專利授權合約有效，命佑霖公司支付含本金與利息累積合計授權金共近新台幣859萬元；又佑霖公司未能於法定期間內提起上訴，本案判決確定。 |