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 最高法院有關
真品平行輸入商標權國際耗盡原則之判決

 

 【裁判字號:最高法院 108 年台上字第 397 號民事判決】

裁判日期:民國 109 01 16
裁判案由:確認商標權不存在

最高法院於2020116日針對國內外商標權人為不同人之真品平行輸入做出判決,如真品平行輸入者具有授權或法律上關係,仍應受商標權國際耗盡原則之保障。

上 訴 人:哿鑫國際股份有限公司(以下簡稱「哿鑫」)

被上訴人:紅創意有限公司(以下簡稱「紅創意」)

上列當事人間確認商標權不存在事件,上訴人「哿鑫」對於中華民國 106124日智慧財產法院第二審判決(105年度民上字第14)提起上訴,最高法院判決原判決廢棄,發回智慧財產法院。

 事實

「哿鑫」平行輸入附有「PHILIP B」商標之商品真品,主張應受商標權國際耗盡原則之保障,針對「紅創意」在國內申請取得註冊之「PHILIP B」商標權提起商標權確認之訴。智慧財產法院維持第一審所為「哿鑫」敗訴之判決,駁回其上訴;惟最高法院採不同見解,原判決廢棄,發回智慧財產法院。

 背景

「哿鑫」自民國10517日起向美國「PHILIP B 公司」官網訂購附有「PHILIP B」商標之商品(下稱系爭產品),為真品平行輸入之水貨在臺灣販售,「哿鑫」認為「PHILIP B」官網既然同意在市場上將附有商標之商品第一次銷售或流通時,向「哿鑫」取得報酬,就已經產生權利耗盡,所以「哿鑫」主張其應受商標法第 36 條第 2 項規定商標權國際耗盡原則之保障。

換言之,自國外輸入經商標權人或'被授權人同意使用商標之商品時,不構成商標之侵害,縱然事後將智慧財產權讓與他人,對已由第一次市場行為進入國外市場的商品,對價平衡的狀態並未改變,若認為「哿鑫」不能主張商標權耗盡而不得販售系爭產品,有違憲法第15條保障人民財產權之規定,亦違反法安定性原則及信賴保護原則。

「紅創意」則以我國商標法係採註冊主義及屬地主義,「哿鑫」係向國外商標權人購買系爭產品,而非向我國商標權人購買,不符商標法第 36 條第 2 項規定之法律要件。而「紅創意」經原廠「PHILIP B」公司同意於我國申請商標註冊,取得「PHILIP B」商標之商標權,但「PHILIP B」公司並未授權其商標權予「哿鑫」,「哿鑫」主張無理由。

「紅創意」持續向訴外人台灣臉書有限公司、美商科高國際有限公司台灣分公司、台灣樂天市場股份有限公司、Yahoo奇摩拍賣、PChome商店街、PChome24h購物、露天拍賣等通路行使其註冊第01629381號「PHILIP B」在臺灣的商標權,妨害「哿鑫」合法販售系爭商品之權利。「哿鑫」就系爭商標是否有使用權即有法律上地位不安之狀態,而此不安之狀態,得以確認判決除去之,爰向智慧財產法院提起民事訴訟,為命「紅創意」就系爭產品,不得主張商標權,並禁止其於各大通路販售。

 第二審(智慧財產法院)判決:「哿鑫」敗訴,理由為:

觀諸我國商標法第 36 條第 2 項前段規定之立法理由,我國商標法係採國際耗盡原則,商標權已在該商品第一次販賣時耗盡,當此商品於市場上再度流通時,原則上商標權人即不得再主張其商標權,禁止他人在市場上再次銷售該產品。

但「PHILIP B」商標在美國及我國分屬不同之商標權人,系爭產品既為「哿鑫」向美國原廠之「PHILIP B」公司購買,非由「紅創意」在市場為第一次流通並取得任何報酬,參以商標屬地主義原則,故以商標法第 36 條第 2 項規定權利耗盡原則之適用,係以附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形,判決「哿鑫」不得執系爭產品對「紅創意」主張權利耗盡。

其次,「哿鑫」使用「PHILIP B」商標行銷系爭產品,已侵奪「PHILIP B」商標之行銷用途,「紅創意」自得對「哿鑫」主張商標權。

 最高法院判決:原判決廢棄,發回智慧財產法院。理由如下:

(1)我國商標法第 36 條第 2 項規定:「附有註冊商標之商品,由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通,商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後,發生變質、受損,或有其他正當事由者,不在此限。」觀其立法意旨,係採商標權國際耗盡原則,指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品,倘無同條項但書之情形,不問第一次投入市場在國內或國外,都不能再主張其權利,明文承認真品平行輸入之正當性。

(2)商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標,雖然在屬地主義概念下是不同的商標權,但其圖樣相同,本質上排他權的發生亦源自於同一權利人,不同國家之商標權人,只要彼此具有授權或法律上關係,對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。

(3)PHILIP B 公司係「PHILIP B」商標在美國註冊之商標權人,並同意「紅創意」在我國註冊為該商標之商標權人。附有「PHILIP B」商標之系爭產品係向原廠購買,系爭產品由國外原廠出售流通於市場後,倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形,則系爭商品所附之「PHILIP B」商標之權利耗盡,是否未及於經 PHILIP B 公司同意在我國取得同一圖樣商標權之商標權人(「紅創意」)?原審未察,逕謂商標權人未自系爭商品第一次銷售或流通時取得報酬,以商標法第 36 條第 2 項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形,而為不利「哿鑫」之判斷,不無違誤。

(4)給付判決必須明確其給付之範圍,原告提起給付之訴,包括積極之作為及消極之不作為在內,須於其訴之聲明表明給付之範圍。本件「哿鑫」聲明求為「紅創意」對系爭產品不得主張商標權及禁止其販售,惟系爭產品之範圍為何?該範圍是否明確?案經發回,宜併注意及之。 

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