最高法院
認新型專利技術報告為行使專利權之免責要件

智慧財產法院於民國108年12月31日作成一則有關不當行使專利權之更審判決（108年度民專上更一字第1號，下稱本案）。依據該判決之意旨，新型專利權人或以新型專利權人之地位自居之人，如未提示新型專利技術報告即對外宣稱他人可能侵害其專利權，嗣後該新型專利又遭舉發而被認定為無效時，縱使新型專利權人進行指控時有專利侵害比對報告作為依據，新型專利權人仍可能違反專利法、公平交易法及民法等相關規定，應負損害賠償責任並登報道歉。

本案之事實略為：

被告之法定代理人為M 4 7 6 3 3 0 號「不動產租售管理行動電子裝置」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人。被告發現原告經營之APP軟體的部分功能，與被告先推出之APP軟體的部分功能類似後，即將兩款APP產品送至專利事務所進行侵害比對，該事務所於專利侵害比對報告中指出雙方「產品之功能、目的及技術特徵高度近似」。被告遂向公平交易委員會檢舉原告違反公平交易法，被告之法定代理人（即專利權人）亦對原告提起專利侵權之訴。被告又在尚未取得型專利技術報告的情形下，以記者會、新聞稿等方式於電視、平面及網路媒體，以及被告所經營之網站中陳述上開事實，並指控原告可能侵害被告及其法定代理人之專利權以及抄襲被告的APP。嗣後公平會認定原告未違反公平交易法，系爭專利經原告舉發後遭智慧財產局撤銷，被告之法定代理人對原告提起的專利侵權訴訟亦遭法院判決被告敗訴確定。原告遂於本案中起訴被告，主張被告違反專利法第116條及第117條之規定不當行使其專利權，並依專利法、公平交易法營業毀謗及民法妨害名譽等相關規定，賠償原告之損害並登報道歉。 

專利法第116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」專利法第117條規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」本案之最主要爭點，在於專利法第117條但書中之「基於新型專利技術報告之內容」，究為新型專利權人免責之必要條件之一，還是僅為例示規定(即新型專利權人得以其他方式證明其已盡相當之注意而得以免責)。 

本案之一審及二審法院，均認為專利法第117條但書規定之「新型專利技術報告」，僅為專利權人舉證證明自己無故意過失之方法之例示規定；若專利權人非基於新型專利技術報告，但有客觀事證證明已盡其他之必要注意義務時，仍不應課予其侵權行為責任。本案被告既有系爭專利侵害比對報告作為依據，已盡其必要注意義務， 並未不當行使專利權，故駁回原告之請求。原告不服，上訴至最高法院。 

最高法院認為：專利法第117條之修法目的，係為防範以形式審查即取得新型專利權之人，濫用或不當行使其權利，於該新型專利權遭撤銷時，應就他人所受損害負賠償責任，並加重其免責之舉證責任，即明定須證明自己係基於新型專利技術報告之內容，及已盡相當之注意，始得免責。因此「新型專利技術報告」系新型專利權人免責之必要條件，而非僅是例示規定。最高法院闡明上述見解後，即將案件發回智慧財產法院審理。 

智慧財產法院於更一審時，即依據最高法院之上開見解，認為被告未申請新型專利技術報告，即以專利權人之地位聲稱原告侵害系爭專利與抄襲被告之APP，又無其他證據可證明被告得合理信賴系爭專利之有效性，足見被告並非正當行使專利權，因此應依專利法、公平交易法營業毀謗及民法妨害名譽等相關規定，賠償原告損害並登報道歉。  

儘管新型專利技術報告的檢索範圍，依專利法第115條第4項規定僅包含新穎性、進步性、擬制喪失新穎性、先申請原則，而不含專利法第119條所列之其他新型專利舉發事由，致使新型專利技術報告不具高度的信用性，但透過本案判決，促使新型專利權人行使權利前，必須先向專利專責機關申請新型專利技術報告，仍能某種程度上遏止新型專利權人利用形式審查制度濫用其新型專利權，值得肯定。