行政救濟程序中申請專利範圍之修正

長久以來，對於智慧財產局已確定核駁之專利申請案，在行政救濟程序當中要求對專利範圍作修正，一直都是不被接受的。但，在最近台北最高行政法院於90訴字第325號判決中卻推翻此實務運作，值得探討。

智慧財產局以系爭專利少數內容已在美國專利案5,514,691中揭露，經申請人申復修正後，卻引述本案已揭露於另一件美國專利案US5,464,853，不具新穎性而據予以核駁。案經申請人提起訴願遭駁回，復向台北高等行政法院提起行政訴訟。

台北高等行政法院在判決中指出，依專利法第44條第4項及第67條第1項規定，發明專利案於審定公告或核准後，對於諸如申請範圍過廣、誤記之事項或不明瞭之記載等情事仍允許補充或修正，並不因此撤銷原來審定或已核准之專利，足見專利法對於申請專利範圍過廣及誤記事項之瑕疵，係本於鼓勵發明與創作以促進產業發展的立場，給予補充或修正的機會。基於同一立法意旨，若單純因申請專利範圍過廣之情事，即使於發明專利案經審定不予專利之後而在行政救濟中，仍非不得提出修正或限縮。否則，若令申請人重新提出申請，因申請時點重新認定，自當影響其新穎性之判斷。

判決中認定本申請案未獲准專利主要係因申請專利範圍內容涵蓋過廣、含義不明或定義不當，申請人於訴願階段所送申請專利範圍修正本，固非訴願機關所得論究，惟，如其內容倘有縮小原申請範圍之事實基礎者，則本案是否全然不具可專利性，即有重行審酌之必要。惟本件既事關專利專責機關對專利申請案之第一次處分權，自應由其重新審查而為適法之處分。緣是，再觀察最近訴願與高等行政法院幾件個案之見解，行政救濟程序中對申請專利範圍所作之修正，並非全然不行，此仍有待智慧財產局日後的逐步釐清。