實務界對於專利爭訟中修正專利範圍之立場

連邦快訊2002年12月號曾報導台北高等行政法院90訴字第325號判決，允許在行政救濟程序中修正專利範圍。然而最高行政法院分別於91判字第628號、91判字2421號等判決中，重申在行政救濟程序中不得修正專利範圍之立場，僅於91判字2422號判決中，容許法院在特定情況下，審酌爭訟中所修正之專利範圍。

最早允許行政救濟程序中修正專利範圍係最高行政法院86判字第2215號判決。然而，最高行政法院91判字第2421號判決以判字2215號判決未經採用為判例，且該判決之見解為其後最高行政法院多數判決所不採，不認其有拘束力。最高行政法院於判字第2421號判決中指出，專利法規定「專利專責機關於『審查』時，得依職權或依申請限期通知申請人或異議人…補正或修正說明書或圖示。」且所為之修正，「除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案『審定公告』之後提出者，必須有以下各款情事之一者，始得為之…」。是以，專利範圍之修正，須於專利專責機關「審查中時」或「審定公告之後」為之。申請人於審定前不願依核駁前先行通知書之要求修正專利範圍，卻在行政救濟階段方針對專利範圍做進一步修正，顯係將取得專利之申請程序延至行政救濟階段，不但增加行政救濟機關之負擔，也導致核駁理由先行通知書失其功效。

雖然最高行政法院91判字第2421號判決不審酌申請人於行政救濟中所提之修正，但由其立論似乎可以推知，若非申請人自行捨棄修正專利範圍之機會，在其他情形下，於行政救濟中所提的專利範圍修正並不排除審酌之可能。最高行政法院91年判字第2422號判決進一步確認在特定情況下，法院得以審酌在行政救濟中提出之專利範圍修正。尤其是最高行政法院在91年判字第2422號判決中指出，若專利專責機關於審查專利申請案時未以說明書有記載不明確情事駁回申請，且在舉發審查之第一次、第二次舉發審定書中亦未要求申請人補充或修正說明書，但卻於第三次審查時發現本案說明書有不明確之處，逕為撤銷專利權之處分；既未限期通知補充或修正，亦未論明何以未命補充或修正，使得申請人喪失補充或修正之機會，尚嫌草率。

就上述判決意旨，最高行政法院並不認為只要是在行政救濟程序中所提出的專利範圍補充或修正皆不得接受，但最高行政法院明白表示，若申請人於審定前不願依專利專責機關要求限期補充或修正，已自行捨棄修正專利範圍的機會。然，若申請人於審查程序中，因專利專責機關忽略申請人補充或修正專利範圍之程序權力，而為充分行使該程序權力，則申請人即得於爭訟程序中提出救濟。