企業發專利侵權警告函應注意事項

行政院公平交易委員會於2003年5月連續對兩家科技公司寄發警告函前未踐行相關程序的行為做出處分。

專利法第八十八條（修正後第八十四條）規定，專利權人於其所有專利權受侵害時，得請求排除侵害。依公平交易法第四十五條規定「依專利法行使權利之正當行為」得排除公平法規範，固賦予專利權人法律保障之獨占權。但若係為競爭之目的，任意利用對競爭者之交易相對人發侵害警告函方式，使其心生疑懼，獲致拒與對方交易的預期結果，而待事後發現並無侵害事實，該競爭對手可能因無事業敢與其交易而早已消失於市場，其所受損害，則無從尋求賠償。如此非但對於競爭對手造成不公平競爭，對於公平效能競爭市場之交易秩序亦產生重大不良影響，甚至阻礙高科技研發等高度仰賴智慧財產權保護產業之創新發展。

為釐清專利侵害警告性函於公平交易法上之適法性，公平會曾頒布「事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」，釐清「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為」。該要點規定，在對他事業之交易相對人或潛在相對人（亦即競爭對手之客戶或潛在客戶）寄發警告函之前，需踐行一定程序，方屬於行使權利的正當行為，其要點如下：

一、已經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者

於寄發警告函前，需將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請指定鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，並請求排除侵害。

二、無法院侵權判決者

需於警告函內附非指定鑑定機構所製作之鑑定報告，且需在警告函內敘明權利的明確內容、範圍及可能受侵害的具體事實，使受信者得據以為合理判斷，並於發函前通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。

若已盡合理可能之注意義務或排除侵害之通知已屬客觀不能之情形，得視為行使權利之正當行為。在無法院侵權判決的情況下，除了踐行本要點規定之程序外，警告函內容亦不得有下列違反公平交易法之情事：

（一） 函中內容係以損害特定競爭者為目的，促使競爭者之交易相對人拒絕與該特定競爭者交易或使競爭者之交易相對人與自己交易，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞；

（二） 函中內容對其商品或服務，有虛偽不實或引人錯誤之陳述；

（三） 函中內容係以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事；或

（四） 未具有合法著作權、商標權或專利權；誇示、擴張其著作權、商標權或專利權範圍；不實陳述，影射其競爭對手或泛指市場上其他競爭者非法侵害其著作權、商標權或專利權或在函中有其他欺罔或顯失公平之陳述。