專利審查基準第二篇發明專利實體審查第五章至第八章修正

智慧財產局於93年12月15日公告修正「專利審查基準第二篇發明專利實體審查第五章至第八章」，並自發文日起施行。此等章節主要訂定優先權之審查(第五章)、說明書及圖式之補充、修正(第六章)、特殊申請，諸如分割及改請(第七章)及專利權期間延長(第八章)。

此次公告之章節中最需注意者為，基準對經核准之申請專利範圍之更正增加嚴格之限制。例如，將並未在附屬項中記載，而僅在原發明說明中記載之元件附加至原申請專利範圍時，將被認為「實質變更申請專利範圍」。同時，將並未在附屬項中記載，而僅在原發明說明中記載之之數值範圍附加至原申請專利範圍時，亦將被認為「實質變更申請專利範圍」。因此，此等更正將以不屬於專利法第六十四條第一項所規定之更正事項而被核駁。

新穎性要件之「非出於申請人本意而洩漏」之例外情事

我國專利法係採取“絕對新穎性”，亦即在一發明提出申請前已見於刊物、已公開使用者，該發明即喪失其新穎性。以往，因研究、實驗者或因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，仍可於事實發生之日起六個月內提出申請，而不受前述絕對新穎性之限制。新實施之專利法另增列「非出於申請人本意而洩漏」之例外情事。換言之，若發明係由未經申請人授權之第三者公開時，申請人仍可以事實發生之日起六個月內提出申請。

惟根據智慧財產局新公告實施之審查基準，主張不喪失新穎性之優惠所產生的效果與優先權的效果不同，並不因為主張優惠而影響判斷其是否符合專利要件之基準日。例如，在申請前若已有非出於申請人本意而洩漏之情事，申請人必需於事實發生之日起六個月內提出申請。若申請人在向我國提出專利申請前，已向其他互惠國提出專利申請，申請人仍可主張該申請案之優先權。惟，此優先權日之主張與專利法第二十二條所界定之新穎性例外情事係獨立事項。因此，專利法第二十二條之例外條款並無將優先權日回溯之?力。專利法第二十二條之法律效果為排除該特定「非出於申請人本意而洩漏」之事實，任何其它早於優先權日之事實，仍屬先前公開之技藝。

茲以特定案例說明之，若申請人知曉「非出於申請人本意而洩漏」係發生於某年1月1日，申請人並於同年3月31日向其它互惠國提出專利申請。申請人仍需於同年7月1日前向我國提出專利申請並向智慧財產局主張該新穎性例外情事，以符合專利法第二十二條之規定，而非基於該互惠國之申請日，主張專利法第二十二條所規定之六個月優惠期間。