台灣用途發明專利之保護與審查

國際上對於用途（use）發明專利的保護與審查方式見解不一，台灣自2004年7月1日起開放用途發明專利除了以「物」或「方法」為申請標的外，也接受以「用途」為申請標的。

所謂用途發明，顧名思義其保護對象並不在產物本身，而是在於保護產物特性之應用。舉例來說，一產物首先被研製成功時可以物之發明予以保護（例如發明新藥），若後續研究發現該產物經由特定之方法步驟能產生新穎且突出的技術效果，則該新穎效果可以方法專利予以保護（例如同一藥物貼敷於皮膚可產生與長期口服藥錠同樣效果，則表皮貼敷方式可申請方法專利）；若後續再發現該產物經由已知的相同方法步驟能產生新穎之性質，因而產生新穎之技術效果時（例如該表皮貼敷該新藥不僅可用來治療掉髮也可治療腦神經衰弱），則貼敷表皮治療腦神經衰弱即得以用途專利予以保護。

一般而言，用途發明通常適用於化學及醫藥領域的物質或組成物的新用途之申請，不適用於結構明確且能推知用途的物品，若涉及醫療用途之申請，無論是第一或後續醫療用途，國際上相關法律規範及審查實務大都接受以用途為申請標的。用途發明新穎性既然來自於新穎用途，所以請求項中的目的敘述係為判斷新穎性的技術特徵，也是侵權程序中決定專利保護範圍之依據，其專利權範圍受到用途的限制。

需要特別提出的是：雖然承認用途發明專利，但國際上大多數專利法規對於醫療處理方法或基於特定醫療目的之產物用途，是採取排除專利保護之態度；亦即醫療用途的可專利性各國有不同的考量，多數排除醫療方法之專利。例如歐洲以「不具產業利用性」為由排除醫療處理方法的專利，但是為鼓勵醫藥發明，故例外規定首次用於醫療處理方法之物質或組成物，即使其本身已為先前技術之一部分，只要此物質或組成物用於醫療處理方法之用途未包含於先前技術中，該物質或組成物（不包含器材、裝置）即不喪失新穎性。例如，若所請物質首次申請用於醫療，則即使已為先前技術之一部分，仍可申請用途專利；但若先前已可被用於治療疾病X，則其專利保護範圍已擴及廣泛的一般醫療用途，涵蓋醫療處理方法中任何用途，而不限於其所揭露的特定醫療用途（治療疾病X）；所以以相同物質為標的另外申請該物質可用於治療疾病Y，將因喪失新穎性而不准專利。（在此專利保護範圍與是否喪失新穎性判斷標準係屬二事，若一開始申請專利範圍就只寫「治療疾病X」，則其保護範圍也僅限於「治療疾病X」，事後若再申請「治療疾病Y」則仍會因喪失新穎性而不准專利）

歐洲專利局上述只保護第一醫療用途專利的見解，使得已知物質或組成物其後若有第二或後續醫療用途（second or subsequent medical use）時，將因喪失新穎性而無法受到保護；對此基於擴大保護醫療用途發明之目的，歐洲專利局擴大上訴委員會在個案中採取了折衷的見解，有條件地放寬了第二或後續醫療用途，亦即針對「新穎用途的藥物預備性製備（preliminary production or manufacture）」認為其行為係於製藥工廠實施或完成而非直接用於活體，且過程有指定特定目的（即製備特定功用的藥物），該用途不屬於醫療處理方法故具有產業利用性而仍得請求專利保護；此一見解後來也被歐洲專利局接受而成為其審查實務。但並非所有歐洲國家均採取相同見解，所以有可能經歐洲專利局核准之專利卻遭到歐洲專利組織會員國之法院認定為無效，例如法國最高法院1995年即曾判決認定已知藥物的第二醫療用途是不可准予專利的。