中國大陸專利審查指南修訂摘要

2006年5月24日中國大陸國家知識產權局公告新的專利審查指南，並於7月1日起正式生效，對於港、澳、台地區的個人、企業或其他組織作為申請人，已經不再另外規定代理機構，而與內地一體適用同一規定；此外這次修正範圍也十分廣泛，僅摘錄其修正重點如下：

一、申請專利分案：

舊法未明確規定何時得提請分案，新法則明定不論申請人是否有就該駁回提請複審，均得於收到審查意見通知書後三個月內提請分案。
再審或行政程序期間申請人亦得請求分案。
舊法規定只有原分案暫緩審查時才可提請再分案，即使其母案已經審查確定，也可以提再分案。新法則規定只有當母案暫緩審查時可以提再分案，除非是依審查員指定或因不具新穎性遭核駁之答辯，則在母案確定後亦可提再分案。
二、原則上在第二次審查意見通知書後駁回
舊法規定在專利申請文件修正後若仍有缺漏，審查員得駁回該專利案；亦即舊法准許審查員在第一次下發審查意見通知書後即使申請人有提出答辯，亦得就同一事實、同一理由、同一證據直接駁回專利申請案，除非有事實變更，才需另外做成決定。然而，此規定造成專利局大量積案，因此新法規定原則上在下發第二次審查意見通知書後才駁回，其間透過聽證口審程序使這些缺漏在答覆第一次審查意見書中解決，若申請人未就第一次核駁通知提出有說服力的答辯，則審查員得以與第一次審查意見書中提到的同一事實、同一理由、同一證據直接駁回該專利申請案。

三、避免重複授權
舊法中同一申請人得就所完成的同一項發明創造同時申請發明和實用新型二種專利，藉以延長專利保護期間，亦即若實用新型先獲准而發明審查時間較長，待發明案將准之際再拋棄先前已經獲准的新型專利權以取得發明專利權，自後案獲准日起前案消滅，新法則規定自後案申請日起前案消滅，藉此修正避免申請人以一案二請方式延長專利權保護期間。

四、複審程序中的口審及無效宣告請求程序

舊法規定在無效宣告程序中，若一造書面提請口審，複審委員會原則上將同意進行口審，但新法則規定提請口審的書面請求需在專利再審委員會做出再審決定前收到，始得進行口審。
舊法並未規定複審程序中得提請口審，新法則規定複審程序中申請人得敘明理由書面向複審委員會提請口審。
五、實用新型：相關材料的特徵
舊法規定若產品只有在分子結構或組成材料上超越其先前技術，則該產品仍不能以實用新型受到保護，例如一個以塑膠代替玻璃製成的杯子，但二者形狀完全一樣，則不能主張以實用新型加以保護。新法則將此段敘述全部刪除，因為如果將一種已知材料使用在過去未曾用該材料製造的產品上，則可能申請發明或實用新型，再者，對此材料的改變並不屬於准予實用新型保護考慮的主要事項，因為分子結構的相關特徵或其成分並不能用來定義實用新型的特徵。

六、外觀設計的優先權
舊法對於外觀設計可享受優先權的條件採取一個籠統的標準，實務上作法是在中國大陸提出的外觀設計案若其要求保護的主題在國外案中已經揭露但未主張優先權，則亦不能在中國大陸享受優先權；新法則規定只要申請在先的國外案及申請在後的中國大陸外觀設計案二者要求保護的主題在國際分類上屬於同一類，且在中國的外觀設計案中要求保護的主題已經清楚地在國外案中呈現，則中國大陸案就可以享受優先權。

七、計算機程序（即電腦程式）相關發明的可專利性
關於計算機程序相關發明的可專利性在舊法中採取了籠統的標準，實務上多數的計算機程序相關發明並未取得專利保護；新法則規定有利於技術創新的均有可專利性，故計算機程序相關發明有可專利性。

八、新穎性標準的緊縮

舊法規定發明或實用新型案中清楚且完全的揭露技術方案的相關參考文獻將損害其新穎性，新法則將該段文字刪除。定義權利要求書（即專利申請範圍）中的新穎性，是比對權利要求書中定義的技術方案及相關參考文獻來認定，因此，權利要求書中定義的技術方案的範圍及參考文獻中揭露的資料，均為定義新穎性的標準。例如先前技術所揭露的部分技術，包含了本案的全部技術方案特徵，而該部分技術構成了本案權利要求書的技術方案，則本案將因欠缺乏新穎性而遭核駁。
舊法規定發明案中所主張的一個混合物，若該混合物在一先前技術的相關參考文獻中被提到，且技術員依該參考文獻即能重複實施或分離該混合物，則該混合物欠缺新穎性。新法則規定若一混合物在發明案中被列為一專利申請範圍，而該混合物曾出現在先前技術的參考文獻中，則該混合物被推定缺乏新穎性，除非申請人能舉證證明混合物在申請日前無法被製造得出。
九、由非結構上特徵所定義的產品專利申請範圍之新穎性
舊法對此規定闕如；新法則規定，審查員可以在綜合審閱參考文獻中所揭露的技術方案、在要求保護之專利申請範圍中所定義的技術方案，及該技術領域中習知的普通知識經驗後，逕認該專利申請範圍缺乏新穎性。

依據新法，證明技術方案與已揭露的前案不同之舉證責任由審查員轉換到申請人，若申請人無法舉證，則該案可能被認定缺乏新穎性。產品的專利申請範圍包括對用途之限制，若此用途是該產品本身所固有的，且不涉及結構上及組成上的特徵，則此用途將不列在新穎性考慮範圍，否則此用途表示影響了產品結構及組成上特徵的改變，則該用途應被認定為定義產品結構或組成特徵的一個重要項目。

此外，關於產品專利申請範圍包括製程特徵，審查員應該考慮該製程是否影響產品的特定結構或其組成特徵，若一般該技術領域之人能輕易判斷該製程是影響該產品特定結構或組成特徵與其他先前技術不同所必要的，則該專利申請範圍具有新穎性。相反地，若產品申請專利範圍與先前技術所對應部分完全相同，即使製程與其他先前技術不同，該專利申請範圍也欠缺新穎性。

十、化學發明案需充分揭露
若發明為一混合物，該產品準備程序中實驗數據的充分揭露是否必要，舊法沒有清楚規定；新法則要求化學發明案，若一般該技術領域之人無法基於先前技術得出專利申請範圍的結果，則申請人應提供實驗數據，使熟悉該技術領域之人得據以重複實施該技術方案而獲致相同的結果。

十一、延後提交樣本及數據
舊法規定申請人不得在申請日後才提交樣本及說明書等文件，特別是會影響專利申請範圍的，任何在申請日後才提交的樣本，只能供審查員做為是否具備新穎性的參考。新法則將此規定全數刪除，因為在過去的專利局實務作法上，可以另外提交樣本及實驗數據來證明該發明具進步性或證明專利申請範圍，現在專利局則一律不准在申請日後提交與該案有關之任何形式的補充文件或實驗數據，但若是為了證明該案的可專利性，不在此限。

然而，對於上述這個新穎性審查標準的變更，不禁止在申請日後提供其他實驗數據，此作法成效如何，仍待專利局實際運作後才能確定。

十二、專利說明書撰寫格式：
舊法共有三種撰寫格式：

開放式（Open-ended mode）：採用「包含」、「包括」、「主要由…組成」（comprise, includes, etc.）之表達方式。其解釋可以含有專利申請範圍沒有提及的結構組成部分或方法步驟。
封閉式（Closed-ended mode）：採用「由…組成」（consisting of, composed of, etc.）的表達方式，一般不得含有專利申請範圍沒有提及的結構組成部分或方法步驟。
半開放半封閉式（Semi-open-ended mode）：採用「實際上由…組成」（essentially consisting of, etc.）的表達方式。
新法則刪除上述半開放半封閉式的撰寫格式，因為此種寫法也可歸類為開放式，所以新法修正後則以開放式寫法取代。如此一來將導致過去以半開放半封閉式撰寫格式送審的申請案遭到駁回，此時需重新以封閉式重新撰寫專利申請範圍，以確保案件的新穎性。

十三、生物發明的可專利性
舊法並未有任何規範，新法則新增下列三項相關規定：

基於公序良俗之理由而不准專利：人類幹細胞或複製幹細胞的方法；包括細胞複製、受精卵、胚胎或個體等人體的各生長階段，不准專利。
基於保護生物多樣性之理由而不准專利：對於生物幹細胞、生物個體及其各發展階段，例如細胞複製、受精卵、胚胎、遺傳工程而得的生物物種等。
基於保護植物品種之理由而不准專利：各植株及其繁殖的物質，例如種紙、種株等，不准專利；但動物體細胞、細胞組織及器官（動物胚胎除外）則不在此限。