美國2006商標淡化修正法案

2006年10月美國通過了商標淡化修正法案（Trademark Dilution Revision Act of 2006，簡稱TDRA），確立了美國對於商標淡化的規範宗旨、適用主體、採取標準、淡化形式，對其他國家淡化制度的影響，值得觀察。

一、美國原有的商標淡化制度
1996年通過的「聯邦商標淡化法」（Federal Trademark Law Dilution Act of 1996），揭示了保護著名商標的淡化制度，然而對於如何具體適用，並未提出明確解釋，在實務上產生許多困擾與判決不一致。例如：使用與著名商標近似的商標（弱化）？使消費者對該著名商標顯著性削弱的非商標使用行為？毀損著名商標商譽？將著名商標名稱商品化？更改著名商標名稱後加以使用？識別性弱經由後天長久使用取得著名的商標是否能主張商標淡化保護？這些行為是否構成商標淡化，由於法案規定內容不清楚，造成在各巡迴法院間適用結果不一致，引發眾多問題。直到2003年Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.案中才確立了採取「實質淡化」（Actual Dilution）的標準，然而仍有許多問題未能具體澄清。

原有的商標淡化制度，對著名商標權利人最大不利，在於承擔過重的舉證責任，商標權利人必須耗費極大心力證明自己的商標為著名商標，同時必須證明他人的商標侵權行為，對自己的商業利益造成損害，而如何證明所受損害及所失利益之範圍，更是另一個困難的任務。這些問題使得商標淡化制度在實際運用過程中，無法實際發揮保障著名商標權利人的作用，也引發許多民間團體的反彈，國際商標協會、美國律師協會等專業組織也積極推動並協助國會進行修法。

二、新通過的商標淡化法案
其實新通過的美國商標淡化修正法，並未大幅度更改原有法案的內容，只是對實務上運作產生的問題加以補充，主要內容如下：

1.立法精神：限縮言論自由範圍，禁止以不正方法侵害商標
在保護言論自由的前提下，若使用與著名商標近似或有混淆之虞的商標名稱，可能主張「合理使用」來規避相關的侵權責任，對商標權利人的保護不週。然而考慮到商標權利侵害行為與侵害結果的特殊性，亦即侵害是長時間持續不斷逐漸地對消費者產生作用，而結果則是無法恢復原狀，即使以金錢賠償，對於具體損害範圍也很難證明或估算；在救濟無法事後填補商標權人利益的情況下，立法者與司法者有必要從源頭即對商標制訂更完善的保護措施，也就是限縮言論自由範圍，對於可能侵蝕著名商標價值的行為，加以禁止。這其實也是商標淡化制度立法之初的本意，此次修法只是重申立法意旨，更明確地在言論自由與個人財產權保障二法益間，重新把界線劃分明確。

2.侵權標準：改採「可能淡化」取代原先的「實際淡化」
為了避免對商標權人造成無法填補的損害，美國修改在2003年Moseley v. V Secret Catalogue, Inc.案中確立的「實際淡化」標準，改採「可能淡化」，如此一來只要在後的商標使用者行為引起淡化商標的可能性，亦即對於商標的表彰能力之減少（Lessening of the capacity）或商標之混淆可能性（likelihood of confusion），都構成商標淡化，不需要發生實際淡化的損害。換言之，商標淡化制度本來就是為了避免受到淡化行為致使商標顯著性降低，如果採取「實際淡化」的標準，將使此一立意大打折扣，所以改採「可能淡化」的標準，只是在原先的立法目的下更落實保護商標權人的精神，維持淡化理論的一貫性。

3.保護客體：包括識別性弱而經由後天取得顯著性的著名商標
對於描述性商標等識別性較弱的商標，是否也在商標淡化制度的保護之列，引起廣泛爭議。這些識別性較弱的商標，既然缺乏固有的顯著性，而需要後天長期不斷持續使用，才能取得識別性，如果在過程中給予反淡化的保護，是否會違反傳統的商標保護規則，造成不公平的競爭限制，值得深思。解決方法是：回歸商標淡化的立法目的，應限於保護既有的著名商標，所以必須是這些識別性較弱的商標已經建立著名之地位，才可能主張反淡化之保護，如此將可避免因為制度問題造成對競爭環境的不公平限制；反面言之，如果一味地拒絕對這些先天識別性較弱的商標加以保護，無非等於是漠視這些長久經營努力創造商標價值的企業之貢獻，這絕非商標淡化制度的規範目的。因此，此次修法將這些後天取得顯著性的著名商標也納入商標淡化制度保護範圍，至為正確。

4.判斷主體：廣大公眾不限於相關消費者，從嚴審查著名之要件
商標淡化既然回歸正軌，限於保護一些已經具有特別地位的著名商標，並且將保護時點放寬至「可能淡化」時起，則對於主張反淡化保護的主體，新法則採取從嚴審查的標準，必須是美國廣大消費公眾認可的著名商標，才有主張淡化的權利，而這廣大消費公眾不只是某一專業領域或某一地區的消費公眾，必須是「全國廣大消費公眾」都認可的著名商標，才能取得TDRA強大的商標反淡化保護之權利。

5.行為態樣：限「弱化」及「減損」
過去對於商標淡化的行為態樣，並無具體的說明，只有定義為「減損、削弱著名商標對其商品或服務之識別性及表彰能力的行為」；此種定義在實務運作上無法具體明確淡化的形式，也無法解釋何為「減損、削弱識別性及表彰能力之行為」，導致法院在個案適用上出現寬嚴不一的標準，也使法院限於字面意義，將焦點放在商標識別商品來源的功能上，而忽略了淡化對於商標實際價值的減損。
新法修正後，TDRA對於商標淡化的形式直接而明確地限為二種方式：一為弱化（blur），另一為減損（tarnish）。弱化是使用與著名商標近似的商標或服務名稱，使消費者對該著名商標的顯著性削弱的行為；減損則是指使用與著名商標近似之商標或服務名稱，減損消費者對著名商標的商譽。除此之外，排除其他一切淡化形式，例如將著名商標「商品化」的行為，或者公開變更（Alteration）著名商標名稱，比較異同並加以使用，無論這種變更主觀上是故意減損著名商標商譽或只是單純加深消費者印象。

歸納來說，新法重申商標淡化的立法精神，採取「可能淡化」的標準，使商標權人不再等到侵權發生具體損害後，才能主張反淡化以保障權益，值得肯定；而新法所承認的二種商標淡化行為態樣都是典型的商標近似問題，明確排除其他行為態樣構成淡化，將這些行為劃歸其他法領域處理，尤其是將商標商品化造成的商標商譽減損責任排除在商標淡化之外，似是將此種責任回歸商標權人自行維護，亦屬在理。然而新法將商標淡化判斷的主體基準不限專業或地域放寬為廣大的全國民眾，理論上是配合改採「可能淡化」標準的配套，然而從嚴審查著名商標的結果，有可能使商標權人要花費更多勞費證明自己的確是商標淡化所要保護的對象而有權利主張反淡化，如此一來，程序上的不利益恐將影響TDRA立法目的所要保障的實質權益，況且商標是否著名一事屬於隨時間變化流動的概念，在現今傳媒發達的社會，證明商標構成「全國著名」的困難度恐不亞於證明商標因淡化造成的損害範圍。修法後是否能改善美國商標淡化制度，爾後仍須依靠法院在個案中予以落實。