美國最高法院：授權期間仍得質疑專利有效性

美國最高法院於2007年1月9日推翻聯邦巡迴上訴法院在Medimmune Inc. v. Genentech Inc.案中的判決，維持1969年在Lear v. Adkins案中的見解，認為專利被授權人在專利授權合約存續期間，仍得對系爭被授權專利之有效性、可實施性或是否侵權等疑義，向法院提起確認之訴。此一見解增加了專利有效性的風險，即使已獲得專利，被授權者仍有可能以訴訟方式挑戰已獲得授權專利之有效性。此判決對專利權利安定性而言，影響重大。
按美國憲法第3條規定，美國聯邦法院有權對訴訟及爭議案件為審判；然為避免法院對假設性的問題做出判決，美國法律（Declaratory Judgments Act）特別規定需存有「實質的爭議」，法院始得確認相關當事人間之權利義務及其他法律關係。在本案中，雙方曾在抵觸審查程序（interference，編按：此為美國專利特有程序，台灣爭訟程序中並無對應者）達成和解之後，於1997年簽署了有關「生產嵌合性抗體」（chiremic antibodies）的授權協議，授權標的包括一已核准專利及一申請中專利。而在抵觸審查程序結束後，申請中的專利在獲得專利權前，仍須在美國專利商標局中進行審查程序。本案在訴訟進入美國最高法院前，訴訟主要爭議為專利是否有效、可實施及可涵蓋被授權人生產之產品？即使被授權人根據授權合約持續支付授權費，在未違反授權合約亦未終止授權合約之情況下，被授權人是否得向聯邦法院就專利有效性、可實施性或是否侵權提起確認訴訟？

巡迴上訴法院判決係沿用較早判例Gen-Probe Inc v. Vysis Inc 一案的觀點，專利權人一旦同意授權，就等於拋棄訴訟上的權利，因為雙方已經有授權契約，在未違反或終止授權合約時，因為不存在「實質的爭議」，所以無法就專利是否有效、可實施及可涵蓋被授權人生產之產品再提起訴訟。

然而本案最高法院推翻了前述巡迴上訴法院的見解，認為「依美國憲法第3條之精神，被授權人在向聯邦法院提起專利無效、不可實施或不侵權之確認判決前，無須先存在違反或終止雙方授權合約之事實」。最高法院認為在1943年Altvate v. Freeman的判決中，地方上訴法院判決見解錯誤，因為該案中爭議不在禁制令，而是在權利有效性尚有爭議的情況下，一方當事人是否仍得強制他方禁止侵權並繳納授權金，而這正與本案的情形類似；但最高法院並未在Lear v. Adkins案中對於未拒付授權費的被授權人是否能質疑契約的有效性明確表示其意見。本案的重點是最高法院的判決提供了更多質疑專利有效性、可實施性的機會，因此本案判決對產業的專利策略具有高度重要性。