美國最高法院針對非顯而易見性的重要見解變更

美國最高法院在2007年4月30日作出對非顯而易見性（即進步性）判斷上的重要判決，縮減了對專利權人之保護，所造成的影響如下：

◆ KSR Interantional Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S.＿(2007)

 

1. 背景
   
   

   現存對非顯而易見性的判斷係採「教示、聯想、動機」（Teaching-Suggestion -Motivation test; 簡稱TSM）的檢測標準，就是當一件發明為數篇不同的先前技術文件之部分技術內容所組合時，若沒有「具體證據」之「教示、聯想、動機」使熟習該項技術領域之一般技術人員得以組合出該發明之專利權力範圍的情形下，該發明便不能視為顯而易知，即該發明具有進步性。

2. 判決
   
   

   2007年4月30日美國最高法院「柔性糾正」CAFC對於TSM檢測標準的運用，否決了Teleflex公司控訴KSR公司產品侵犯Engelgau專利權利範圍第四項的主張；在判決文中：

   1. 最高法院認為判斷先前技術能不能結合，不能只看該發明的發明人想要解決的問題，正確的態度應該是，在發明行為完成時任何在該領域已知的市場需求或技術問題，都能提供結合現有技術來達成系爭專利標的物件的理由。
      
   2. 最高法院認為該技術領域之一般技術人員不應該被限制在只能找解決相同問題的先前技術上，主張Common sense可以教導該技術領域之一般技術人員，該習知元件除了原本的功能用途之外，亦能有其他顯而易知的結合運用。
      
   3. 最高法院認為如果存在某一問題的技術需求或市場壓力，且同時存在有限數量的解決方案，一般技術人員有其知識能力去尋求現有的解決方案，若能導致可預期的成功，則如此產生出來的結果不算是發明創造，而是一般技術人員憑Common sense便可以製作出來，在這種情形之下，「a combination is obvious to try」或許可以證明系爭標的是「顯而易知」的。
      
   4. 最高法院指出CAFC不能為了防止「後見之明」否定了一般技術人員使用Common sense的可能。
      
3. 舉例解說
   
   基本上美國最高法院並未完全推翻CAFC對於「非顯而易知性」所確立的TSM檢測標準，反而是重申回歸到1952年美國專利法第103條的立法精神及1966年美國最高法院在Graham v. John Deere一案中的判決論述。茲以下例來簡單說明，假設有一前案檸檬汁A專利，其獨立項構成元件包含有三項：
   
   
   
   1. 一檸檬，取其檸檬原汁；
      
   2. 加水；與及
      
   3. 加冰。
   隨後，另一獲准加糖檸檬汁B專利，其發明目的在於提供一比較甜的檸檬汁，該獨立項構成元件包含有四項：
   
   
   
   1. 一檸檬，取其檸檬原汁；
      
   2. 加水；
      
   3. 加冰；與及
      
   4. 加糖。
   
   再假設一舉發人舉發B專利應予撤銷，因申請前已經存在前案A專利，且B專利與A專利的差異點「加糖的做法會使飲品比較甜」為常人所知的Common sense，所以B專利不具顯而易見性（進步性）應不予專利，但B專利權人辯稱，於該領域內並沒有檸檬汁結合糖會變甜的「教示、聯想、動機」的具體證據（例如沒有前案文獻提到「加糖檸檬汁會比較甜」），若以KSR一案前「非顯而易知性」的判斷原則來認定，將會因為缺乏結合技術常識之「教示、聯想、動機」的具體證據，被判定為「舉發不成立」，但是，此一判決理由勢必難以說服熟習「加糖」用法之一般技藝人士，因為加糖可以使食物變甜是再平常不過的做法，但強調以「讓證據說話」的角度來檢視爭訟案件之主張，讓我們必須忍受這樣的判決結果，使原本屬於公眾領域應由大眾共享的常識之利益，因法律的推理與判斷程序而讓技術常識被「巧取」，自屬違反公平正義原則。
   
4. 影響
   
   質言之，KSR本案對於「非顯而易知性」認定標準的前後差別在於，KSR案前結合先前技術的「教示、聯想、動機」，必須有具體證據的揭露才足以認定為不具「非顯而易知性」，KSR案後美國最高法院緊縮了「非顯而易知性」的成立要件，鬆綁了「顯而易知性」的認定標準，只要先前技術的運用存在合理的「聯想」及合理的「動機」之推導過程的證據，便足以視為不具「非顯而易知性」（進步性）。